侵權訴訟探討
美國延續案及請求項修法之訴訟近況報導─Tafas/GSK v. Dudas et al

作者╱北美智權法規研究組 黃蘭閔

2008.02.29
文章綱要:
背景介紹
事件簿
基本資料

新春過年期間, Tafas/GSK v. Dudas et al 這件攸關美國延續案及請求項修法能否實施的訴訟案,於 2008 年 2 月 8 日召開第二次的辯論庭。原告葛蘭素史克藥廠( GSK )及 Triantafyllos Tafas 博士、被告美國專利暨商標局( USPTO )事前皆請求庭上作成簡易判決( Summary Judgment ),但審判長 James C. Cacheris 法官表示許多文件仍有待過目及考慮,因此暫無進一步裁決。

維吉尼亞州東區地方法院當日排出該院最大的法庭,由於本案備受各方矚目, USPTO 現任及卸任官員、法學教授、專利律師及代理人、財經媒體記者等等,近百人到庭旁聽,現場座無虛席。約莫兩個小時的言詞交鋒,三方代表在庭上輪流闡釋各自主張,承審法官亦積極提問。

GSK 委任律師主張 USPTO 此次修法已屬實質法律要件修法,逾越其權限,而且修法條文不當回溯適用舊有案件,並侵害申請人案件公開前應享有的營業祕密權。 Tafas 委任律師所說大致與 GSK 雷同,指出此次修法意謂 USPTO 自認有權詮釋法規條文,而非單純的執法單位,明顯有違 USPTO 過去一貫的政策,此外 In re Bogese 案( 303 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2002) )是濫請延續案的極端特殊案例,新法其實違反 Bogese 案的訓示,且審查支持文件( ESD )的提交要件含糊不清,理應無效。

USPTO 代表律師則力陳:專利申請案仍非專利,不屬財產權,申請人選擇以申請專利方式揭露其商業祕密, USPTO 願意依法善盡保密之責;此次修法未動實質要件,如《聯邦民事訴訟規則》( Federal Rules of Civil Procedure )之類,也都回溯適用既有案件;依據 35 USC 2(b) 所載, USPTO 此次修法並未超出國會授予的職權; 35 USC 101 、 102 、 103 、 112 條文規範可專利性的實質要件,與本案無關; 35 USC 120 本來就不鼓勵延後提出請求項,也未強制要求 USPTO 受理無限多個延續案; 35 USC 132 只規定申請人可「請求」( Request )延續審查,代表 USPTO 得依職權裁量是否核准申請人所提的延續審查請求( RCE )。

根據事後的相關報導,法界人士認為 USPTO 此次準備較前次開庭時充足,提出的論點也較具說服力,不過由承審法官當天所提問題研判,原告似乎暫居上風。實際上,原告律師團的確信心滿滿, GSK 代表律師接受媒體訪問時並表示,預料法官將在二至四週內作成判決。

有論者以為,原被告都未提出妥協版本,最後將是贏者全拿的局面,新法不是原樣施行就是全部擱置;但也有人認為,新法可能不至於全面遭到封殺,例如,請求項的 5/25 規定有機會在不溯及舊案的前提下過關。據推測,不論 Cacheris 法官最後的判決為何,輸了官司的一方極有可能再上訴到聯邦巡迴上訴法院( CAFC ),換言之,此次修法會否實施?結果可能無法在短期內底定。
背景介紹
專利申請案量不斷增加,待審件數、技術難度、申請書內容複雜度皆與日俱增, USPTO 為解決積案過多的問題,近年多頭並進,修改收費架構、擴大招募審查委員,同時也提出多項修法提案,意欲由源頭解決問題。而引發本案爭議的此次修法,正是這種情況下的產物。

2006 年元月新年假期剛結束, USPTO 馬上丟出兩件修法提案,準備大幅改寫請求項及延續案申請規定,震撼美國專利界,短短四個月, USPTO 就收到超過五百封的公眾意見書,內容以反對居多。 2007 年夏季,網路開始流傳請求項及延續案修法內容即將送審的消息,果不其然, 7 月 26 日 USPTO 宣布新法已經送審通過, 8 月 20 日並在官網首頁貼出告示:兩份修法提案合併為一,新法即將在 8 月 21 日公告,預定 11 月 1 日生效施行。

逾百頁的新法才剛公告,隔日,立刻有發明人,也就是 Tafas 博士,委請律師控告 USPTO 及該局局長 Jon W. Dudas 濫權瀆職。有人說新法最受衝擊的是生技製藥產業,因此生技製藥產業的反彈也特別激烈,希臘裔的 Tafas 博士就屬於這個領域。他在雅典大學取得族群動態暨分類學博士學位,是生技公司 Ikonisys 的共同創辦人,目前擔任該公司技術長( CTO )一職。

儘管有人揭竿起義,但因人單勢弱,專利界雖表敬佩,卻也普遍認為原告贏面不大。眼看距新法生效只剩兩個月的時間, 9 月間, USPTO 忙著回覆問題和舉辦說明會,各大事務所及申請人也忙著釐清最終修法內容、應付層出不窮的軟硬體問題。然而 10 月 9 日製藥業巨人 GSK 加入提告,情勢丕變。

GSK 資源遠勝孤軍奮戰的 Tafas 博士,登高一呼,包括 Elan Pharmaceuticals 、 Monsanto Company 、美光( Micron Technology )、全球最大生技業組織生物科技產業協會( BIO )、美國智慧財產權法協會( AIPLA )在內,眾多知名企業及重量級組織紛紛以 Amicus Curiae 加入聲援。 Amicus Curiae 是拉丁文,意為法庭之友,非訴訟案當事者可藉此機制提出其法律見解,其中 AIPLA 所提 Amicus Curiae 並以 IBM 副總裁 David Kappos 具名的聲明書支持其論點。這些 Amicus Curiae 幾乎一面倒反對 USPTO 公告的新法,於是愈來愈多人相信有機會扳倒 USPTO 新法。

到了 10 月 31 日,新法預定生效日前夕, Tafas/GSK v Dudas et al 首度在維吉尼亞州東區地方法院召開言詞辯論庭。當地時間中午左右,審判長當庭准發暫時禁制令,在有進一步裁示之前, USPTO 所擬新法不得實施。數小時之候, USPTO 網站首頁撤下新法將於 11 月 1 日生效的告示。至此, USPTO 請求項及延續案相關細則新法確定戲劇化踩了煞車。

2008 年 2 月 8 日是本案第二度開庭,如前所述,暫無進展。

事件簿
年 / 月
USPTO 相關事件
訴訟相關事件
2006/1 至 2006/5

•  2006/1/3 公告延續案( 71 FR 48 )及請求項( 71 FR 61 )相關細則修法提案

 
•  對外舉辦修法提案說明會
•  USPTO 邀請公眾於 2006/5/3 前投書發表意見,四個月間,延續案及請求項修法提案各收到 198 及 343 件公眾意見書
2007/7

•  2007/7/9 新法通過美國白宮管理暨預算局( OMB )審核

 
•  2007/7/26 USPTO 網站貼出告示:新法已通過美國政府審核,預計於夏末公告,最快公告後 60 天即可生效
2007/8

•  2007/8/20 USPTO 網站首頁貼出告示:新法將於 2007/8/21 正式公告,預定 2007/11/1 生效

 
•  2007/8/21 新法( 72 FR 46716 )公告,兩份修法提案合併為一,全文共 129 頁  
  •  2007/8/22 Tafas 博士在維吉尼亞州東區地方法院控告 USPTO 及 Dudas 局長濫權瀆職
•  2007/8/23 USPTO 就修法內容召開線上說明會  
2007/9

•  2007/9/11 註冊懲戒辦公室( OED )主任 Harry Moatz 發表簡報並提醒: OED 有權懲戒未依規定執業的美國專利律師及代理人

 
•  2007/9/18 USPTO 修正 8/23 線上說明會 PowerPoint 檔部分內容  
2007/10
  •  2007/10/9 GSK 也在維吉尼亞州東區地方法院控告 USPTO 及 Dudas 局長濫權瀆職

•  2007/10/10 USPTO 發出公告,放寬部分修法規定

 
•  2007/10/11 USPTO 副局長 Margaret A. Focarino 下達指示:暫停審查請求項超過 5/25 規定的申請案  
•  2007/10/15 請求項超過 5/25 規定的申請案, PAIR 資料出現 “Flagged for 5/25” 的紀錄,狀態顯示“ Request for SIR -- Recorded ” 或“ Preexam Flag for 1.75(b) Issues ”字樣  

•  2007/10/17 前述申請案的 PAIR 資料又多出一行紀錄:“ Withdraw flagged for 5/25 ”,狀態顯示恢復原狀

•  2007/10/17 法官裁示 Tafas v. Dudas et al 及 GSK v. Dudas et al 兩案合併審理

 

•  2007/10/19 USPTO Focarino 副局長撤回 2007/10/11 的指示 •  多家知名企業、大型組織提出 Amicus Curiae , 內容論點多支持原告
•  2007/10/31 USPTO 網站首頁撤下新法將於 11 月 1 日生效的告示 •  2007/10/31 Tafas/GSK v. Dudas et al 一案首度召開言詞辯論庭,當地時間中午左右,審判長當庭准發暫時禁制令,諭令在進一步裁示之前, USPTO 所擬新法不得實施
2008/2
  •  2008/2/8 Tafas/GSK v. Dudas et al 一案第二度召開言詞辯論庭,當地時間中午左右,承審法官表示有諸多文件需整理考量,暫無進一步裁決

基本資料
Tafas v. Dudas et al
GSK v. Dudas et al
案號
1:2007cv00846, E.D.Va.
1:2007cv01008, E.D.Va.
起訴日

2007 年 8 月 22 日

2007 年 10 月 9 日
法院
維吉尼亞州東區地方法院
審判長
James C. Cacheris 法官
原告
Triantafyllos Tafas 博士
SmithKline Beecham Corporation 、 SmithKline Beecham PLC 、 Glaxo Group Limited (合稱 GSK)

原告
律師

律師事務所
Kelley Drye & Warren LLP
William R. Golden Jr. 等律師

律師事務所
Kirkland & Ellis LLP
Elizabeth M. Locke 等律師

被告
USPTO 局長 Jon W. Dudas 及 USPTO

被告
律師

Lauren A. Wetzler (美國司法部)等律師Stephen Walsh ( USPTO )等律師

Amicus

包括(但不只)以下所列:
企業: Elan Pharmaceuticals, Inc.、Monsanto Company、Human Genome Sciences, Inc、Micron Technology, Inc.、AmberWave Systems Corporation、Fallbrook Technologies Inc.、InterDigital Communications LLC、Nano-Terra Inc. 、Tessera, Inc. 等。

組織: Pharmaceutical Research and Manufacturers of America、Biotechnology Industry Organization (BIO)、American Intellectual Property Law Association (AIPLA)、Intellectual Property Owners Association、Public Patent Foundation、 Computer and Communications Industry Association、Foundation for Taxpayer and Consumer Rights 等。