商標使用之修改

在美國，商標採取「使用保護主義」，而非採取「註冊保護主義」。而只要誰先將商標圖案使用於商業上，取得優先權日（priority），誰就擁有商標權保護。但是，商標使用者可能會因為時間的經過，而稍微修改商標圖案內容，而美國法院在某些條件下，會允許將舊商標修改為新商標，仍然保有原商標的商標權。而此一規定，在美國稱為「附加原則」（doctrine of tacking），只要原始商標和修改後的商標具有「法律上同一性」（legal equivalents），亦即，兩個商標創造出相同、持續的商業印象，即可認為符合附加原則（註1）。

2015年美國最高法院處理的Hana Fin., Inc. v. Hana Bank案（註2），涉及的是，該由法官還是由陪審團來認定商標使用之同一性。美國最高法院認為，由於附加原則必須由一般的購買者或消費者之角度，來判斷是否具備同一性，因此，應該交由陪審團作此判斷（註3）。

韓亞銀行商標爭議時程

本案的當事人為原告Hana Financial和被告韓亞銀行（Hana Bank），而韓亞銀行是韓亞金融集團（Hana Financial Group）的子公司。這二家公司都在美國提供個人金融服務。韓亞銀行於1971年於韓國設立，原本名稱為南韓投資金融公司（Korea Investment Finance Corporation），1991年時將名稱改為「韓亞銀行」（Hana Bank），並開始使用於南韓。韓亞銀行目前是南韓的第四大銀行。

這二家企業的負責人其實早就認識。韓亞銀行的董事長Seoung-Yu Kim與Hana Financial的前執行長Charles Kim，二人在1985年就認識，在2002年以前二人幾乎每年至少都會碰面一次。後來Hana Financial的執行長換為Sunnie Kim，而Sunnie Kim與Seoung-Yu Kim在2004年和2006年也會定期碰面（註4）。

1991年時，Charles Kim和Sunnie Kim都在一家美國銀行工作。當時，韓亞銀行原本考量到洛杉磯透過合作銀行，提供美國韓僑金融服務。因此，當時Charles Kim和Sunnie Kim 與Seoung-Yu Kim會面，討論可能的資產投資與策略聯盟。當時，雙方簽署了不具約束力的備忘錄。但該交易因為管制的問題，以及後來1992年發生的洛杉磯暴動，導致該案無疾而終（註5）。

1994年，被告決定自己設立「韓亞海外南韓俱樂部」（Hana Overseas Korean Club），對南韓美僑提供金融服務，並在美國進行廣告。這些廣告使用的名字，包括英文的「Hana Overseas Korean Club」及韓文的「韓亞海外南韓俱樂部」，裡面也包含了韓文的「韓亞」，以及「跳舞者」的商標圖案，請見下圖1 （註6）。

圖1：Hana Overseas Korean Club的韓文商標（其下的英文原本是寫Hana Overseas Korean Club）

圖片來源：Hana Bank

同年，原告Hana Financial 於1994年設立於加州，名稱就是Hana Financial 。其在1995年4月1日，將該名稱與相應的商標，開始使用於商業上。1996年時，其取得聯邦的商標註冊，包含金字體圖形及「Hana Financial」字樣，指定使用於應收帳款承購(Factoring)與金融服務。請見下圖2（註7）。

1995年，Charles Kim與Seoung-Yu Kim會面時，給Seoung-Yu Kim看了Hana Financial的名片。當時，Seoung-Yu Kim就質問Charles Kim，為何他未經同意就使用「Hana」商標。Charles Kim答說，這是一個好名稱，且他解釋，其只會提供應收帳款承購業務，而不會涉及其他銀行業務（註8）。

圖2：Hana Financial商標

圖片來源：Hana Financial

2000年時，被告將「韓亞海外南韓俱樂部」，改名為「韓亞世界中心」（Hana World Center）。2001年，被告想要在美國註冊其商標，但是卻無法註冊，部分也是因為其商標與原告的商標近似。被告曾想與原告就此意提進行協商，但卻沒有達成共識（註9）。2002年時，被告開始於美國經營銀行，並使用「韓亞銀行」（Hana Bank）此一名稱，並將商標圖案更改如下圖3。這是被告第一次在美國正式設立實體企業（註10）。

圖3：韓亞銀行2002年更改之商標

圖片來源：Hana Bank

訴訟過程

2007年3月，原告Hana Financial控告被告韓亞銀行，認為其侵害了「Hana Financial」的商標圖案，因為都使用了Hana等字樣，且都使用於金融領域，會造成消費者混淆（註11）。被告韓亞銀行則反擊，主張應撤銷Hana Financial 的商標，因為其在申請前就已經得知韓亞銀行商標的存在；此外，韓亞銀行也主張原告提起訴訟有所遲延（laches）且有不潔之手（unclean hands）（註12）。

而被告韓亞銀行抗辯，援引了附加原則，認為其使用具有優先權（priority），故可在合理範圍內繼續使用該商標。一審時，地區法院未經陪審團審理，以即決判決（summary judgment）方式，認定被告就該商標使用具有優先權，故不構成侵權。不過就韓亞銀行的反訴要求撤銷Hana Financial的商標，地區法院卻認為證據不足以支持Hana Financial申請專利時，有欺騙意圖的存在（註13）。

第九巡迴上訴法院：商標同一性乃屬事實問題

上訴二審後，聯邦第九巡迴上訴法院推翻一審判決，認為本案涉及優先權此一實質的事實問題，亦即不應以即決判決處理，需要交由陪審團判斷事實爭議，而將之發回一審。發回後，此爭議交由陪審團審理，而原告對陪審團指示（jury instruction）提出了建議，地區法院法官部分接受其建議後，對陪審團提出下列指示：

「一當事人可對系爭商標，主張與先前已使用之近似但有所不同的商標圖案，具有法律同一性或無法區分，使消費者認為二者屬於同一商標，而援引先商標之第一次使用日期之優先權。這就是所謂的「tacking」。這二個商標必須創造出相同、持續的商業印象，且後商標不可與先商標實質上不同，或改變先商標的特徵。（註14）」

陪審團最後裁決被告勝訴，認為被告至少於1995年4月1日開始，就已經在美國使用該商標，故取得優先權。另外，陪審團也建議，其認為原告之起訴，確實構成遲延。根據陪審團之裁決，地區法院作出判決，認為被告不構成侵權，且原告確實具有訴訟遲延與不潔之手（註15）。

原告不服，認為被告在2002年以前使用的是Hana Overseas Korean Club，2002年後才使用Hana Bank，二商標內容不同，故申請法院依據法律自為判決（motion for judgment as a matter of law），但地區法院拒絕原告此一請求（註16）。

上訴後，第九巡迴上訴法院支持一審判決。上訴法院指出，附加原則只有在極少數情況下可以使用，並需要高度的事實調查，故應交由陪審團為事實認定（註17）。

上訴到聯邦最高法院

不過，由於聯邦巡迴上訴法院與第六巡迴上訴法院，對於附加原則的問題，過去曾經認定屬於法律問題（question of law），而非事實問題（註18）。因此，本案上訴到聯邦最高法院，最高法院於2015年1月21日作出判決，最高法院作出九票一致同意決定，維持第九巡迴上訴法院之判決，並由Sotomayer大法官撰寫意見（註19）。

附加原則（doctrine of tacking）與商標同一性   

所謂附加原則，原則上，二個商標只要具有法律上之同一性（legal equivalents），就可被認為屬於同一商標之繼續使用。所謂的法律上同一性，乃是其創造了相同、持續的商業印象（create the same, continuing commercial impression），讓消費者「將二者視為同一商標」。而一個商標所傳達的商業印象，必須透過消費者角度來認定（註20）。

商標同一性交由陪審團認定

由於上述標準提到，必須以一般消費者對於該商標所傳達的印象來判斷，故適用此檢測標準時，交由陪審團的感覺來認定是最適合的。在美國，由於有陪審團的設計，當某些法律要件中提到要由一般人或社群來做評價時，通常都會交給陪審團，因為他們就可對事實進行認定，而反映出一般人的感覺（註21）。

不過，最高法院也強調，這並不是說，法官永遠不會自己處理關於二商標是否具有同一性的問題。如果在符合聯邦民事訴訟規則第50條申請法院依據法律自為審判，或是符合第56條申請即決判決的情形，法官當然可以自己判斷。或者，如果雙方當事人均同意不需要陪審團，法官也可自行判斷商標同一性的問題。不過，如果雙方當事人對該議題認為有爭議，並要求陪審團審判，且事實的確有爭議，不符合「即決判決」或「依據法律自為判斷」的要件，那麼，同一性的問題，就應該交由陪審團來認定（註22）。

陪審團決定是否會使法律標準不一致？

原告Hana Hana Financial 提出了四點理由，說明為何同一性的問題應該屬於法律問題，而該交由法官判斷。

一，原告認為，所謂的法律同一性（legal equivalents）檢驗，就是在適用一個法律標準，所以是一個法律問題。但是，最高法認為，「將法律標準適用於事實」（application-of-legal-standard-to-fact）這樣的問題，一般稱為「法律事實混合問題」（mixed question of law and fact），通常這類問題也是由陪審團來決定。而法律同一性的判斷，就是屬於這類法律事實混合問題。如果原告擔心的是，陪審團可能會錯誤地適用法律標準，則解決之道，應該是小心地提出「陪審團指示」（jury instructions），讓標準更為清楚。但在本案中，原告很難批評地區法院提供給陪審團的指示，因為該指示是原告自己提出的（註23）。

二，原告認為，同一性的判斷，會成為判決先例，將創造出新的法律（create new law），而會影響後續的同一性爭議，故該任務應該交由法官負責。最高法院認為，美國在其他案件，包括侵權案件、契約爭議、或刑事程序中，都將事實認定交由陪審團認定，而不用擔心會創造新的法律，為何將商標同一性判斷交由陪審團就需要擔心此問題。原告認為，同一性之判斷，必須比較二個商標，並與過去的同一性案件作比較。但最高法院不認為如此。其認為，若是法官自己在作即決判決，或是不開陪審團自己認定事實爭議，在作商標同一性判斷時，也許會參考過去的案例。但是，商標同一性判斷並不必然都要參考過去的判決先例（註24）。

三，與第二點類似，原告認為，如果商標同一性之判斷交由陪審團，將使其失去可預測性，而使商標制度無法運作。但最高法院認為，如同第二點的反駁理由一樣，既然在美國的侵權、契約或刑事案件中，陪審團都會決定關鍵的事實與法律的適用，而同樣的事實，不同的陪審團，可能得出不同的結論，而使結果無法預測，但美國並沒有因此放棄陪審團制度。此外，事實的爭議需要有人作出判斷，不論由法官還是由陪審團來做，必然都會有某程度的不確定性。商標同一性的判斷並無不同（註25）。
四，原告認為，過去法官常常自己解決商標同一性的問題。不過，最高法院認為，原告所引用的判決，都是當事人同意不交由陪審團而由法官自己判斷的案件（bench trials）、或即決判決。最高法院指出，在可適用即決判決（summary judgment）、雙方同意不交由陪審團審理（bench trials）、法官依據法律自為審判（judgment as a matter of law）的情形下，法官的確可以自己處理商標同一性的問題。但是，如果已經召集了陪審團，且不符合上述情形，則商標同一性之問題仍應交由陪審團認定（註26）。

善意先使用

美國商標採使用保護主義，而我國商標採註冊保護主義。本案中，韓亞銀行使用之商標，並無在美國註冊，但法院認定其最遲在1995年4月1日前，就已經開始使用系爭商標圖案，取得優先權。而原告Hana Financial在美國註冊之註冊商標，就是在1995年4月1日核准註冊。但由於被告韓亞銀行在該商標註冊前就已經「善意先使用」，故不構成侵權。

我國雖然採取商標註冊保護主義，但也承認善意先使用制度，某程度算是註冊保護主義的例外。本案特別的地方在於，其要主張善意先使用，還必須在商標同一性下，才能主張善意先使用。商標法第64條規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」一般我們所講的商標同一性，指的是註冊商標廢止事由中，若商標權人所使用的商標與註冊的商標不同，其註冊商標可能會被廢止。但是，本文所介紹的Hana案，也讓我們知道，在承認善意先使用制度下，先使用而未註冊的商標，也會有商標同一性的問題。

備註

1. Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907 (2015).
2. Id. at 909.
3. Id. at 909.
4. Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 735 F.3d 1158, 1161 (9th Cir.)
5. Id. at 1161.
6. Id. at 1161.
7. Id. at 1161.
8. Id. at 1162.
9. Id. at 1162.
10. Id. at 1162.
11. Id. at 1162.
12. Id. at 1162.
13. Id. at 1162.
14. Id. at 1163.
15. Id. at 1163.
16. Id. at 1163.
17. Hana Fin., 135 S. Ct. at 910.
18. Van Dyne-Crotty, Inc. v. Wear-Guard Corp., 926 F. 2d 1156, 1159 (CA Fed. 1991); Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc., 150 F. 3d 620, 623 (CA6 1998).
19. Hana Fin., 135 S. Ct. at 910.
20. Id. at 910-11.
21. Id. at 911.
22. Id. at 911.
23. Id. at 911-912.
24. Id. at 912.
25. Id. at 912.
26. Id. at 912-13.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們