美國最高法院在Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc. 一案中修訂上訴法院對解釋專利項目的標準，指示到「如同以往在聯邦上訴法院處理的案件一樣，如果只依靠內部證據 (Intrinsic Evidence) 理解專利請求項的範圍時，要根據案件事實重新審查。」Appellate Review of Claim Construction Still De Novo If Based Solely on Intrinsic Evidence, John C. Low, PhD., Fenner Investments, Ltd. v. Cellco Partnership; Pacing Technologies, LLC v. Garmin Int’l, Inc. et al.

在Teva一案中，最高法院認為在審查上訴專利案件時，聯邦上訴法院可以繼續全面地重新審查初審法院對專利請求項範圍解釋的判決。如果初審法院解釋專利專案時只依據法庭內部證據來理解專利專案中的字句，上訴法院可以全部重新審查；如果一審法院依據了外部證據（Extrinsic Evidence），比如專家證詞，那麼這樣的 「輔助性事實判決」，上訴法院會採用不同標準來解釋專利專案的含義。

圖1：美國最高法院

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在Teva一案後，上訴法院在Fenner Investments, Ltd. v. Cellco Partnership一案中，依Teva案例肯定了一審法院對專利請求項的解釋，以及沒有侵權的簡易判決。 Fenner Investments, Ltd. v. Cellco Partnership, Case No. 13-1640 (Fed. Cir., Feb. 12, 2015 (Newman, J.) ) 上訴法院完全從內部證據去理解此案存在爭議的「個人識別號碼」（PIN）。這是一個用以提供個人通訊服務的方法相關專利，上訴法院重審了在專利的詳盡解釋和專利審查歷史並作出結論：這裡的個人識別碼和個體使用者相關，而不是與一個特定的儀器相關。

上訴法院認為，專利持有人宣稱其專利是以用戶為中心，而不是以與儀器為中心的已有技術相關，大眾也應該能夠依據專利審查歷史，去理解專利請求項的保護範圍。上訴法院注意到，在專利說明中有這樣的陳述：「個人識別號碼和任何特定的通訊單位或物理位置無關，而是和個人用戶有關。」這項專利也說明了該發明可以使用於非個人通訊服務系統，通過解釋在非個人通訊服務系統中，「帳目和系統管理步驟和固定電話（非手機行動電話）有關」。上訴法院進而認定，這項以用戶為中心的個人識別號碼的專利發明與以儀器為中心的專利是不同。專利持有人在專利審查過程中也做了類似的爭辯，以作為克服專利審查時被審查官認為存在已有技術而做出的核駁決定。

最後，上訴法院通過專利說明書中描述和專利審查歷史來解讀專利請求項保護的範圍，推翻一審法院對該請求項的解釋。

在Pacing Technologies, LLC v. Garmin Int’l, Inc. et al. 一案中，聯邦上訴法院肯定了一審法院的簡易判決中不侵權判決，認同一審法院對請求項的解釋。Pacing Technologies, LLC v. Garmin Int’l, Inc. et al., Case No. 14-1396 (Fed. Cir., Feb. 18, 2015) (Moore, J.) 一案涉及的專利表述了一個可以輔助用戶在移動中控制節奏，通過提供對應用戶理想節奏的一個節拍來完成。原告及被告在「錄音重放裝置」這個請求項中的詞條有爭議。被告(Garmin)主張其產品中沒有一審法院所認定專利項目中的錄取重放裝置——也就是說，一個能夠重複播放聲音，視頻和可視訊號的裝置。實際上Garmin的裝置只能顯示使用者理想節奏的資訊。一審法院發現，Pacing的專利請求項的保護範圍不涵蓋此功能。

聯邦法院注意到專利權人在專利說明書中列出其發明的功用。專利說明列出了該發明具有的各種特徵，這本身就構成了一種對權利的否定或否認。同時，專利權人又額外作出聲明，表示19項列出的功能都能實現，其中一種功能是「通過反復動節奏系統，包括資料存儲和錄取重複裝置通過調節來產生可感應的節拍」清晰而無誤地對應其專利請求項中描述的特殊裝置功能。上訴法院同時反對原告提出認為這種解釋是有誤的。因為它排除了該專利其它功能的可實施性。上訴法院認為該專利如果沒有清楚列出可能的功能，這功能在解釋專利時應被排除掉；但是即便如此，每一個專利項目都無需涵蓋專利中的所有可能。

美國聯邦上訴法院繼Teva後首次使用了重審標準，對於一審法院的判決採用明顯錯誤的標準來解釋專利項目，推翻了一審法院的簡易判決中不侵權判決。

在上訴中，原告與被告就是否應該遵從一審法院對專利專案請求項解釋的判決，按照Teva一案的觀點進行了辯論。原告/專利權人聲稱，上訴法院不應引用Teva一案是因為專家證詞不過是作為技術指導，而非用來理解專利項目。被告則爭辯一審法院實際上使用專家意見做為「輔助性事實糾紛」來解釋專利項目。

上訴法院同意原告論點，並認為儘管一審法院允許了被告的專家證詞在庭上作為技術指導，但專家證詞是在討論技術背景，而不是直接用來解決如何解釋專利請求項。聯邦上訴法院也注意到一審法院本身亦聲明它只使用內部記錄確認一個合適的對專利專案的解釋。因為一審法院也沒有完全依據專家證詞來解釋專利，上訴法院便依據內部證據，即專利請求項、專利詳細說明書、和專利審查歷史來解釋專利。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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