圖片來源：World Bulletin

本案中，專利權人是Commil USA公司，其專利是一個執行短距離無線通訊網路之方法專利。一般公司、旅館或學校，區域範圍較大時，中央無線通訊系統需要設置多個基地台，讓使用者在該區域內走動仍可保持穩定連結。Commil之專利，乃是提供在設備和基地台間一個更快速和更穩定的通訊方法的專利（註3）。

Cisco公司乃製造和銷售無效通訊網路設備的公司。2007年時，原告Commil公司在德州東區聯邦地區法院，對被告Cisco系統公司提起侵權訴訟。Commil公司主張， Cisco因為製造及銷售網路通訊設備，而直接侵害其專利。此外，Commil公司也主張，Cisco公司因銷售侵權設備給其他人使用亦構成引誘侵權（induced infringement）。

一審判決：被告相信專利無效與引誘侵權無關

一審時，陪審團裁決Commil公司的專利為有效，且Cisco構成直接侵權。陪審團判決被告需賠償370萬美金。但陪審團認為Cisco不構成引誘侵權。對此判決結果，原告Commil認為，Cisco的律師在審判中做出一些不適當的說明，而要求重新組成陪審團重新審理（new trial），而地區法院准許此一請求（註4）。

在第二次陪審團審理開始前一個月， Cisco公司向美國專利商標局，申請「單方再審查」（ex parte reexamination），質疑Commil專利之有效性。專利商標局同意其請求，但其審查結果認為Commil之專利有效（註5）。

後來第二次陪審團審理進行中，關於引誘侵權部分，Cisco主張，其基於善意相信（good-faith belief）Commil專利為無效，並想要提出支持此一主張之證據。但是地區法院裁定，不准許Cisco提出此證據於陪審團前。地區法院法官對於此裁定，並沒有說明理由，但法院似乎認為，當原告主張被告構成引誘侵權時，被告相信（belief）該專利為無效，並不能成為「不構成引誘侵權」之抗辯（註6）。後來，一審陪審團認定，Cisco構成引誘侵權，且應賠償Commil6,300萬美元。

二審判決：被告相信專利無效，不具備故意

Cisco不服提起上訴，上訴的幾個理由中特別提出，其認為基於善意相信專利無效，也是引誘侵權的一種抗辯（defence）。聯邦巡迴上訴法院負責審理此庭的三位法官中，多數意見支持Cisco的見解，認為若侵權被告基於善意相信該專利無效，可以推翻引誘侵權中主觀之故意（intent）要件（註7）。但Newman法官提出不同意見，其認為，被告善意相信專利無效，不可作為不構成引誘侵權的抗辯。因為，是否構成侵權，與被告「覺得有機會使該專利無效」的信念無關（註8）。當事人雙方都申請聯邦上訴巡迴法院全院審理，多數意見拒絕受理。當事人又上訴最高法院，最高法院受理此案（註9）。

基於善意相信專利無效

最高法院認為，討論此一問題，也涉及了直接侵權、共同侵權之解釋。故先從專利法第271條(a)的直接侵權說起。專利法第271條(a)規定：「除本法另有規定，任何人在美國境內製造、使用、提供銷售、銷售任何受專利保護之發明，或輸入美國任何受專利保護之發明，在專利有效期間，均侵害該專利。」從條文上來看，被告的心理狀態並不重要。亦即，可以說直接侵權屬於一嚴格責任（strict-liability）（註10）。

輔助侵權規定於第271條(c)，其明文規定了「知情」（knowing）要件，因此，被控侵權人須知道該專利存在，且知道其輔助之行為構成專利侵害（註11）。相對地，引誘侵權規定於第271條(b)，其規定：「任何人積極地引起一專利的侵權，應負侵權人之責任。」雖然條文上沒有提到「知情」（knowledge），但根據2011年最高法院所判決的Global-Tech Appliances v. SEB S.A.案，其認為引誘侵權與輔助侵權源自同一個理論，故引誘侵權應如同輔助侵權一樣，被告必須「知道該專利存在」（knew of the patent）（註12），且知道所引起的侵害行為。

而本案爭議與上述問題有點不同，亦即，被告縱使知道該專利存在，但相信該專利無效。因此，本案要探討的是，要構成第271條(b)之引誘侵權，是否必須知道或相信該專利有效（knowledge of, or belief in, a patent's validity）？換句話說，若被告基於善意相信該專利無效，是否可作為引誘侵權之抗辯？

引誘侵權包括「明知該專利存在」與「明知引誘之行為構成專利侵害」

首先，對於2011年的Global-Tech案判決，對於引誘侵權，是否只要求其「明知該專利存在」？還是同時要求「明知引誘之行為構成專利侵害」？似乎有所模糊。由於當時Global-Tech案中，被告Pentalpha和其母公司Global-tech，主張其並不知道系爭專利的存在，所以該案的爭執點，集中於是否需「明知專利之存在」，但對於是否需「明知所引誘之行為構成專利侵害」，並不明確。

而最高法院在此次判決中，再一次確認了，所謂的明知，必須同時「明知該專利之存在」以及「明知其所引誘之行為構成專利侵害」（註13）。假設下述情況，一個被告對原告之專利請求項的解讀，與原告之解讀不同，且其解讀乃合理的解釋方法，因而認為自己所引誘或所輔助之行為不構成侵權，但倘若只需「明知該專利存在」，而不需「明知所引誘或輔助之行為構成專利侵害」，則此被告一樣構成引誘侵權或輔助侵權。但最高法院不同意這樣的結果，故其指出，Global-Tech案所要求的明知，乃同時要求「明知該專利之存在」以及「明知其所引誘之行為構成專利侵害」（註14）。

相信專利無效並非引誘侵權之抗辯

進而，最高法院要討論，到底被告相信係爭專利無效，可否作為引誘侵權之抗辯。最高法院所提的答案為否定。其認為，引誘侵權的主觀要件（scienter element），關心的是「侵害行為」（infringement），而侵害行為與有效性（validity）屬於不同的議題。專利法第271條(b)的文字，僅要求被告「積極地引起侵害行為」（actively induced infringement）。而由於「侵害行為」與「有效性」，在專利法中，屬於不同的議題，因此，「相信專利有效」並非引誘侵權的主觀要件（註15）。

長久以來，專利權人提起侵害訴訟，其專利都被推定為有效。亦即，專利權人不需要先證明其專利有效，即可提出侵害訴訟。被告若在訴訟中要推翻此一推定，必須以清楚且具說服力之證據標準（clear and convincing standard）推翻此推定。但是，倘若「相信專利無效」可作為引誘侵權之抗辯，則被告只要證明他合理地相信該專利為無效，即可免除引誘侵權責任，那麼，對於專利有效之推定，就大打折扣（註16）。

當然，一個專利無效，就絕對不會構成侵權。但是，專利制度要良好運作，需法院解釋和執行專利法的體系，決定各種程序與順序（諸如證明構成侵權行為、主張專利無效），好讓當事人得以遵循（註17）。因此，專利無效與專利侵害，在程序上乃不同之程序，不可混淆。

如果被告真的相信該專利無效，本來就有其他管道可以使用。例如，其可以提起確認訴訟，要求聯邦法院確認該專利無效；也可以向專利審理暨訴願委員會申請多方複審程序（inter partes review）主張專利無效，在12到18個月內就可以得到結果。又或者，如同本案中Cisco所使用的，向專利商標局申請單方再審查（ex parte reexamination）。最後，被告也可在侵權訴訟中，提出專利無效抗辯（註18）。而且，若對引誘侵權創造出新的「相信專利無效」抗辯，將使訴訟更加拖延，增加訴訟成本，也使陪審團判斷上更加混亂（註19）。

避免無意義濫訴

某些擁有專利的公司，並不自己製造產品，而是向他人索取授權金。通常這種公司會寄發律師信，到處向人索賠，而並沒有事先作過嚴格專利比對。這種公司取得授權金，並不一定是對方真的構成侵權，而可能是部分收到律師信的公司，因為擔心高額的訴訟費用，而願意支付授權金。這種隨意提出的請求，或可稱為「無意義之請求」（frivolous claim）（註20）。

最高法院知道，可能會有這種問題存在。不過，本案中，當事人並沒有主張原告之請求乃無意義之請求。不過，最高法院仍要提醒各地方法院，其有職責避免人民提出無意義的訴訟。如果有人民向聯邦法院提出無意義訴訟，法院有權力根據聯邦民事訴訟規則第11條（Fed. Rule Civ. Proc. 11）懲處其律師。地方法院也有權根據專利法第285條，在極端例外情形（exceptional   cases）判敗訴原告支付勝訴被告之律師費用（註21）。

最高法院認為，一方面，被告有其他管道可以主張專利無效，二方面，又有上述制度可避免專利權人提出無意義請求，那麼，已經足以避免專利權人濫訴問題。因此，仍應維持專利法中，將專利無效與專利侵害兩議題區分開來，亦即，「相信專利無效」不可作為不構成引誘侵權之抗辯（註22）。

最後，最高法院撤銷聯邦上訴巡迴法院之見解，將本案發回重審。

備註

1. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 131 S. Ct. 2060 (2011).
2. Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 135 S. Ct. 1920 (2015).
3. Id. at 1924.
4. Id. at 1294
5. Id. at 1294.
6. Id. at 1294.
7. Commil USA, LLC v. Cisco Sys.,720 F. 3d 1361, 1368 (Fed. Cir., 2013).
8. Id. at 1394.
9. Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 135 S. Ct. at 1925.
10. Id. at 1296.
11. Id. at 1926.
12. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 131 S. Ct. 2060, 2063 (2011).
13. Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 135 S. Ct. at 1926-27.
14. Id. at 1928.
15. Id. at 1928.
16. Id. at 1928-29.
17. Id. at 1929.
18. Id. at 1929.
19. Id. at 1929-30.
20. Id. at 1930.
21. Id. at 1930-31.
22. Id. at 1931.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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