在Egyptian Goddess案例（註1）中，CAFC建議：審判法院的工作是提供陪審團適當的引導，不逾越且不過度干預陪審團事實認定的過程，應避免以詳細文字的描述去解讀設計專利。設計專利不同於發明專利，美國最高法院認為，對於設計專利而言，解讀權利範圍時，以圖片方式呈現會比任何文字的描述來得更好（註2），不過，法院可將設計專利權範圍有關的其他事項告知陪審團，這些將有助於侵害判斷的判斷，例如：（1）虛線在設計專利圖式中所象徵的意義；（2）申請歷史檔案對設計專利權解讀的影響；（3）區分設計專利圖式所揭示的設計特徵，哪些是功能性特徵，哪些是裝飾性特徵（註3）。本文想藉由美國法院的相關判決，幫助讀者了解美國法院如何解讀設計專利權範圍，也檢視我國設計專利權解讀方式與其差異。

一張圖勝過千言萬語

在Yao-Hung Huang v. Marklyn Group, Inc 案件（註4）中，科羅拉多州地方法院法官Blackburn拒絕以詳細的文字來解讀設計專利權範圍，而以「如圖所示及所述之可應用於可彎曲長條帶狀的LED燈串之裝飾性設計」來解讀系爭的D614,780專利（圖1）。值得注意的是，法官Blackburn認為並不需要以詳細文字解讀權利範圍，就可分先前技藝與780專利，或是以非功能性元件來限制其保護範圍。

圖1 Yao-Hung Huang的780專利

圖式以實線揭示之設計元件都是重要元素

在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.一案（註5）中，原告主張D290,620專利（圖2）的縱向稜邊有細長三角形突肋及頂面中央有一小圓形凸出物的兩項特徵是功能性特徵，而非裝飾性特徵。不過CAFC認為，如果專利權人主張設計專利的某些設計特徵是屬功能性而非裝飾性，應在申請時，將這些功能性特徵從申請案的圖式中刪除或以虛線揭示；否則在解讀權利範圍時專利權人不得作此主張。

圖2 原告620專利與先前技藝及被告產品之比對

圖式中的虛線部分不構成請求設計之一部分

2012年8月，美國北加州聯邦地方法院法官Lucy Koh針對Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD案件（註6）做出最終陪審團指南（final instruction），說明解讀設計專利的權利範圍是法官的工作，而陪審團必須接受法官所作的正確解讀。地方法院解讀Apple的D618,677設計專利（簡稱677專利）權利範圍，並不包括專利圖式中的虛線，其請求保護範圍只有手機正面的四角以圓弧角修飾之矩形玻璃面板（見圖3）；而D593,087設計專利（簡稱087專利）的權利範圍，包含手機正面、正面玻璃面板周圍的環框，不是請求手機的整體設計或其餘部分。

圖3 Apple電子裝置的677專利

圖4 Apple的D087專利的第1個實施例

在2009年的Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc.（註7）一案中，法院認為系爭的D535,052專利與被告的Tuscan Estate設計雖然都採用相同形狀的燈罩和類似的設計裝飾，不過兩個設計的輪廓及表面裝飾的光影明顯不同，所產生的整體印象也不一樣，一般觀察者不會產生混淆。

圖5 Minka的052專利與被告Tuscan Estate產品之比對

圖式中的虛線部分構成請求設計之一部分

在Bernardo Footwear L.L. C. v. Fortune Dynamics案件（註8）之中，雙方當事人之間最明顯的爭議就是D513,447專利圖式中，涼鞋接近外側邊緣以虛線揭示的車縫線部分是否為主張設計之一部分（見圖5）。地方法院認為因為447專利圖式中的虛線部分會創造出車縫線般的裝飾性視覺效果，且專利權人未在說明書中敘明該虛線並不構成主張設計之一部分，因此該虛線是請求設計的一部分。

圖6 美國 D 513,447設計專利（涼鞋）

而到了Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD一案（註9），地方法院解讀D504,889設計專利（簡稱889專利）的權利範圍，是「如FIG.1—FIG.9所揭示及所述之電子裝置的裝飾性設計」（如圖6所示）；不過，889專利中有一些模糊的空間，FIG.3在螢幕玻璃前蓋表面下方以虛線方式呈現的矩形螢幕，說明書只記載著「FIG.9中以虛線表示的部分不構成主張設計之一部分」，卻未說明在其他視圖中所使用的虛線是否構成主張設計的一部分。地方法院認為：889專利Fig.1與Fig.3透明玻璃蓋下方的虛線最有可能表示螢幕玻璃前蓋板下方所嵌入之螢幕，所以該虛線也是主張設計之一部分才是合理的解釋。

圖7 Apple的D889專利（電子裝置）

申請歷史檔案對設計專利權解讀的影響

因為設計專利的申請歷史檔案較簡單，取得設計專利的時程較短，費用成本遠比發明專利為低，且無需維護費用，有些公司或企業同時選擇申請發明專利與設計專利來保護自己的發明，希望能有更完整的保護。然而，在 Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats的案例（註10）中，設計專利看似簡單的申請過程，可能是讓人不易警覺的陷阱。

  Pacific Coast提出一個有框架的海洋用擋風玻璃的的設計專利申請案，提交12張圖共有7個不同的實施例。USPTO將這些實施例區分為五個可專利性不同的群體（註11）（如圖7所示），要求申請人分割。申請人修正時選擇了第1實施例，於2007年11月獲得 D555,070設計專利（簡稱070專利），另將第3個實施例分割申請，2008年5月獲得D569,782設計專利（簡稱782專利）。2011年，原告Pacific Coast控告被告Malibu船公司的兩側錐形柱上有3個通風孔的擋風玻璃產品（如圖8右側所示）侵害了070專利。佛州中區地方法院認可Malibu所提的禁止反悔原則理由做出不侵權的簡易判決，因為Pacific Coast在申請過程中已放棄（surrendered）被刪除的設計。具體而言，如果專利權人在申請過程中因為放棄一些設計標的而獲得專利，禁止反悔原則就是要防止專利權人在均等理論下重新奪回已放棄的權利範圍。如果設計專利不適用禁止反悔原則，將會損害公示的法定必要功能。

Pacific Coast不服，上訴到CAFC。CAFC說明，禁止反悔原則雖是建立在發明專利的案例中，亦可適用於設計專利。CAFC也認為，在申請過程中原告並未反駁審查人員的分割理由，也不是因為先前技藝的理由放棄部分設計，而且禁止反悔原則只適用於被告設計落入已放棄之設計標的權利範圍之內。因此禁止反悔原則並不適用於本案的侵權主張。

圖8  Pacific Coast的29/258753申請案原始圖面

圖9  Pacific Coast的070專利與被告產品之比對圖

區分功能性特徵與裝飾性特徵

2015年5月，CAFC在Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD（CV-14-1335）案件（註12）中說明，Samsung所主張設計專利保護的是非功能性特徵之裝飾性特徵，在一般觀察者檢測比對時，應該將功能性特徵從整個保護範圍中予以忽略。不過，Richardson v. Stanley Works, Inc一案（註13）並不支持Samsung的說法。

在此案中，Richardson獲准的設計專利（D507,167專利，簡稱167專利，如圖9左側）是一項由眾多元件所構成的多功能工具，這些元件都是取決於他們的功能目的。Richardson向亞利桑那州地方法院控告Stanley工具廠的Fubar工具（D562,101專利，如圖9右側所示）侵害167專利。地方法院說明：167專利包含裝飾性特徵與功能性特徵，具有多個功能組件的多功能工具，只有非功能性的裝飾性設計特徵才能獲得設計專利的保護，並判定Fubar工具並未侵害167專利。Richardson向CAFC提出上訴。

CAFC肯定地方法院解讀，並說明：當設計專利包含功能性與非功能性特徵時，在解釋設計專利權範圍時，要確定該專利所揭示的非功能性特徵。設計專利的侵害認定應以整體設計的比對方式為之，不能僅就其中的裝飾性特徵予以比對。Fubar工具與167專利雖都具有相同的造形元素，不過兩設計的裝飾性特徵以及整體視覺印象明顯不同，不會造成市場混亂，也不構成設計專利侵害。

圖10 原告22被告Stanley的D562,101設計專利

結語

由前述的分析可得知，設計專利的侵害認定不是單純比對設計專利與被告產品是否構成近似而已，應要先了解設計專利所保護的範圍，法院應詳細審閱（review）設計專利之圖式與說明書，確認相關先前技藝及其擁擠程度，從申請過程歷史檔案找出相關的延續申請案或分割申請案，正確的解讀設計專利權範圍。相關的先前技藝包含：USPTO檢索或引用的先前技藝，或法院自己檢索，或當事人所提供的相關先前技藝。

CAFC在設計專利侵權的先前案例發展出許多關於設計專利權範圍解讀的法律原則，這些原則經常見於設計專利侵權訴訟之中，一直被法官及兩造當事人所援引試用。法院為了要讓陪審團了解設計專利被核准的權利範圍，有些設計需要較多的解讀，有些設計僅需稍作解讀，有些則不用解讀，無論如何，法院必須依CAFC判決所建立的指導原則，正確的解讀專利權範圍。另在Minka燈具公司控告Craftmade公司的案例（註14）中，法院詳讀特別專家（special master）的報告後說明，解讀設計專利權範圍的目的是想要喚起陪審團對於設計專利的視覺意象（visual impression）。

備註

1. 參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008)(en banc)。
2. 參照Dobson v. Dorman, 118 U.S. 10, 14 (1886)。
3. 參照OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed.Cir.1997)。
4. 參照Yao-Hung Huang v. Marklyn Group, Inc., No. 11-cv-01765, 2012 WL 4856720 (D. Colo. Oct. 11,2012)。
5. 參照Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d, 1417（Fed. Cir. 1995）。
6. 參照Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD., 11-CV-1846-LHK (N.D.Cal Aug. 24, 2012)。
7. 參照Minka Lighting, Inc. v. Maxim Lighting Int’l, Inc. (N.D. Tex. Mar. 16, 2009)。
8. 參照Bernardo Footwear,L.L. C. v. Fortune Dynamics, Inc., No.07–CV–0963, 2007 WL 4561476, at 1 (S.D.Tex. Dec. 24, 2007) 。
9. 參照Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD., 11-CV-1846-LHK (N.D.Cal Aug. 24, 2012)。
10. 參照 Pacific Coast Marine Windshields, Ltd. v. Malibu Boats, LLC (Fed. Cir. 2014)。
11. USPTO的審查人員將這7個實施例區分為5組不同的群組，第1組：第1實施例，第2組：第2及第7實施例，第3組：第3實施例，第4組：第4實施例，第5組：第5及第6實施例。
12. 參照Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD（CV-14-1335）(Fed. Cir., May. 189, 2010)。
13. 參照Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。
14. 參照Minka Lighting, Inc. v. Craftmade Intern., Inc., 93 Fed. Appx. 214 (Fed. Cir. 2004)。

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