若員工與公司簽署契約，約定所有任職期間之發明，均轉讓給公司，但公司漏未將員工列為發明人，雙方之間會衍生什麼樣的法律爭議呢？美國一位半導體物理學者Shukh博士，向解雇他的Seagate公司提出訴訟，認為Seagate公司未將他列為發明人，侵害了他三種利益——專利所有人之利益、財產利益，以及名譽上之利益。2015年10月，美國聯邦巡迴上訴法院做出Shukh v. Seagate Tech., LLC案判決，法官見解又是如何呢？

美國專利法第256條乃發明人錯誤更正的規定。根據第256條(a)規定：「錯將他人列為發明人，或者錯誤遺漏了發明人，所有當事人和受讓人共同提出申請，專利商標局長，可基於事實證據或其他所規定之要件，發給證書，更正此錯誤。[1]」

第256條(b)則規定：「漏列發明人，或列了錯誤發明人，如果可透過此條規定加以更正，該專利不應而無效。將此問題訴諸法院時，法院在通知並聽取所有當事人意見後，可命令更正該專利，專利商標局長應重發專利證書。[2]」

在美國，工程師剛進一家公司時，就會簽署契約，約定所有任職期間之發明，均轉讓給公司。因此，倘若在其離職後，公司未其任職期間某發明，列為發明人，是否可依據第256條(b)提起訴訟？2015年10月，美國聯邦巡迴上訴法院做出Shukh v. Seagate Tech., LLC案判決，正是涉及此爭議的案例。

Shukh v. Seagate案事實Shukh博士是白俄羅斯人，為半導體物理學界的學者。1997年時，美國的Seagate公司招募他至美國工作。聘期自1997年9月至2009年初。在雇傭期間，Seagate公司替Shukh博士申請H-1B工作簽證，簽證展延，最後取得永久居留權。在Seagate工作期間，Shukh博士被列為17件專利的發明人[3]。

Shukh博士剛到任時，簽署了Seagate公司標準的雇傭契約（At-Will Employment, Confidential Information, and Invention Assignment Agreement）。在該契約中，Shukh博士同意「在此，將所有在Seagate期間發明的權利、地位、利益都轉讓給Seagate」。另外，Seagate禁止員工在任職期間內，對自己的發明自行申請專利。他們若有發明，被要求填寫「員工發明揭露表格」（Employee Invention Disclosure Forms），交給Seagate的智慧財產部門。發明人須在表格中確認該發明的共同發明人包括誰，智慧財產部門會將表格轉送給內部的專利審查委員會（Patent Review Board），由其決定是否申請專利，或者以營業秘密方式保護[4]。

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2009年時，Seagate公司大量裁員，共裁員了179個員工，包括Shukh博士。Shukh博士離職後找工作不順，也怪罪前公司似乎散佈他不利訊息，害他找不到工作，故對前公司提起訴訟。

一審訴訟

Shukh博士主張，Seagate公司至少六件專利（美國專利號第7,233,457號、第7,684,150號、第6,525,902號、第6,548,114號、第6,738,236號和第7,983,002號專利）以及四件申請中的專利，皆與半導體有關，而他有所貢獻，但公司未將他列為發明人。此外，他也主張，Seagate公司因他的國籍而在任職期間對他有所歧視，因為他對此歧視提出申訴，公司才將他解聘[5]。

一開始訴訟時，Shukh博士對Seagate一共提出13項訴訟主張，包括要求根據美國專利法第256條更正發明人資訊、不當終止雇傭契約、違約、詐欺、違反忠實義務、不當得利、聯邦和州法中有關報復、國籍歧視等規定。他也提出確認之訴，要求確認雇傭契約中某些條文乃無法實施[6]。

Seagate公司對於此訴訟，一開始的答辯，乃要求駁回第256條更正發明人資訊的訴訟，主張Shukh欠缺訴訟適格（standing）。Shukh博士提出他有三種訴之利益，一是專利所有人之利益、二是財產利益、三是名譽上之利益。地區法院對此爭議先做出裁定，認為Shukh博士因為在雇傭契約中已經將所有發明權益轉讓給公司，故欠缺所有人利益及財產利益。不過，倘若Shukh博士真的未被列為發明人，的確會有名譽上之損害，故具有訴訟適格[7]。

二年後，Seagate公司對更正發明人資訊之主張，請求「即決判決」（summary judgment）。地區法院同意Seagate之請求，認為關於Shukh博士是否因為未被列為發明人而有名譽上之損害，並沒有事實上之爭議，故以即決判決宣判Seagate公司勝訴。在詐欺訴訟部分，地區法院也以即決判決宣判Seagate勝訴。不過，就國籍歧視與報復之主張，地區法院判決Shukh博士勝訴。針對這些判決，Shukh博士向聯邦巡迴上訴法院提起上訴[8]。

名譽上之損害作為訴訟適格

本案乃由三位法官所組成，由Moore法官撰寫審判意見。Moore法官首先提出，要具有訴訟適格，原告被需證明，他遭受事實上之損害（injury-in-fact），該損害與所爭執之行為有關，且可透過有利判決救濟該損害[9]；且該主張之損害，必須「具體且特定」（concrete and particularized）[10]。

過去聯邦巡迴上訴法院有一個非常重要的判決先例為Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.案[11]。根據Filmtec案之見解，由於員工已經在雇傭契約中，將所有發明權利轉讓給公司，故不具備所有人利益與財產利益[12]。地區法院就是根據此一判例，而認為Shukh博士已在雇傭契約中將所有人利益和財產利益轉讓出去，因而沒有資格根據第256條提出訴訟。聯邦巡迴上訴法院指出，由於Filmtec案是一個判決先例，本案只是由巡迴上訴法院的三人法庭所審理，其無權推翻Filmtec案；只有聯邦巡迴上訴法院全院法庭審理（en banc），方有權限推翻該判決先例[13]。

其次，Shukh博士認為，其仍然具有名譽上的損害，故具有提起第256條請求之訴訟適格。他認為，若能對事實進行審判，陪審團有可能會發現，因為他未被列為系爭專利發明人，他的名譽確實受到損害。Moore法官認為，過去的案件中從來沒有討論過，若只有名譽上之損害，是否足以具備訴訟適格。故法官認為，本案中如果有具體且特定的名譽上損害（concrete and particularized reputational injury），確實就具備訴訟適格[14]。

Moore法官指出，若被認為是重要發明之發明人，是在其領域上成功的一種標誌。如果被指名為發明人，通常也會伴隨著金錢利益的到來。尤其，若發明人乃是在該發明所屬領域中任職，或欲謀求該領域之工作，是否為發明人確實會產生影響。例如，如果原告可以證明，被列為發明人，將影響其工作之任用，則其所宣稱的名譽上損害，也很可能會有財產損害成分，那就足以具備訴訟適格[15]。

不過，地區法院卻以即決判決方式，認為沒有事實爭議，而駁回Shukh博士之訴訟。但Moore法官發現，究竟Shukh博士未被列為發明人是否會造成名譽上之損害，確實有事實上之爭議。

根據Shukh博士所提出證據，若進行審判，陪審團有可能會發現，被漏列為發明人至少在二方面造成名譽上損失：1.其傷害了他做為半導體物理界之發明人的名譽，2.其會導致他人更加認定，他會指控同事竊取其工作成果，是一個不好的團隊工作者，此也傷害了他的名譽。而且，Shukh博士也已經提出證據，若進行審判後陪審團有可能會發現，這些名譽上的傷害，帶來經濟上的後果，使Shukh博士在被Seagate解雇後找不到其他工作[16]。

Shukh博士若未被列為發明人，是否會傷害他作為發明人之名譽？

Shukh博士提出證據主張，一個科學家的專業名譽，會受到其所發明專利之數量的影響。他提出了一份專家報告，裡面指出，被列為專利之發明人，對雇主或潛在雇主來說，代表該發明人在相關科技社群中的地位與名譽已經提升。該報告也寫到，發明人對他們的發明能力與成就，感到很大的光榮；而在做升遷考量時，被列為專利發明人，大大加分[17]。

Shukh博士也證明，Seagate公司本身，也會對員工所發明之專利數量，進行評量。例如，Seagate公司會根據員工所發明之專利數量，將他列入公司內的發明人名人堂，並給予獎金。Seagate公司2007年對Shukh博士年終表現評估報告中，其主管提到，Shukh博士發明很多專利，不過，他憂心最近二年他的發明數量減少，且他樂見來年看到Shukh博士的專利數量可以增加[18]。

但地區法院卻依據其他證人證詞，認為Shukh博士本來就是半導體物理領域的優先科學家及發明人，而認為不會因為其作為專利發明人的數量減少，就影響到他的專業名譽。因而地區法院認為，就算其被漏列了部分專利之發明人，也沒有名譽上之損害[19]。

Moore法官認為，地區法院以即決判決做出這種結論太過草率，而未考量對Shukh博士有利之事實。若能對這些事實進行審判，陪審團有可能會認為，漏列Shukh博士作為專利發明人，對他專業領域上之名譽會造成具體影響。已有相當證據證明，發明人所發明的專利數量，對其在專利領域的名譽，有所影響。Shukh博士的專業名譽的基礎，就是他在半導體物理界的成果，而系爭專利所屬領域正是半導體技術。而且，Shukh博士已經被列為Seagate公司十七件專利的發明人，現在爭執的是另外六件專利以及四件申請中之專利，這些系爭專利對Shukh博士任職於 Seagate公司期間的貢獻，佔了很大比例[20]。

雖然，Shukh博士確實是一位傑出的發明人，對Seagate公司來說，列為多少件專利的發明人，在公司內部不會改變其名譽。但這不代表將他漏列為專利發明人，不會傷害他的名譽。如果他被列為系爭專利發明人，他做為發明人的名譽，將會提升，尤其對潛在的雇主來說，更是如此。因此，Moore法官認為，究竟漏列Shukh博士作為系爭專利之發明人，是否會傷害其作為發明人的名譽，具有實質爭議[21]。

Shukh博士「喜歡爭取自己功勞」的負面名譽？

第二點，記錄顯示，Shukh博士在Seagate公司內，有一些不好的名譽，認為他太過積極主張對相關發明的功勞，而阻礙了團隊合作，並且喜歡指控同事竊取他的想法。而Shukh博士認為，如果公司沒有漏列他作為專利發明人，他就可以消除「喜歡爭取發明功勞」的負面名譽[22]。

圖片來源：www.techinfoblog.net

地區法院在即決判決中，認為Shukh博士的「喜歡對雇主與同事爭取功勞」的名譽，太過輕微，而不足以提供訴訟適格。地區法院認為，這方面的負面名譽，並非來自於Seagate公司漏列Shukh博士作為發明人，因為這種負面名譽從2005年就有了，是在系爭專利申請之前。而且，透過專利法第256條更正發明人資訊，也無法補救這種負面名譽的損害，因為就算將其列為系爭專利發明人，也改變不了其「愛指控同事竊取其功勞、阻礙團隊合作」的名譽[23]。

但Moore法官不同意地區法院的意見。首先Shukh博士喜歡爭取發明功勞的負面名譽，是否來自於Seagate公司漏列他作為系爭專利發明人，這點具有事實上的實質爭議。雖然，他的這種負面名譽，早於系爭專利申請前就已存在，但是，本案爭執的漏列專利發明人，以及後來的訴訟，可能更加強化了這種負面名譽。而且，Shukh博士之所以習於指控同事抄襲、堅持對其創意得到應有功勞，可能就是來自於過去一直沒有得到其發明應有的功勞。而且，系爭專利中的五件專利，是在2005年以前申請的，是Shukh博士出現這種負面名譽之前。當然，會有這種負面名譽，部分來自於Shukh博士的個性，不過，究竟這種負面名譽是否部分來自於Seagate公司漏列其作為發明人，是有事實上的爭議[24]。

其次，透過專利法第256條更正發明人資訊，是否可以消除這種負面名譽，也有事實上的爭議。如果Shukh博士勝訴，外人也許會認為，Shukh博士的這種負面名譽，其實來自於Seagate公司未能適當地肯定其應有的功勞。因此，Moore法官認為，地區法院不適當地在即決判決中做出錯誤認定，錯誤地認為這種負面名譽無法透過訴訟救濟[25]。

Shukh博士的負面名譽與失業

最後，Shukh博士提出證據，主張這些名譽上的損害，造成其經濟上的損失。Shukh博士在2009年時被解雇，之後，他在系爭專利所屬技術領域中謀求工作。若能進入審判，陪審團可能會發現，若Shukh博士作為發明人的名譽更好，他就更有機會找到工作。而且，證據顯示，有人會將Shukh博士在Seagate的負面名譽，與他之所以找不到工作，連結在一起[26]。

因此，陪審團有可能會發現，Shukh博士的工作機會，已經因為「未將其列為系爭專利之發明人」以及「喜歡爭取發明功勞的負面名譽」，而受到損害。而陪審團可能會推論，如果系爭專利之發明人資訊更正，Shukh博士的工作機會會增加。因此，Shukh博士未能找到工作，就是一個具體且特定的財產上損害，足以提供其訴訟適格[27]。

最後，聯邦巡迴上訴法院撤銷地區法院認為原告不具有第256條更正發明人資訊之訴訟適格的即決判決，並發回重審[28]。

備註:

1. 35 U.S.C. § 256(a)(“(a) Correction.— Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error.”).
2. 35 U.S.C. § 256(b)(“(b) Patent Valid if Error Corrected.— The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.”).
3. Shukh v. Seagate Tech., LLC, 2015 U.S. App. LEXIS 17311, at2 (Fed. Cir. 2015).
4. Id. at 3.
5. Id. at 4-5.
6. Id. at 5.
7. Id. at 5-6.
8. Id. at 6.
9. Chou v. Univ. of Chi., 254 F.3d 1347, 1357 (Fed. Cir. 2001).
10. Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 560 (1992).
11. Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc., 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991).
12. Id. at 1573.
13. Shukh v. Seagate Tech., LLC, 2015 U.S. App. LEXIS 17311, at 7.
14. Id. at 8.
15. Id. at 8-9.
16. Id. at 9.
17. Id. at 10.
18. Id. at 10-11.
19. Id. at 12.
20. Id. at 12-13.
21. Id. at 13-14.
22. Id. at 14-15.
23. Id. at 15-16.
24. Id. at 16-17.
25. Id. at 18.
26. Id. at 18-19.
27. Id. at 19.
28. Id. at 20.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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