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Amazon.com的搜索結果是否構成商標侵權?
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
蔣士棋 整理╱北美智權報 編輯部
2015.11.04

理性的陪審團會發現,網上經銷商通過其產品搜索結果的形式會有造成消費者混淆的可能性,本案是由一個手錶公司提出的商標侵權訴訟,控告網路經銷商銷售在無其授權之下使用其商標做為搜尋名稱,美國第九巡迴上訴法院推翻聯邦法院對商標侵權法的簡易判決。

Multi Time Machine, Inc.(MTM)在MTM、 MTM MILITARY OPS以及MTM SPECIAL OPS 等註冊商標下生產高級的軍用手錶。MTM並沒有在亞馬遜網站(Amazon.com)上銷售,也沒有授權其經銷商通過亞馬遜出售MTM手錶。MTM控告亞馬遜商標侵權,並尋求禁制令,當客戶在亞馬遜網站上搜索MTM的產品,禁止亞馬遜網站使用其註冊商標。聯邦地方法院做出對亞馬遜網站有利的簡易判決(summary judgment)之後,MTM提出上訴。

根據記錄的證據,如果客戶在亞馬遜網站搜索「MTM Special Ops」手錶,客戶將被帶到搜索術語查詢區域顯示的螢幕。在搜索查詢區域的正下方,會有引號把「MTM Special Ops」標出,然後在引號語的下面,產品名稱再次出現「相關搜索:MTM Special Ops.」。在MTM的三層搜索查詢之下,亞馬遜網站提供了一個圖像清單和各種男性手錶的產品名稱,它們都是通過亞馬遜網站銷售,包括由MTM的競爭對手所製造的手錶商品。

圖1:亞馬遜網站上的搜尋結果,也可能構成商標侵權

資料來源:www.amazon.com

客戶無法從搜索結果頁面上直接購買手錶,必須點擊產品連結到達該產品詳細資訊頁面。但是,一旦顧客進入產品的詳細資訊頁面,客戶的初始搜索查詢:「MTM Special Ops」仍然顯示在亞馬遜網站的查詢區域。上訴法院特別指出,沒有任何搜索結果頁面或產品詳細資訊頁面,顯示亞馬遜網站並不銷售MTM手錶。相反地,法院發現亞馬遜網站的競爭對手Buy.com和Overstock.com 在列出競爭對手的產品之前,會明確宣佈「查無此產品MTM Special Ops」。

上訴法院認為公眾最初利益混淆的概念,可能會在尋物(shopping)過程中(而不是購買(purchase)過程中)發生。當使用一個公司的商標導致消費者產生混淆,很可能會造成其對競爭對手產品的興趣。造成大眾最初利益混淆發生是可控訴的商標侵權,因為它不允許利用商標擁有者的商標相關的商譽來吸引客戶,即使客戶最終的購買行為並不是因任何產品的混淆。

MTM提交給上訴法院的專家報告指出,亞馬遜網站的搜索結果是「含糊不清、誤導和混淆的。」根據這份報告,上訴法院的結論是陪審團可以認定,消費者會對於為什麼MTM手錶未列出在查詢結果中困惑,因為亞馬遜沒有告知消費者它不銷售MTM手錶。上訴法院還發現,一個合理的陪審團可以推斷,搜索結果會引起消費者懷疑競爭對手是否已經兼併MTM,競爭對手附屬于MTM或已經得到MTM的認可。

上訴法院隨後檢視了Sleekcraft一案所列出八個因數測試造成混淆的可能性,確定八個之中的五個因素都是與其分析相關;而五個中的三個相關因素「在權衡下顯示偏向於有商標混淆的可能性。」具體來說,法院認為有實質因素的重大事實加強MTM的商標混淆;一個陪審團發現兩者商品的相似度更加強商標混淆的可能性,因為MTM和亞馬遜都銷售專業的軍事手錶,這讓陪審團推斷,亞馬遜有意圖混淆消費者,因為當消費者搜索其他亞馬遜沒有銷售的產品時,亞馬遜沒有對供應商和客戶告知對於無回應的搜索結果做出任何解決。

第九巡迴上訴法院對其觀點做出結論,指出「不能肯定MTM能夠以最初利益混淆的概念理論,證明商標混淆的可能性。」但是,由於上訴法院認定原告提出證據的確有真正問題需要解決,所以將初審法院對亞馬遜的有利判決推翻,並且發回重審。

法官Silverman持不同意見。他以在餐廳吃晚餐為例,客人要求以可口可樂當飲料,但被告知,該餐廳沒有可口可樂,只有百事可樂,這不應會構成商標侵權。由於Amazon在「MTM」的搜索結果中清楚地標明了每一個競爭對手手錶的名稱」製造商以及每個產品的照片,Silverman認為「沒有合理謹慎的網上購物消費者能接受產品的來源混淆」。

資料來源:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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