侵權訴訟探討
有效的專利管理- 10 個重要案例探討

作者╱北美智權

2007.06.30
文章綱要:
第一課:永遠並全神貫注於與自家產品相關的國內與全球專利趨勢
第二課:明確地反應競爭對手雜亂無章的專利訴訟
三課:專利申請為第一位,發表新產品為第二位
四課:必須在每個出口國取得獨立的專利權
五課:在國外申請專利是有期限的
六課:考慮從他人取得必要的專利
第七課:於 OEM 代工生產模式下,需確認「誰」應負責專利訴訟
八課:在任何情況下,首要保護核心技術開發人員
九課:在談判期間,絕對不要將技術完全公開
十課:考慮透過專利體系保護
第一課:
永遠並全神貫注於與自家產品相關的國內與全球專利趨勢

案例: IBM vs. Company B

關於專利管理,徐先生提出了 10 個重要案例探討,並說明應該注意的事項。首先「永遠並全神貫注於與自家產品相關的國內與全球專利趨勢」,徐先生舉例,韓國一家生產個人電腦並出口至美國之 B 公司,當他市場佔有率上升時, IBM 指稱 B 公司侵犯 IBM 的 160 項專利,並威脅將提出告訴。


B 公司經過嚴密地分析 IBM 的專利後發現,事實上,侵犯到 IBM 的專利,只有一項專利在韓國被核准,最後 B 公司只付了 IBM 一項專利的權利金。

徐先生表示, IBM 的策略就是指控 B 公司侵犯了 IBM 大量的專利,好讓 B 公司沒有辦法在短時間回應。因此,為了有效地反擊競爭對手專利侵權控訴,關注競爭對手專利趨勢發展是非常重要的。

第二課:
明確地反應競爭對手雜亂無章的專利訴訟

案例: SEL (日本) vs. 三星電子

當三星在全球 LCD 的市場佔有率提高到 38 ﹪時,日本半導體能源實驗室( Japanese Semiconductor Energy Laboratory ; SEL )認為三星侵犯了他們的 TFT 相關專利,向三星提出告訴。

隨後三星立刻找出 SEL 舉發的專利中的漏洞, SEL 的專利說明書翻譯有誤,同時主動積極的反應這個問題,最終三星成功地使得 SEL 的專利變成無效。

徐先生表示,在某些案例中,藉由精密地分析,極可能證明並無侵權行為發生,或使得原告的專利無效。因此,於訴訟中,主動積極地找出競爭對手的問題,即使是很小的錯誤,都可能導致對手的專利無效。


第三課:
專利申請為第一位,發表新產品為第二位

案例: Maruna 公司(日本) vs. Na Sung Jun ( Superme Ct. 1987 )

日本 Maruna 公司在韓國申請了一個與 twister 相關的新型專利,並取得專利權。之後, Maruna 公司控告 Na Sung Jun ( Korean )侵犯他們的新型專利權。但最後, Maruna 公司輸了,因為在申請新型專利前,已於韓國地區有大量型錄與廣告版面,刊登該產品。

徐先生表示,在專利申請前,如果於出口國,已透過型錄、廣告發布新產品的資訊,此時於該出口國,任何人均可以合法生產、銷售該產品。


第四課:
必須在每個出口國取得獨立的專利權

案例:韓國中型企業 S

S 公司為生產壓縮包裝容器,並出口至日本。 S 公司同意合作夥伴日本公司 J ,以 J 公司的名字申請產品的新式樣專利。但是,之後兩家公司的合作關係結束,導致 S 公司失去將產品出口至日本的機會。

徐先生表示,由於 S 公司輕忽於在出口國保護獨家的專利權,最後導致失去將產品出口至日本的機會。


第五課:
在國外申請專利是有期限的

案例: Edward Mendel Co. (美國)

1995 年 11 月 3 日 Edward Mendel Co. 在美國申請一件與 aluterol 藥品相關的專利,同時,該公司在 2000 年 1 月 7 日以美國專利母案為基準,在韓國以優先權的方式申請專利,但是 Edward Mendel Co. 的韓國專利申請已經超過申請優先權的期限與美國專利公開日,最後, Edward Mendel Co. 在韓國的專利申請被拒絕。

徐先生表示,根據巴黎公約(台灣則是根據 WTO 的 TRIPS ),若要主張優先權,則需要母案申請日算起的 12 個月內提出。記住優先權申請的期限為 12 個月,而專利則會在申請的 16 個月後公開,在母案申請後的 16 個月,是不可能在國外申請。

第六課:
考慮從他人取得必要的專利

案例: LG vs. 華碩電腦(台灣)

LG 獲得多項 PCI Bus 專利權後,為了防堵競爭者進入市場, LG 同時從 Wang Co. 取得相關領域專利中的 5 項專利權,接著, LG 即出口其新產品至美國。之後,華碩與其子公司開始在美國銷售同樣的產品時, LG 即控告華碩侵權。

因為 LG 除了擁有強有力的專利,亦於相關領域中取得專利,如此使得 LG 在訴訟與談判時,站在有利的位置;徐先生表示, LG 除了擁有自身技術的專利權外,也向其他公司購買相關領域專利,方能使其於專利訴訟發生時,能夠立在最有利的位置。

第七課:
於 OEM 代工生產模式下,需確認「誰」應負責專利訴訟

案例:韓國廠商 H 公司

美國公司 General Instrument Co. 的 EPROM 產品,是由 H 公司 OEM 生產製造,然而,擁有此專利的英特爾( Intel )卻控告 H 公司侵權,法院即發布禁制令,禁止 H 公司出口並銷售被控侵權的產品。

徐先生表示,不只是產品製造商,就算是進出口侵權產品之商家,亦會被列為控告專利侵權對象。因此,當基於 OEM 製造之產品而出口時,應於合約中確認,當專利侵權爭議發生時,將由「誰」負責。

第八課:
在任何情況下,首要保護核心技術開發人員

案例: J 公司、 H 公司

2004 年 4 月 J 公司的資深工程師 S 與副理 K ,準備交出 J 公司的 LCD PECVD 製造技術予一家美國公司 A ,作為加入 A 公司的條件,此事件恐讓 J 公司損失 100 萬美元。

2003 年 12 月 H 公司的研發工程師 K ,為了加入美國之 C 公司,計劃交出 H 公司的 VLSI 記憶體技術給美國公司 C ,此亦恐讓 H 公司損失 400 萬美元。

徐先生表示,許多案例接顯示,透過高薪與股票選擇權,可以吸引到競爭對手的核心技術人員,並且削弱競爭對手的技術優勢。因此,藉由合理的薪資制度與公環境,來留住公司的核心技術人員是非常重要的。

第九課:
在談判期間,絕對不要將技術完全公開

案例: E 公司(中國強制性驗證)

E 公司是一家製造牙刷消毒儀器的公司,為能順利出貨至中國,提供產品技術資訊給一家中國公司 C ,希望藉此取得中國 3C 強制性驗證( China Compulsory Certification ; CCC )標誌。

但是 C 公司卻利用了此技術製造相同的牙刷消毒儀器,並且以更低的價格出口至日本,這導致 E 公司同時失去將產品出口至中國與日本的機會。

徐先生表示,在出口談判交涉期間,有時候會要求詳細的技術資訊。但是,如果在這個階段將貴公司的技術完全揭露,這是非常危險的。

第十課:
考慮透過專利體系保護

案例: K 公司(透過商業機密保護)

K 公司認為在中國大陸的專利保護程度,不值得付費取得專利權,決定利用營業秘密來保護自己的產品,但是一家大陸公司卻利用還原工程技術,大量生產 K 公司半導體電晶體( semiconductor transistor ),造成 K 公司很大的損失。

徐先生表示,營業秘密只有當它還是秘密時,才能起作用,因此,運用營業秘密對抗侵權控訴,是很薄弱的方式。尤其當這項技術的進入門檻很低,容易被複製時,,最好透過專利權來保護。