侵權訴訟探討
如何運用美國專利復審制度?
Inter Partes成功比率相對較高

作者╱北美智權國際行銷組 潘思穎

2010.08.02

專利侵權訴訟,對企業來說,是智力與財力的對決。根據美國律師協會統計,侵權訴訟所需要的費用平均為200萬美元,不管是原告或被告,對於一家企業來說,這樣的花費金額實在不容小覷。但當企業被告侵權時,等於法律程序已啟動,即使再怎麼百般不願,也非得採取動作不可,然而到底要運用什麼策略來應對呢?

從上一期北美智權報的文章中,我們已知道在訴訟的同時,可以考慮要求專利復審(Reexamination)來挑戰專利權,這個動作可使原告減少專利範圍,甚至使對方專利無效。

而美國專利復審制度分為兩種:一為單方復審程序(Ex parte Reexamination),另一為雙方復審程序(Inter partes Reexamination),但要使用哪一種呢?美國RLM&K專利律師呂克行在此分享了他的意見。

Reexamination使用現況

呂克行表示,當企業被告侵權時,不論是在美國聯邦法院或是美國國際貿易委員會(International Trade Commission,ITC)被告,法律程序已經啟動,被告務必在規定時間內提出答辯等回應動作,除非是原告與被告之間取得協議,一般來說,不得不應付,但被告可以考慮同時進行Reexamination。

根據統計,經由Ex parte挑戰專利權的成功率約為12%,平均費用約為1萬美元左右;而Inter partes挑戰專利權的成功率則高達70%,平均的費用大約為5萬~20萬美元。

呂克行指出,由於Inter partes的成功率較訴訟的成功率30%高,加上所需的花費比訴訟少,因此許多侵權訴訟的官司中,被告除了應付法院的訴訟程序外,亦可向美國專利商標局(USPTO)提出復審要求,且多數是以Inter partes提出。

 

訴訟

Ex parte

Inter partes

費用(平均)

200萬美元

1萬美元

5萬~20萬美元

成功率

30%

12%

70%

匿名

不可

不可

成功率高 建議使用Inter partes

呂克行分析,Ex parte與Inter partes在提出先前技術相關文件(Prior art)與準備方面,需要花的時間其實差不多,不同的是Ex parte的請求人在第一次核駁後便不能參與,而Inter partes可全程參與,使得挑戰成功率高很多。

雖然說Ex parte可以匿名形式進行,而且費用較低,但呂克行建議,若牽涉的產品與金額很大,基於Inter partes的成功率高的因素,他們還是希望企業使用Inter partes。

呂克行表示,根據過去的統計,20%專利權人在 Inter partes 的第一階段便放棄其專利,即使專利擁有人提出答辯,統計上也有50%的專利被判成無效。由此可見,Inter partes的成功機會很高。

需匿名 建議使用Ex parte

不過,呂克行也進一步說明,如果復審請求人已掌握先前技術相關文件證據非常強,或是復審請求人不方便出面,例如雙方仍然在談判中,就可考慮使用Ex parte,因為如果在尚未走到訴訟的狀況下就提出Inter partes,請求人的身分就會曝光,會讓專利權人注意到請求人的動作。

另外,呂克行提醒,Inter Partes有個規定必須要注意,一位請求人,針對同一個專利,只能提出一次申請,也就是只能提出一次挑戰,但是Ex parte因為是匿名的,就沒有這個限制。

提出過的證據 只能使用一次

最後,關於Reexamination,還有一個重點需要注意,呂律師強調,不管是Ex parte或Inter partes,最終結果出爐後,若沒有修改任何專利範圍,那麼該請求人日後不管是在USPTO或法院,則不得以相同的先前技術相關文件作為證據來挑戰同一個專利。