被告Boston Scientific公司擁有RE38,119及RE39,897美國專利，這是兩項與植入式心律調整器有關的專利。被告與原告Medtronic公司簽訂了RE38,119專利的授權合約，合約中並未禁止原告Medtronic可以針對授權專利向法院申請訴訟確認之訴 (Declaratory Judgment) (註)。

Medtronic在德拉瓦聯邦法院提出其產品並未侵犯119及897兩項專利，而且Medtronic還是繼續支付授權金，所以被告不能反告其侵權。在一審中，雙方無法就到底有哪些Medtronic產品侵權達成一致意見。

一審法官根據案例以及被告Boston Scientific公司僱用的專家並未做詳盡侵權分析這一事實，判專利權人有責任證明對方產品是否侵權；而對本案中的被告而言，專利權人Boston Scientific公司並未進行詳盡的侵權分析，等於放棄其權利，因此判Medtronic產品未侵權。

討論

被告專利權人Boston Scientific公司不服，向美國聯邦上訴法院提出上訴，指出在確認之訴中，原告認為證明是否侵權應是挑戰者的責任。當然，Medtronic認為確認侵權與否應是專利權人的責任。

  美國最高法院在Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc. 549 US 118(2007)一案中判定被授權者在授權有效的情況下，同時可以向法院申請未侵權訴訟。在Medimmune案判決之前， 案例是要求授權者在授權有效時，不得挑戰授權專利的有效性。在Medimmune一案後，被授權者可以繼續繳付授權金時，同時提出未侵權訴訟；如此專利授權者便不能起訴挑戰者侵權。

 上訴法院認為Medimmune一案判決後，專利權人在「未侵權聲明」訴訟中反而沒有任何保護。況且「未侵權聲明」訴訟是被授權者主動提出要求法院做出判決。向法院提出要求的一方，應該負責向法院提出證明，因此取消一審法院原先的判決，發回重審。

結論

 2007年以前，專利被授權者要挑戰授權專利的有效性，專利範圍是否太廣或其產品並未侵權，被授權者必須先停止支付授權金或先中止授權合約，才能提出所謂未侵權聲明告訴，但專利權人同時會反訴挑戰者侵權。

 2007年Medimmune一案後，最高法院判被授權者不必中止授權合約即可挑戰授權專利。上訴法院在本案中進一步判定被授權者提出「未侵權聲明」訴訟時，有責任提出證明其可能涉及的產品未侵權，而非專利權人要證明被授權者的產品侵權。

註：「確認之訴」 (Declaratory Judgment)  是指一方當事人請求法院確認其與對方當事人之間爭議的民事法律關係是否存在或者存在的具體狀態之訴。「確認之訴」有肯定確認之訴和否定確認之訴之分。通常起因是雙方當事人對於法律關係的認識不一致，因此發生爭議而無法解決時，就會請求法院予以認定，以確定雙方某種存在或不存在的法律關係。將「確認之訴」用於專利訴訟上時，可提出2種主張：(1)挑戰對方專利無效；(2)即使對方專利有效，但原告本身並未侵犯對方專利權。

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