侵權訴訟探討
誘導侵權的新闡析
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部
2013.02.04
         

作者簡介:
呂克行

現職:
RLM&K法律事務所美國專利律師


Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

在2007年BMC Resources一案中, 法官解釋了35 USC § 271(b)中構成誘導侵權(induce infringement)的先決條件,即必須先確定有一當事人直接侵權,某一當事人產品或行為直接侵犯專利中某一權利請求項(claim),如果另一當事人協助該直接侵權者的侵權行為,其誘導侵權才會成立。如無法指出直接侵權者,則誘導侵權不成立。但Akamal Techs vs. Limelight Network一案中,上訴法院認為271(b)中並沒有規定直接侵權必須限於一方(一個人或一個法人)Limelight Network。

原告Akamal Techs擁有一個關於如何有效傳遞網頁內容的方法專利。該專利可以將網頁提供者的內容分別儲存在一系列伺服器中,當用戶瀏覽該網頁時,不同的儲存內容會自動從不同伺服器中引入更新網頁。

被告Limelight Network是家專門提供伺服器供客戶儲放網頁的公司,被告本身不提供亦不更新網頁內容,而是由客戶自由操作;但被告向客戶(儲放網頁的客戶)提供指示如何讓網頁使用者進入網頁後,能更有效的更新儲放網頁的內容。被告、網頁客戶、網頁用戶各自只執行部分步驟,只有將三方執行的步驟合在一起,才侵害了原告的專利權利請求。

在2007年BMC Resources一案中, 法官解釋了35 USC § 271(b)中構成誘導侵權(induce infringement)的先決條件,即必須先確定有一當事人直接侵權,某一當事人產品或行為直接侵犯專利中某一權利請求項(claim),如果另一當事人協助該直接侵權者的侵權行為,其誘導侵權才會成立。如無法指出直接侵權者,則誘導侵權不成立。

本案牽涉三方,但沒有一方執行的步驟完全侵犯原告專利,也沒有一方算是直接侵權者,但三方的行為綜合起來,便會執行原告方法專利中所有步驟。一審法官依據BMC一案判例,因為無法找到直接侵權者,對被告的誘導侵權的指控便不成立,故判被告並未侵權,原告不服,提起上訴。

聯邦上訴法院撤銷了一審法官的判決,發回重審。上訴法院認為271(b)中並沒有規定直接侵權必須限於一方(一個人或一個法人),而多方各自執行部分步驟,整體行為有實際侵權之實,從原專利權人的角度來看,也是遭到侵權損失。
         
討論

本案判決對專利權人有利,因上訴法院將「誘導​​侵權成立的先決條件是必須有一方直接侵權」的案例推翻。要求有直接侵權(個人或法人)後才能控告誘導侵權的要求被本案推翻後,專利權人控告誘導侵權的門檻大大降低。

 

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