侵權訴訟探討
Already vs. Nike 商標無效之訴
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部
2013.06.17
         

作者簡介:
呂克行

現職:
RLM&K法律事務所美國專利律師


Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 Nike 公司 (上訴被告) 在2008年控告Already 公司 (上訴原告) 的兩款運動鞋(Soulija Boys及Sugar Shoe)稀釋了Nike 空軍一號(Air Force 1)商標。 Already 提出反告,指出Nike Air Force 1不應獲得註冊商標,要求法院判該商標無效。

2009年3月,Nike向Already 提出書面保證;保證不會以Air Force 1商標對Already過去、現有的運動鞋產品提出商標侵權訴訟。即使Already未來的產品使用略為類似商標,也不會提出告訴。Nike 並向法院正式撤銷對Already之控訴, 但Already卻不願撤銷其對Nike的反控訴。一審法官同意Nike的訴求,將案件撤銷。 Already不服,向二審法院上訴;二審法院亦同意Nike的說法,不允許Already繼續提出反告。

 Already因此向美國最高法院提出上訴,最高法院於2013年1月9日做出判決,九位大法官一致同意Already沒有理由可以反告Nike商標無效。

討論

 大法官指出,根據「主動停止學說」,原告已自動停止告訴。Nike已針對「空軍一號」商標向Already書面保證對其過去、現在的品牌不再提侵權告訴;及對其未來稍微類似的商標亦保證不提出商標侵權告訴 (Covenant Not to Sue),因此Already應該可以不必擔心會再遭受Nike提出與「空軍一號」有關的商標侵權訴訟;Already沒有理由繼續其反告。

結論

 美國法律原則上鼓勵大家循法律途徑來解決彼此糾紛,但亦鼓勵雙方能尋求和解。Nike向Already提出商標侵權告訴,但事後撤銷告訴並向被告書面保證不再會以同一商標對Already提出侵權告訴。法院(包括最高法院)認為雙方為此商標再有侵權法律的糾紛的可能性非常低,根據美國憲法,法院只能處理實際或可能會發生的法律糾紛,因此Already反告Nike「空軍一號」商標無效,法院不該受理。

Already 如果真有證據證明Nike的「空軍一號」的商標無效,看來只能到USPTO提出挑戰,要求取消該商標註冊。

Already的Yums x Soulja Boy運動鞋 Nike的Air Force 1鞋款
Source: http://theshoegame.com   Source: http://nbasetalk.com/archives/9018

 

     

                  

 

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