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美國限制國際貿易委員會(ITC)的法定權力
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部
2014.02.17
美國聯邦上訴法院(上訴法院)對地區巡迴法院針對Suprema, Inc., et al. v. International Trade Commission的案子做出了具有里程碑意義的判例,限制美國國際貿易委員會(International Trade Comission, ITC)的法定權力,對於ITC是否可對專利涉嫌間接侵權的產品下達禁令,禁止進口美國,上訴法院法官認為,如果在直接侵權不能成立的情況下,本案中被禁制令禁止的物品尚未進口,因此直接侵權尚未成立。那光是認定該產品會間接侵權,並不給予ITC行使針對該涉嫌產品進口禁制令的權力,法院認為ITC在本案頒發專利侵權禁制令只是根據間接侵權,已完全超越ITC的權力範圍。」

ITC是一個行政司法機構,其權力源於19 USC § 1337 (通常簡稱為「337 法案」),該法案授權ITC發佈禁制令以防止「經由商品的所有者,進口商或收貨人,而進口到美國,或進口銷售(the sale for importation),或進口後在美國境內銷售的商品……侵犯有效的和可執行的美國專利......19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)」。因此聯邦上訴法院認為一個商品之前從未被法院或ITC提交或被決定是直接侵權前,ITC不能僅僅以間接侵權禁止其進口美國。

本案在ITC的相關調查中(某些生物識別掃描設備,相關軟件和產品含有相同的組件,U.S.I.T.C. Inv. No. 337-TA-720),原告Florida-based Cross Match Technologies, Inc. (Cross Match) 聲稱,由被告Suprema, Inc. of South Korea (Suprema) 出售的生物識別(指紋)掃描儀侵犯了原告與指紋掃描技術相關的'344專利,如被告的產品與另一被告Mentalix, Inc. of Plano, Texas (Mentalix),所創軟件相結合。在美國通過分銷商,將掃描儀與一般計算機和指紋掃描軟件一起包裝後銷售給終端客戶,整個成品會侵犯原告‘344專利​​。 Suprema並沒有提供終端用戶軟件,也沒提供一般計算機,但確實提供了一個軟件開發工具(Software Development Kit, SDK),可讓其客戶和分銷商建立自己的軟件來操作掃描儀。Suprema的掃描儀,以及它的SDK ,並沒有被發現侵犯'344專利。因此,ITC也得出結論:此掃描儀實質上可以有其他非侵權用途,並沒有直接侵權。ITC發現Suprema產品只是間接侵權,其中只有進口入美國後與其他產品合併才會造成直接侵權。基於此,ITC發佈了有限禁制令。

在上訴過程中, Suprema提出上訴認為ITC已行使超過其法定的權力,作為間接侵權的指控並不能充分連接到終極侵權進口的事實。聯邦上訴法院也贊同。根據在專利法第271條(b)有關直接或間接侵權定義中,和聯邦上訴法院過去的判例解釋,法院指出間接侵權必需在直接侵權確定後才可存在, 但在§ 217 (b)下,唯一相關的是指那些在進口的時候直接侵權的商品 。因此,法院裁定Suprema是間接侵權,ITC缺乏對Suprema的掃描儀發出禁制令的權力。法院澄清,它沒有剝奪ITC處理間接侵權的權力,但這種權力只限於情況是商品本身在進口時直接侵權,而不是在進口商品可能會或可能不會在往後引起直接侵權的情況。


面臨潛在昂貴的一般聯邦上訴法院專利訴訟。ITC因為合理的收費及審查速度迅速,對專利持有人而言,ITC已經成為了很熱門解決侵權產品進入美國的機構。法院對Suprema的判例應可減少原告被告雙方利用ITC來解決類似的案件。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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