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美國訴訟程序中 不合作或做僞證帶來的嚴重後果
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部
2014.03.18
中美法律制度不同。中國及臺灣客戶因與美國商業貿易增多後,難免法律糾紛會增多。美國訴訟中採證是原告及被告按法律程序,相互要求及提供證據。對方要求的證據如果是合理的要求,而且這些證據是存在的,那即使對己方不利,除非是保護(客戶律師之間對訴訟相關之交換意見等等)外,皆需交出。如牽涉商業機密,在雙方律師簽署適當保護協定後,亦得交出,但只讓對方律師及極少數人員看,重點是必須交出。如果惡意隱瞞或不合作,法官會對違反方做出極爲不利的判决。

在美國訴訟程序中,如當事人未能遵循程序或法院命令的規則,法院可對濫用及不遵守採證過程的當事人施以制裁。從美國聯邦法院賓夕法尼亞東區最近的Bortex Industry Co. v. Fiber Optic Designs, Inc.(Civil Action No.2: 12-cv-04228-MSG) 案判决說明,法院可以制裁濫用采證過程的一方。Bortex違反了幾個法院的命令,並且無法滿足一些採證的義務。法院的結論是,因爲沒有其他制裁可完全解决Bortex的行爲,故法院作出有利於對方當事人的判决。

背景

Bortex Industry Co.(Bortex)是一家中國公司,對Fiber Optic Designs, Inc.(FOD)提出訴訟行動,聲稱兩個FOD的美國專利,美國專利號7220022和7934852 應該無效,不可强制執行。FOD提出專利侵權的反訴和初步禁令的動議。

Bortex稱,在1999年,該公司的主席Sean Shao(Shao)負責開發和銷售裝飾LED聖誕燈。根據Bortex指出, FOD的總裁David Allen,於1999年在中國廣州的光展中看到這些燈的展示。Bortex稱,在之後三年中,David Allen向Shao購買了一些燈綫,瞭解了LED的技術。Bortex聲稱,當FOD申請該兩專利時,其中涉及LED設計,David Allen和Mark Allen被錯誤地列爲發明者,Shao卻並沒有被列入。Bortex指出,FOD在取得'022和'852專利後,對很多Bortex的客戶提出專利侵權訴訟,其中包括在2007年對New England Pottery, LLC (the "NEP Action")提告。爲回應這一行動,NEP對'022專利提出了多方複審(Inter partes review)的請求。

針對Bortex的提告, FOD認爲他們是有理由提出反訴的,因爲'022專利已在USPTO通過了單方(ex partes)和多方複審程序。雖然NEP被列爲多方複審請願者,但FOD認爲Bortex參與複審,並提供NEP的花費。 FOD確定此點是因爲如果Bortex參與複審屬實,則在以後的民事訴訟中,在任何NEP申請的複審期間, Bortex法律上攻擊、 翻供,任何訴訟的有效性將受影響。

在對FOD初步禁令動議的調查發現過程中,各方要求法院干預來解决爭端,主要是針對Bortex未能交出採證所需的材料。於2013年1月14日,法院發布緊急採證進度命令,並指示當事人補充回應任何未寫入的資料。命令下達之後,Bortex不但沒有補充回應,且還不提供FOD要求的生産相關資料,如爲幫助建立一個初步禁令所需的許多銷售信息文件。在稍後的聽證會上,Bortex的律師聲稱Bortex將不會提供任何採證的材料。除了警告將制裁任何不遵守採證進度的當事人外,法院命令Bortex提供銷售資料,並下令在2013年5月6日之前完成所有與初步禁令動議相關的採證 。

在4月4日進度聽證會的前夕,Bortex提供了更多的採證回應,FOD後來稱這些資料仍然不足,特別是Bortex和NEP之間涉及要求複查的各種形式的對話。法院再次警告說,如果繼續不遵守采證的命令,可能導致對當事人的制裁。 在同年5月23日,法院再次發布命令,指示Bortex交出與NEP之間所有的聯絡資料。Bortex回應因其沒有參與複審請求,所以並沒有相關的資料可以提供。在發現Bortex矛盾的回應後 (包括NEP送往Bortex的報銷請求,以及相關的電子郵件和NEP的認證行動),FOD申請制裁動議。 FOD强調,Shao在認證時說謊,包括:( 1 )他從來沒有聽說過NEP;(2 )Bortex與NEP無業務往來; ( 3 )Bortex從來沒有報銷NEP的法律開支;( 4 )Bortex對NEP的行動並不清楚。

在FOD的制裁動議聽證會後,法院發現Bortex已經資助了'022專利的複審,並違反法庭命令,拒絕提供證件和資料。不到一個星期後,FOD通知法院,認爲Bortex應該交出更多與其參與複審明顯的相關文件,其實Shao完全瞭解狀況。法院隨後考慮給予認證制裁。

爲了捍衛自己的立場,Bortex辯稱,某些文件還沒有交出,是因爲語言相關的誤解。Bortex在律師到中國之後,補充了其採證回應和相關文件,其中包括透露了Shao知道Bortex報銷NEP複審相關行動的律師費用。更糟糕的是, FOD交出了一份從一名前Bortex員工提供的聲明指出,和客戶賠償有關的合約,與NEP行動相關以及關於'022專利複審的文件,Shao只保留硬拷貝(hard copy),資料不在公司的網絡上。

Bortex的决策

因爲FOD追加的認證制裁,法院考慮了一些因素:( 1 )Bortex的責任的程度; ( 2 )因Bortex未能滿足命令進度和採證回應,而造成FOD的任何損害; ( 3 )任何Bortex故意拖延的前例; ( 4 )Bortex或其律師的行爲是否是故意或惡意的; ( 5 )制裁的有效性; 和( 6 )Bortex的索償或抗辯的值得注意處。

至于第一個因素,檢閱Shao的證詞和其他證據,法院認爲他犯了僞證罪。某些電子郵件和Shao之前的聲明直接矛盾,如他的證詞,他說從來沒有聽說過NEP,與NEP從來沒有業務往來,幷且他不知道NEP行動。法院還發現Bortex前雇員的聲明是證明Shao個人失責的有力證據,因爲即使Shao有硬拷貝,Bortex還一再回應所要求的證件不存在。儘管Bortex試圖描繪Shao的行爲是疏忽或誤解的結果,法院認定Bortex故意阻撓採證命令,並認爲此因素更使法官做出偏向撤消訴訟的决定。

關於FOD 的損失,法院發現Bortex的行爲導致了許多額外的聽證會,延遲和成本。也由于Bortex的行爲,法院無法及時考慮FOD最初尋求的救濟 - 立即解除禁令。法院同時指出,一些Bortex的濫用可能造成採證的進一步推遲,法庭質疑Bortex是否會願意向法院提出真相。Bortex的拒絕遵守採證命令明顯的損害FOD的利益,法院認爲,第二個因素也有利於做出認證的制裁。

爲了評估Bortex的故意拖延,法院對此案的整個流程做整體的審查。Bortex持續保證遵守採證命令的義務但一再無法執行。法院發現,Bortex無視所有的制裁的警告,違反3個採證命令,並將問題複雜化。Bortex的行爲導致超過6個月的延遲,也導致法院權衡這一因素贊成撤消訴訟。

至於故意或惡意的因素部分,法院分析隱瞞證據的重要性。法院認爲,許多的隱瞞涉及到一個關鍵問題,因爲是否參與NEP的複審會影響Bortex之後翻供的機會。鑒於收到太多的不實證據,法院發現,Bortex意識到其是否參與複審的影響,且故意未履行其採證的義務。Bortex「語言障礙」的說法證明是無效的,因爲許多電子郵件都是以中文書寫。因此,法院認爲這一因素偏向認證的制裁。

因爲撤消訴訟是不得已的制裁,法院考慮其他制裁的效力,指出Bortex是一家中國公司,在美國沒有任何已知的資産,法院認爲不太可能對其實施經濟制裁。法院也不想制裁Bortex的律師,因爲它會模糊Bortex和Shao惡意行爲的焦點。最後,由於FOD尋求立即解除禁令,再拖延只會對Borterx有利。經考慮所有可能的制裁後,法院的結論是,最適當的補救措施是撤消訴訟。

對Bortex唯一有利的因素是其起訴的優勢。由於在審判時其指控可以支持恢復或構成一個完整的防禦計劃,法院發現按Bortex的說法,當看一個最有利於Bortex指控的事實,是可能成功的。換句話說,Bortex的指控可能在動議階段生存,在訴訟階段撤銷,使得這一因素權衡偏向制裁。

平衡六大因素後,沒有一個因素是决定性的,法院的結論是,權衡因素在很大程度上有利於打擊Bortex的訴狀。由於發現違規的行爲是如此明目張膽和惡意的,法院批准制裁的議案,Bortex的上訴失敗,包括其積極抗辯侵權,且宣布FOD 勝訴。

結論

挑選這一案例,是因爲中美法律制度不同。中國及臺灣客戶因與美國商業貿易增多後,難免法律糾紛會增多。美國訴訟中採證是原告、被告按法律程序相互要求及提供證據。對方要求證據如果是合理的要求,而且這些證據是存在的,即使對己方不利,除非是保護(客戶律師之間對訴訟相關交換意見等等)外,皆需交出。如牽涉商業機密,在雙方律師簽署適當保護協定後,亦得交出;但只讓對方律師及極少數人員看,重點是需交出。惡意隱瞞或不合作,法官會對違反方做出極爲不利的判决。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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