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®與TM的差別 - 申請USPTO「主要註册」的好處
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部
2014.05.06
當一個商品和服務所用的商標在美國專利商標局(USPTO)登記後,USPTO將授與使用註册商標符號(®)的權利,明確公布該商標註册與否,讓你的競爭者知道你的權益;而未經註册的商標僅可以標示『TM』。對於「只是描述(merely descriptive)」相關的産品和服務的商標,是不能申請商標主要註册的,但可能可以申請輔助註册(supplemental register),不過,輔助註册只會提供部分好處,例如輔助註册無法保證商標擁有者使用商標的權利,或也無法保證此商標在法院做爲證據的合法性。

對商標擁有者來說,商標是非常有價值的資産。一個商標可以是任何形式、一個字、標示、聲音、形狀、顔色、氣味、口味或任何的組合,用以區別商標擁有者與別家貨物或服務的不同。商標也確保消費者可識別貨物及服務的來源,從而有助於促進有效競爭。

  

商標申請可以依據以下3點:

  1. 一個真正有意圖會使用的商標,可以在商標局獲准商標專利後,保留此商標至少3年; 以(1b) 申請
  2. 實際在美國商務上使用;以 (1a) 申請
  3. 擁有外國申請或註册的所有權;以(44d)(44e)申請

雖然在法律上並沒有要求申請前的商標檢索,且這些檢索也都是簡單明瞭的;但事前的檢查可以預防之後在貨物和服務的某個商標,在有意圖使用上有衝突。
申請主要註册(Principal Register) 商標有以下好處:

  1. USPTO在審查商標時會舉出容易混淆的相似商標申請,並拒絕該商標的註册登記,防止其取得美國全國地區的商標註册,以保護原商標;
  2. 在USPTO註册商標,可向全國公告商標所有權,達到公告公衆的目的;全國統一使用的申請日,在系統中是非常重要的。在USPTO,註册商標是以先申請先獲得的方式,不然的話,你的商標權利在區域地理上或在商業聲譽上是有局限的。因此造成的潛在問題是,他人可在另一區域使用同樣的商標;當任何一方擴大其使用商標時,就必然會造成問題;
  3. USPTO確保合法的證據,和在其註册單中,商品和服務的商標獨占所有權的註册;且提高到五年後的保護及成爲「無可爭辯的(incontestable)」商標。如此不但可以幫助法院訴訟,且能更快說服他人在不經法院程序下,就能停止使用此商標;
  4. USPTO給予商標擁有者在聯邦法院訴訟的權利。在某些案例中,商標合法擁有者勝訴可向侵權者索取獲得三倍的損失和律師費的賠償;依美國商標法保護註册商標擁有者在假冒案中遭受損失的規定,可以减免提供實際損失的證據,仍至少可獲得法律規定中的金錢賠償;
  5. 當一個商品和服務所用的商標在USPTO登記後,USPTO將授與使用註册商標符號(®)的權利,並明確公布該商標註册與否,讓你的競爭者知道你的權益;而未經註册的商標則僅可以標示『TM』;
  6. 在美國的註册商標可以做爲提供國外註册的依據,便於保護你的商標做爲全世界的業務拓展;
  7. 註册商標擁有者可以要求美國海關和邊境保護單位(US Customs and Border Protection)阻止商標侵權或假冒産品的進口;美國海關幫助註册商標擁有者防止侵權産品入境美國,且無額外的收費。

對於「只是描述(merely descriptive)」相關的産品和服務商標,是不能申請商標主要註册的,但可能可以申請輔助註册(supplemental register),不過,輔助註册只會給予部分之前提到的好處,例如輔助註册無法保證商標擁有者使用商標的權利,或也無法保證此商標在法院做爲證據的合法性。但輔助註册允許USPTO阻止隨後被提交易混淆的類似商標;它也做到記錄商標的所有權,所以當他人申請新商標前在檢索商標時,可以减少一些申請類似商標的問題,也可以較容易找到商標。另外,輔助註册也授權商標擁有者使用其 ® 商標。此外,一旦這個商標「取得獨特性(acquired distinctiveness)」,就可以申請商標的主要註册。

無論註册與否,一個商標千萬不能變成通用的詞來形容一産品或服務,像是「Tiffany Setting」一詞用於形容某種珠寶設計。不然的話,你的商標很可能成爲一個語文中不被保護的一部份,像是CELLOPHANE、ESCALATOR 和ASPIRIN 遭遇的命運。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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