6月下旬，美國參議院提出編號S.1390的新修法提案STRONGER Patents Act of 2017，磨刀霍霍，準備大修IPR和其他USPTO公告後審理（Trial）程序法規。

美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA；編號Public Law No: 112-29 ）[1]，導入數種專利公告後的USPTO審理（Trial）程序，以受理案件量觀察[2]，這些新程序極受歡迎，居高不下的專利陣亡折損率，儼然成為這些新程序的最大賣點，但也由此引發諸多爭議。2017年6月下旬，美國參議院提出編號S.1390的新修法提案STRONGER Patents Act of 2017 [3]，磨刀霍霍，正對這些程序而來。

前述新程序，是由USPTO專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board；PTAB）負責處理，包括派生（Derivation））、多方複審（Inter Partes Review；IPR）、領證後複審（Post-Grant Review；PGR）、涵蓋商業方法專利過渡期複審 （Transitional Program for Covered Business Method Patent Review；CBM）四大類程序。其中以IPR使用最廣，2012年9月16日新法生效至2017年10月間，USPTO共收到5292件IPR請求，占這類新程序總請求件數九成以上；排名第二的CBM請求有481件，占8%；PGR請求件數僅38，約占1%。

IPR等程序，有人認為有助降低淘汰劣質專利所需付出的成本，但也有人質疑遊戲規則對專利所有權人極不友善，在USPTO新程序敗下陣來的專利所有權人，前仆後繼往各級法院爭取翻案機會，也動用各種資源試圖從立法面翻轉此一局勢。

S.1390主要提案人美國參議員Chris Coons說[4]，AIA引發了當年修法時未能預見的副作用，諸如：有程序請求人（Petitioner）再三提出程序請求騷擾專利所有權人，甚至有人利用這些程序摜壓股價、企圖強迫達成和解，而且還衍生法院和PTAB重覆工作的問題，因此研擬修法，以使整體制度規範更加公平，並提高PTAB審理程序使用效率。

也因此，S.1390雖包括終止USPTO規費轉作他用、授權FTC遏止濫用專利Demand Letter等修法提案，但公眾矚目焦點仍鎖定IPR等程序相關修法。若依S.1390提案2017年6月原始提案修法，未來PTAB公告後審理程序將有許多重大改變，例如：

• 修訂35 U.S.C. 316(a)、326(a)條文，改以Phillips案[5]揭示原則解釋專利範圍，以與地方法院、ITC採統一標準。目前在PTAB審理程序中，專利期限尚未屆滿者，一律採用最寬廣合理解釋（Broadest Reasonable Interpretation BRI）標準。
• 修訂35 U.S.C. 316(e)、326(e)條文，程序中被挑戰的專利範圍都改作有效推定，需有「明確且令人信服」（Clear and Convincing）的證據，才能推翻前述推定。依目前制度，PTAB各項程序只要求達到「優勢證據」（Preponderance of the Evidence）標準。
• 修訂35 U.S.C. 311(d)、321(d)條文，僅被告或被控侵權者可提IPR，而PGR程序請求人則需證明有合理可能被告或被控侵權，或證明專利有效與否損及其競爭利益。目前除CBM程序外，IPR、PGR程序基本規定，不受Estoppel條款約束且滿足文件提交期限的任何第三人，皆可成為程序請求人。
• 修訂35 U.S.C. 314(a)、324(a)條文，僅有先前未曾成案（Institution）、不曾進入IPR或PGR實質複審程序的專利範圍，可再由PTAB宣布成案並進入實質複審。根據目前制度，單一專利或專利範圍無成案件數上限。
• 修訂35 U.S.C. 315(c)、325(c)條文，若法院或ITC已作成終局判決，認定某專利範圍符合35 U.S.C. 102或103具可專利性，PTAB即不得再對此一專利範圍啟動IPR或PGR實質複審程序；若是IPR或PGR程序成案後才作成終局判決，PTAB必須暫停該專利範圍實質複審程序，靜侯法院或ITC的終判或上訴結果，並在法院或ITC確認專利範圍有效後終止其程序。
• 修訂35 U.S.C. 6(c)條文，參與宣告IPR、PGR程序成案的PTAB成員，不得參與成案後的實質複審工作。其實美國聯邦巡迴上訴法院（Fed. Cir.）之前曾在Ethicon案[6]宣判，同意IPR成案的同一合議庭，亦可接續處理實質複審工作。

事實上，不只美國國會的部分議員對PTAB審理程序有意見，S.1390提案發布前一週，美國最高法院同意受理Oil States v. Greene's Energy Group上訴案[7]，IPR這類（沒有陪審團卻能消滅私人財產的）程序是否違憲，連美國大法官們也認為值得研究。美國國會的修法提案不一定能成功闖關，但如無意外，最高法院受理的上訴案總會作成判決，這場IPR支持方及反對方的戰爭，不論是立法戰線或司法戰線，後續發展都值得關注。

備註

1. Pub.L. 112-29 (as signed by President Obama September 16, 2011)，請見http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf。
2. USPTO AIA Trial Statistics，請見https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics。
3. STRONGER Patents Act of 2017 (S.1390)，請見https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1390。
4. Senators Coons, Cotton, Durbin, Hirono introduce bipartisan bill to protect US patent holders, inventors，請見https://www.coons.senate.gov/newsroom/press-releases/senators-coons-cotton-durbin-hirono-introduce-bipartisan-bill-to-protect-us-patent-holders-inventors。
5. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. 03-1269 (12 Jul. 2005)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/03-1269.pdf，及http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/03-1269e.pdf。
6. Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP, Fed. Cir. No. 14-1771 (13 Jan. 2016)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1771.Opinion.1-8-2016.1.PDF。
7. Oil States Energy Services, LLC, Petitioner v. Greene's Energy Group, LLC, et al., S. Ct. No. 16-712，請見https://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/16-712.htm。

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們