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236期


2019 年 05 月 08 日

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USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue或Reexam案說明

黃蘭閔／北美智權智權法規研究組

美國IPR、CBM、PGR等PTAB審理程序系爭專利，有時另涉Reissue或Reexam案，USPTO特發公告，針對這類平行案件的成案門檻、程序中止等事務，綜合說明該局目前的處理方式。

USPTO@Alexandria; by Kazuhisa OTSUBO, flickr

USPTO 2019年3月15日發布正式公告，調整IPR、PGR、CBM等PTAB公告後審理（Trial）程序修正動議（Motion to Amend；MTA）規則，該日起成案（Institution）案件的相關程序也全面改採新的試行辦法[1]。然而許多被挑戰的專利，都有平行的Reissue申請案（Reissue案）或Ex Parte Reexamination程序（Reexam案），不少專利所有權人選擇在這些平行案件修正專利範圍，因此如前述公告預告[2]，USPTO另外整理相關案件成案門檻、程序中止等事務，於4月22日統一公告說明[3]，以下摘錄部分公告內容供讀者參考。

Reissue案及Reexam案都有修正機會，且修正難度較IPR等PTAB審理程序低，不過兩類案件各有不同的規則及條件。

表1. USPTO 整理Reissue及Reexam案相關案件成案門檻、程序中止等事務之部分內容

	Reissue案	Reexam案
提出時限	僅能在原專利仍存在有效專利範圍時提出，也就是應於以下任一時點發生前提出： USPTO發出證書刪除原專利全部專利範圍 →例如，IPR程序最後會由PTAB發出Trial Certificate，但製發時間不會在程序參與人仍可向Federal Circuit（Fed. Cir.）上訴的官期內，若真上訴到Fed. Cir.，也會等法院判決確定，才會製發這紙證書 Federal Circuit判決原專利全部專利範圍無效/不具可專利性
加速審查	具Special Status，（尤其是與中止的訴訟程序相關者）應優先安排實審	依35 U.S.C. 305，本就屬需特殊調度Special Dispatch的優先處理案件
成案門檻	原專利有符合35 U.S.C. 251法條定義的「錯誤」 →目前可為Fed. Cir.及USPTO接受的「錯誤」，包括原專利可寫入、應寫入、但未寫入範圍較窄的請求項，故可在不討論原專利範圍可專利性的情況下，達到成案門檻	對原專利任一有效專利範圍的專利性構成實質新問題SNQ →只能比對有效專利範圍，故程序中所提請求項增改內容既然尚未生效，即不能用以建構SNQ →可重覆IPR等程序請求書所提問題，但一旦PTAB製發終局決定，Reexam案就必須提出不同的可專利性實質問題，才能構成SNQ的實質「新」問題
審查範圍	審查項目：相對較多 →所有專利適格性、可專利性法定要件，含35 U.S.C. 101、102、103、112等引證範圍：相對較寬 →例：可能包括公開使用及銷售	審查項目：相對較少 →主要為35 U.S.C. 102、103，及有限的35 U.S.C. 112（例：修正是否超範圍）引證範圍：相對較窄 →需為專利文獻或其他印刷品
撤案規定	授權公告前，申請人隨時可主動放棄 → Reissue申請案授權公告前，原專利仍持續有效 →例如，Reissue案申請期間，專利所有權人已先在平行的IPR程序取得正面審理結果，也可選擇讓Reissue申請案廢案	即使專利所有權人想放棄，程序不會廢案，成案後即優先處理，直到程序終結 →官方視程序審查結果發程序證書預先通知Intent to Issue a Reexamination Certificate (NIRC)，若確定判斷已無專利範圍具可專利性，再按預先通知製發Reexamination Certificate
35 U.S.C. 315(b)一年期限適用	IPR等程序請求書需於原專利侵權訴訟提出一年內遞交，此一一年期限
35 U.S.C. 315(b)一年期限適用	→不適用Reissue案通過實審後核准授權的Reissued專利	適用Reexam案程序結束後發下Reexamination Certificate的專利

製表：北美智權智權法規研究組

平行程序處理原則

PTAB收到IPR或其他公告後審理程序請求書時，若發現其目標專利另有平行程序（例：Reissue案、Reexam案）已近結束階段，且審查內容與請求書所提議題多所重合，PTAB可拒予成案。要不然，程序進行期間，程序參與人隨時也可在PTAB同意後提平行程序中止動議（Motion to Stay）、撤銷中止決定動議（Motion to Lift Stay）。

是否中止平行程序，一般在公告後審理程序確定成案後，到程序參與人提出上訴的官期屆滿前，會由PTAB考慮並作成正式決定，而其考慮因素包括但不限於以下幾點：PTAB公告後審理程序被挑戰的專利範圍，與平行程序審查中的請求項/專利範圍是否相同？又或前者是否直間接附麗於後者？是否涉及相同的不予專利事由或引證材料？平行程序是否浪費官方審查資源？有無可能作成不一致的判斷結果？一邊程序的請求項/專利範圍修正，會否影響另一邊程序請求項/專利範圍？兩邊程序進展階段？各自的法定期限？一邊程序作成決定，有無可能簡化另一邊程序要處理的問題？

其實若有平行的法院訴訟或PTAB公告後審理程序案件，USPTO一般會在Reissue案申請人請求下或依職權自行宣告中止（Suspend）Reissue案審查作業。但若平行的PTAB公告後審理案件已確定程序終結（Terminate）、平行兩案無顯著重疊的處理議題，甚至申請人請求繼續審查，或有其他狀況， USPTO都有可能因而不中止Reissue案審查。

一旦發布平行程序中止決定，且PTAB程序參與人未提撤銷中止決定動議，一般在PTAB公告後審理程序終結或完成前，也就是至少在上訴Fed. Cir.的法定期限屆滿前，其平行程序都將維持中止狀態。待PTAB製發Trial Certificate，意味PTAB程序終了，平行程序中止狀態自動解除。

倘若收到撤銷中止決定動議，PTAB是否同意提前撤銷，考慮因素包括但不限於以下幾點：促使PTAB先前作成平行程序中止決定的因素是否已有改變？專利所有權人是否已請求作不利審決（Adverse Judgment）或刪除PTAB程序所涉全部專利範圍？專利所有權人是否就PTAB終局決定提請Rehearing或上訴到Fed. Cir.？專利所有權人是否同意，針對PTAB程序刪除/認定不具可專利性的專利範圍，不另案爭取無可專利性差異的請求項？撤銷平行程序中止決定是否有利提升USPTO行政效率、維護專利制度一體？

原則上，PTAB製發終局決定且後續Rehearing程序完結後，若專利所有權人提中止決定動議，想在平行程序限縮請求項/專利範圍、處理PTAB終局決定所提問題，或提出其他官方尚未考慮過但有意義的修改，只要無其他狀況，PTAB都會同意撤銷平行程序中止決定。
比方說，PTAB製發終局決定且後續Rehearing程序完結後，若案件繼續上訴到Fed. Cir.，官方通常不會解除平行Reissue案中止狀態（Lift a Suspension），但若專利所有權人請求解除中止狀態，是為了在Reissue案提出其他PTAB程序尚未考慮過且有意義的修正，或修改與PTAB程序無關的優先權主張、圖式等錯誤，即使尚有Fed. Cir.上訴程序，一般還是能獲USPTO同意，只不過，即使Reissue案恢復審查後有請求項達可核准狀態，在Fed. Cir.上訴程序完結前，USPTO不會正式寄發核准通知。

至於平行Reexam案的程序中止及中止解除，官方考量因素大抵相仿，但因Reexam成案後即優先處理，直到程序終結，所以即便PTAB程序參與方不服其終局決定並向Fed. Cir.提起上訴，USPTO仍會按既定規則發程序證書預先通知NIRC及正式的Reexamination Certificate。換言之，若Reexam案認定原專利範圍皆不具可專利性，這紙Reexamination Certificate有可能導致Fed. Cir.上訴中的系爭專利範圍遭到刪除，為避免此一問題，專利所有權人務必留意平行Reexam案進展，必要時，Reexam案也需再提訴願。

備註：

“Notice Regarding a New Pilot Program Concerning Motion To Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings Under the America Invents Act Before the Patent Trial and Appeal Board”（84 FR 9497），請見https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-15/pdf/2019-04897.pdf。
註1公告內，USPTO對Comment 11的回覆，請見https://www.federalregister.gov/d/2019-04897/p-90。
“Notice Regarding Options for Amendments by Patent Owner Through Reissue or Reexamination During a Pending AIA Trial Proceeding (April 2019)”（84 FR 16654），請見https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-22/pdf/2019-08022.pdf。

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