中國知識產權局於日前(2019年9月24日) 發佈了《專利審查指南》的修改公告[1]，自2019年11月1日起施行公告之修改內容。這次眾多修改中特別引起筆者關注的是，本次修正了單一性無限分案的「bug」，另外還對審查意見中公知常識的使用增加了限制。
修正單一性無限分案之bug
有關注中國專利法的朋友可能都知道，在中國大陸申請專利後若欲進行分案，並不能像美國等國家能「無限子案生子案」這麼方便，而是一但母案[2]狀態固定後 (即已授權、駁回、撤回等，IP領域常稱為「不再pending」狀態)，就不能再進行任何主動分案。例外的是一旦審查意見中被指出有單一性缺陷，此時分案可以不受限於母案是否pending：
摘錄自修改前的《專利審查指南》第一部分第一章第5.1.1節：
對於已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規定的， 不得分案。
但是，因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。… |
由上可知，修改前的規定雖然指出有單一性缺陷即可分案，但沒有說明單一性缺陷的分案期限，導致實務上只要收到指出單一性缺陷的審查意見、就等於收到可以無限制分案的尚方寶劍，從此該專利申請即不再受限於最初母案或直屬母案狀態、隨時想分就分，所以許多人稱此現象為「無限分案bug」[3]。
然而，官方可能注意到了這個問題，並在這次《專利審查指南》的修改中做出了修正：
摘錄自修改後的《專利審查指南》第一部分第一章第5.1.1節：
但是，因審查員發出分案通知書或審查意見通知書中指出分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。不符合規定的，不得以該分案申請為基礎進行分案，審查員應當發出分案申請視為未提出通知書，並作結案處理。 |
以上色塊中底線部份文字為本次修改之新增條文，明確了單一性缺陷的分案限制：審查意見指出存在單一性缺陷的分案申請必須處於pending狀態，才能對此單一性缺陷分案再次進行分案。換言之，依據修改後的審查指南，除了最初母案仍處於pending狀態、故能自由分案的情況之外，一但最初母案不再pending卻還想繼續分案的話，就必須滿足兩條件：(1)有一子案收到具有單一性缺陷的審查意見 、(2)該子案仍處於pending狀態，這樣才能對該子案繼續進行分案。如此一來，此修改等於是對單一性缺陷之分案規則定出了一個期限，故未來便不會再有「存在單一性缺陷就能無限分案」的情況發生。
增加公知常識的使用限制
相信有中國專利申請經驗的人都有這種無奈的體會：對於某技術特徵，審查員並沒有找到相應的現有技術，但卻直接主張此技術特徵是公知常識，所以沒有創造性(進步性)。對於這樣的拒絕理由申請人經常是百口莫辯、有苦難言。好消息是，這次的《專利審查指南》修改中對此做出了限制：
第二部分第八章第4.10.2.2節第（4）項最後1段新增：
…在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特徵認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明。 |
也就是說，對於那些「對於解決問題作出貢獻的技術特徵」，審查員就不能再簡單的以公知常識作為拒絕理由，而需要提供證據予以證明。因此若有讀者於今年11月1日起收到的審查意見中有僅以公知常識作為拒絕理由的，如果認為該技術特徵對於欲解決的問題具有貢獻，則可以回應要求審查員提供相應的證據予以證明，如此一來就可以對審查員所提供的進一步證據進行針對性反駁，從而能避免直接應對公知常識這個虛無縹緲的拒絕理由。另外基於本次修改對於公知常識限縮的特性，筆者建議專利申請人在撰寫專利時，儘量於說明書中將各技術特徵與欲解決的問題進行關聯，如此一來即能降低日後被公知常識作為拒絕理由的可能性。
備註：
※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人臺北市蘋果日報社會福利慈善事業基金會」
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
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| 作者： |
Johnny Chen |
| 現任： |
北京科技大廠專利總監 |
| 學歷： |
臺灣大學資訊網路與多媒體研究所
台灣中興大學土木工程學系 |
| 專長： |
智慧財產權、美國專利法、專利佈局、專利分析 |
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