272期
2020 年 11 月 11 日
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USPTO與墨西哥專利局達成平行專利授權協議
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

美國專利商標局 (USPTO) 計畫向外推廣平行專利授權(Parallel Patent Grant,簡稱PPG)制度,墨西哥專利局成為USPTO第一個PPG合作對象。

2020年元月28日,USPTO發布新聞稿[1],表示已與墨西哥專利局(Mexican Institute of Industrial Property,簡稱IMPI)簽署工作成果共享諒解備忘錄(MOU),宣告兩局將積極尋求新的專利事務合作可能。當時雖未進一步說明,但依USPTO後續公開簡報資料,此一新的專利事務合作方式現稱平行專利授權(Parallel Patent Grant,簡稱PPG),且除了墨西哥之外,未來可能有更多專利局與USPTO簽署類似協議。

美墨兩局原本就簽有雙邊PPH協議[2],所請發明獲一局核准後,申請人可以此為基礎,請求另一局讓對應案加速審查。而此次的美墨PPG合作案,截至4月為止,雙方仍在洽談實施細節[3],且因疫情打亂原先布局,5月所說[4]預定夏季展開的第一階段合作,迄今未聞下文。不過按USPTO簡報內容,可先就現有資料一窺PPG未來可能的運作模式。

PPG為PPH進階合作方案,兩者有許多相似之處。比方申請人需就其發明在美墨兩局申請專利,兩案有相同的最早優先權日/申請日,拿到USPTO准證結果後,只要墨西哥對應案全部請求項(經修正後)符合充分對應要件,即可利用美國實審結果在墨西哥加速審查,省去不必要的重覆工作。

當然,PPG也有許多不同於PPH的規定。譬如PPG僅是墨西哥單向利用美國准證結果,且需等USPTO公告授權、確定拿到美國專利,才能在墨西哥啟動PPG流程,而墨西哥案除需滿足最早優先權日/申請日相同、全部請求項充分對應等要件,並須等IMPI公開,且在墨西哥的第三方意見提交期間結束。所有要件滿足後,IMPI將直接利用USPTO實審結果,只再確認所請發明是否符合墨西哥專利適格性要件。按理想規畫,取得美國專利後,只需再有幾個月的作業時間,即可順利取得墨西哥專利[5]

至於USPTO為何選擇自墨西哥開始談PPG合作?USMCA的談判簽署是重要契機[6],另依USPTO官員簡報,墨西哥發明申請案往往需5至6年才能審結,而近半數的墨西哥發明申請案源自美國,PPG不僅有助美國申請人壓縮墨西哥專利申請時間、控制相關申請成本,也有利減輕墨西哥官方審查負擔,所以兩局皆有意願促成合作升級。按雙方初步構想,非但申請人可在美國領證後向IMPI提出PPG請求,IMPI也可主動出擊、邀請申請人就其墨西哥對應案向IMPI提PPG請求。

值得注意的是,USPTO研擬中的跨局合作方案不只PPH及PPG,另外還有Patent Validation一項。簡單說,Patent Validation與PPG一樣,都是美國專利准證結果為外國局單向利用,但不同於PPH及PPG,Patent Validation毋須先在外國局提交專利申請案,外國局授權之前也不會再有實審。惟除墨西哥外,USPTO沒有透露哪些外國局可能與美國洽簽PPG、Patent Validation,一切有待日後宣布[7]

 

備註:

 

 

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