289期
2021 年 07 月 28 日
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優先?還是優惠?申請專利時別傻傻分不清 !
喻韜/北美智權 專利工程研究員

我國專利法在2011年修正版本中對於新穎性優惠期 (第22條第3項) 所訂之期限為六個月,與主張國際優先權之一年期限不同,對於從業人員來說,即便對優惠期、國際優先權的內涵並未完全理解,由於期限的不同,尚不易混淆。然而,自2017年修法起,不僅對放寬了適用優惠期的具體事實情狀,也將期限放寬至與國際優先權相同之一年。使得部分從業人員在申請新案的程序作業中容易混淆[1]

國際優先權 (priority) 的本質與實務

當前世界各國專利法制中的國際優先權大致均起源於巴黎公約第4條,優先權制度之建立,可以對希望在多數國家取得專利保護之申請人帶來實際利益。讓申請人有時間考慮是否向國外申請專利,最重要的是在後申請案 (主張國際優先權者) 不會因在先申請案 (優先權基礎案) 而喪失新穎性,導致不能取得專利[2]。但其條文細緻但龐雜,故本文並不進行逐項討論。

國際優先權在我國之相關條文羅列於專利法第28、29條,若不探討個別之罕見案例、狀況,我國之條文已足以說明國際優先權[3]。除了在第28條第1項明定「於第一次申請專利之日後十二個月內,向中華民國申請專利者,得主張優先權」之外,更重要的是在第4項「主張優先權者,其專利要件之審查,以優先權日為準」,如此規範所帶來的真正實際利益已經超過前段所述建立此制度之意旨。在沒有主張優先權的申請案下,其審查基準日自以該案取得之申請日為準,但在一件有主張優先權的申請案中,其審查基準日最多可以以該案取得之申請日為準回推十二個月,所帶來的效果除了能夠免除申請人的他國申請案 (優先權基礎案) 成為本國案的適格前案,更可將申請人的他國申請案申請日 (優先權日) 與本國案申請日之間的他人類似公開資訊全都排除於適格前案的範疇內,進而造成了一種優先權日到本案申請日間無差別防禦的效果

在專利法第29條第1項第1、2款,則依據巴黎公約第4條D項第1款,規定了若欲主張優先權則必須聲明其優先權基礎案之申請日及受理之國家 (或WTO的會員),雖然同項第3款不同於巴黎公約,規定了也需聲明優先權基礎案之申請號,但我國實務做法是接受欠缺優先權基礎案之申請號的聲明的,因為該項資訊自可由另外一項硬性要求,檢附優先權證明文件 (第29條第2項),來補足。

圖1. 我國現行發明專利申請書主張優先權之相關欄位

資料來源:TIPO

優惠期 (grace period) 的本質與實務

各國優惠期制度則幾乎都源自巴黎公約第11條。其制定的意旨則相當的有時代感,自巴黎公約制定約30年前起,英國首次舉辦了世界博覽會 (1851年,萬國工業博覽會),其後歐美各國跟進,世界博覽會變成了宣揚國力與創造商機的舞台,但各國法制對於此類國際展覽會上的工業財產缺乏保護或保護不足[4],或換個角度來說,發明人並不了解如何在此類國際展覽會上保護、避免過度揭露自己的發明內容,乃促成公約訂定的原因之一。

但是,巴黎公約並未如同規範國際優先權那樣細緻地去規範優惠期的具體要件,僅記載了「對於任一同盟國領域內政府舉行或承認之國際展覽會中所展出商品之專利發明,新型,新式樣及商標賦予臨時性保護」,這導致了目前世界上至少有兩派關於優惠期的規定。有趣的是,在這方面我國的新、舊規定依然足以對這兩個派別做出足夠的說明。

2017年之前 (舊法),專利法第22條第3項作出如下規定:

申請人有下列情事之一,並於其事實發生後六個月內申請, 該事實非屬第一項各款或前項不得取得專利之情事:
一、因實驗而公開者。
二、因於刊物發表者。
三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
四、非出於其本意而洩漏者。

與舊法規定類同的主要國家/區域有中國 (中華人民共和國專利法第24條) 與歐盟 (EPC 第55條),但由於我國舊法記載「該事實非屬第一項各款 (欠缺新穎性) 或前項 (欠缺進步性) 不得取得專利之情事」,導致我國舊法中的優惠期並非如中國[5]或歐盟[6]那樣僅及於新穎性,換言之,如果在新案申請時已經踐行合法程序,申請人符合法規中羅列的四中狀況的發明公開,不僅不會損及新案新穎性,該等公開行為所揭露的內容甚至不能與其他先前技術結合用以否定新案的進步性。

然而,此間所謂的合法程序不僅相當嚴格 (如圖2),實體條件的是用也相當狹隘,尤其上開條文中的第三款中的「政府主辦或認可之展覽會者」,與中國與歐盟優惠期規定之實體條件類似。

圖2. 適用舊法之專利審查基準

資料來源:TIPO

2017年之後 (現行之新法),在專利法第22條第3項作出如下規定:

申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。

首先,新法放棄了條列式的做法,改採較為抽象的記述方式,對於美國專利法較為熟習的從業人員應該可以看出,新法的實質內涵與35 U.S.C. 102(b)類似,因此新法不僅是優惠期的期限放寬,可說是揚棄原本的政策,改而向美國專利法靠攏。不僅如此,對於程序規定也予以放寬 (如圖3)。

圖3. 適用新法之專利審查基準

資料來源:TIPO

即便我國專利法做出這樣的改變,優惠期的本質卻從未變動。新、舊法優惠期最終產生的效力是讓在新案申請日前的某個期間內,發明人自己或來自於發明人的公開資訊不致成為適格前案,換言之,它的效果是一種針對本案申請日前某個期間內自己所為之公開資訊的防禦效果

結語

在舊法的年代,優惠期與優先權都具有嚴格的申請時程序要求 (優惠期更加嚴格),但由於期限的不同,兩者的差異較為人注意。但修法後,兩者期限相同,又都具有防禦效果,對法條的理解若有偏差,或稍不注意,就很容易將兩者混淆。本文除了就兩者的歷史脈絡與立法意旨進行說明,更由防禦對象明確指出,優先權是用來防禦優先權日後到本案申請日間的任何前案,而優惠期是用來防禦本案申請日前十二個月 (我國新法) 內的來自自己之公開資訊。此外,優先權與優惠期的主張基礎也是一個明確的判斷方式,主張優先權必然需要一個在先申請案,絕無他途,而主張優惠期需要的是事實行為為基礎,而不可能是在先申請案這樣的法律行為。

 

備註:

 

作者: 喻韜
現任: 北美智權專利工程部專利工程研究組研究員
經歷: 台灣知名法律事務所專利工程師
學歷: 東吳法碩乙法律專業組碩士
台科大專利所碩士、清華大學生資所碩士
北科大電子系學士、東華大學生科系學士
專長: 專利申請 (佈局、撰稿、答辯);
歐盟、美國、中國、台灣專利法規及相關判例研究;
台灣專利 舉發及訴訟

 

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