298期
2021 年 12 月 08 日
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《IP小辭典》
商標評定
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

商標法設有異議、評定制度,提供第三人或利害關係人對於商標的註冊,認為違反商標法相關規定情形者(即為不可註冊之商標),有向智慧局 (TIPO) 表示不服的機會,並藉以確認商標權的效力。北美智權報282期「《IP小辭典》商標異議 」一文已介紹了商標異議制度,這一期將介紹「商標評定」,並闡釋兩者異同之處。


圖片來源: PxHere 

商標異議與評定之異同

如要了解當遇到違反商標法相關規定的商標註冊情形時,該選擇異議還是評定的途徑,應先了解兩者之間的異同。從圖1及表1可見,「身份」一項已限制了申請人的選擇:針對商標的註冊,認為違反商標法相關規定情形者,任何人都可以提出異議申請,但如果要提出評定申請,則必須具利害關係人身份。

圖1. 商標異議與評定的異同

圖片來源:TIPO官網,商標爭議懶人包

TIPO表示,雖然異議與評定在商標註冊公告日後3個月內有併行的可能性,惟其在立法目的及制度上仍是有差異的 (詳見表1)。

表1. 商標異議與評定的差異

【事 項】

【異    議】

【評    定】

立法目的

提供公眾對商標註冊合法性爭議的機會

解決相對利害關係人間的權利衝突

申請人

任何人

限於利害關係人

申請期間

註冊公告日後3個月內

以註冊公告日後5年內為原則

事由

違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定的情形者

同左

應否送據爭商標之使用證據

不用

以商標註冊違反第30條第1項第10款規定申請評定,又據以評定商標註冊已滿3年,應檢附於申請評定前3年有使用於據以主張商品/服務的的證據,或其未使用有正當事由的事證(商57Ⅱ)

審查人員

由未曾審查原案的審查人員審查(商51) 

指定未曾審查原案的審查人員3人以上為評定委員進行評定(商59、62)

審查方式

獨任制

合議制

法律效果

撤銷註冊

以撤銷註冊為原則。但於評定時,不得註冊之情形已不存在者,得斟酌公益及當事人利益之衡平,評定為不成立

分割商標權、減縮指定商品

異議案件處分前(商38Ⅲ)

評定案件處分前(商38Ⅲ)

一事不再理

經過異議確定後,任何人不得就以同一證據及同一理由,申請評定(商56)

評定案件經處分後(商61),不得就同一事實,以同一證據及同一理由,申請評定

資料來源:TIPO官網,商標FAQ

申請評定方法及注意事項

依商標法57條規定,對於註冊的商標,利害關係人認為該商標的註冊影響其權益,且違反商標法規定不得註冊的情形者(商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定),得申請評定其註冊。

商標評定應就每ㄧ註冊商標各別申請 (商62準用48Ⅲ);並得就註冊商標指定使用的部分商品或服務為之 (商62準用48Ⅱ)。申請評定者,應以評定書載明事實及理由,並附副本。評定書如有提出附屬文者,副本中應提出 (商62準用商49Ⅰ) 。以商標註冊違反第30條第1項第10款[1]規定申請評定時,其據以評定商標註冊已滿3年者,應檢附於申請評定前3年有使用於據以主張商品/服務的證據,或其未使用有正當事由的事證;該使用證據應足以證明商標的真實使用,並符合一般商業交易習慣。

為維持法律的安定性,並衡平商標權人及申請評定人雙方權益,對於不涉及公共秩序或社會利益的相對不得註冊事由者 (詳參商29Ⅰ①、 ③;商30Ⅰ⑨~⑮;商65Ⅲ),明定除斥期間為5年,亦即,商標自公告註冊日後滿5年,就不可以對該商標申請評定,智慧局也不可以依職權對該商標提請評定。但如果是惡意搶註葡萄酒或蒸餾酒的地理標示,或是他人的著名商標,就不受5年除斥期間之限制。

商標的使用證據之檢附

一般人最常見的疑問是:同樣以與註冊在先的商標構成近似且有致相關消費者混淆誤認之虞為由,為什麼申請評定時須檢附申請評定前3年據以評定商標的使用證據,但提出異議時就不用?

TIPO表示,異議制度的主要目是透過公眾審查,在短期間內 (註冊公告後3個月) 透過異議程序確認商標註冊的合法性,提高商標權的可信度,故任何人皆可提出異議,與評定制度在於解決利害關係人間權利衝突的糾紛有所不同,而第三人亦可能因無法檢附異議前3年據以異議商標的使用證據,而無法達到輔助商標專責機關審查之目的,因此異議未作類似規定。

此外,商標法第57條第2項所稱之「有使用於據以主張商品或服務之證據」,該項證據申請評定者應檢送應到何種程度?

TIPO指出,這項規定主要在於確認申請評定人的據爭商標有使用於據以主張的商品或服務,故必須檢送針對所主張系爭商標的註冊與其據爭商標據以主張的商品或服務有致混淆誤認之虞的使用證據,無需就據爭商標所有註冊指定商品或服務項目一一提出使用證明。

應檢附據爭A商標於申請評定前3年有使用於據以主張商品或服務之證據,所稱「據以主張商品或服務之證據」係指其主張前述條款有致混淆誤認之虞之商品或服務的使用事證,或其未使用有正當事由的事證而言,因此申請評定人提出A商標使用於A1、A2商品之證據,即為主張B商標違反商標法第30條第1項第10款規定之適格證據。

事實上,商標異議與商標評定的法律效果是類似的,如果成立,結果同為撤銷註冊、商標權溯及失效。但綜觀商標異議的門檻及成本較低(商標異議沒有身份限制、不用檢附據爭商標之使用證據、且每一類規費比評定少新台幣3,000元),因此如果時間上許可(主冊公告後3個月內)可考慮優先提出商標異議。

不過,要注意商標評定有一點對利害關係人是比較有利的,就是於評定時,即使不得註冊之情形已不存在,仍得斟酌公益及當事人利益之衡平,評定為不成立。

 

參考資料:

 

備註:

 

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報主編
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 

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