北美智權股份有限公司

EPO官網發布新聞稿[1]，奧地利國會已於2021年12月2日批准歐盟統合專利法院協議臨時適用議定書（Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application；PPA），待奧地利完成批准文件交存程序，就將啟動臨時適用階段，推進歐盟統合專利法院（Unified Patent Court；UPC）所需各項準備工作，以讓UPC及歐盟單一專利（Unitary Patent；UP）未來能順利運作。進入臨時適用階段後，若一切順利，一般預期德國也會將該國UPCA相關批准文件提請交存，然後再過3-4個月，UPC、UP就將開始啟用。

申請到授權大致和一般歐洲專利（European Patent；EP）申請案一樣，需向EPO申請，並經EPO實審授權，也同樣有在EPO訴願、異議等程序。待EPO核准後，若確定想由傳統EP轉為UP，需在European Patent Bulletin授權公告日起1個月內提出請求書（Request for Unitary Effect），無額外規費，但在過渡期[2]未結束前，並需附具說明書規定譯文，若EPO申請期間使用英文，譯文可為任一其他歐盟成員國官方語文。

待EPO收到請求書、說明書規定譯本，確認滿足各項要件後，即於Register for Unitary Patent Protection登錄並通知請求人登錄日期，UP自登錄日起，即可取得該日已簽署並批准UPCA的全部歐盟成員國[3]發明專利保護，效果類似在歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office；EUIPO）登錄的RCD設計專利。

在EPO公告授權後，應向EPO繳納UP年費，金額相當於EP案前四大指定國年費總額。第一次向EPO繳UP年費，在EPO通知登錄日起至少有3個月的繳費期間，不過基本UP年費繳費原則，仍是以申請日週年日所在該月月底為繳費期限日。逾期未繳UP年費，也有6個月的寬限期可加繳滯納金補救。若向EPO請求登錄開放授權聲明（Statement on a License of Right），UP年費可減繳15%。

UP作為單一機構管理的多國發明專利保護，只繳單一一筆年費，無效、侵權等訴訟統一歸UPC管轄，視個別案件情況，相對EP案進入較多國別或直接在較多歐洲國家申請專利，UP可能有利控制翻譯及年費成本。然而，UP轉手（非授權）需包裹轉讓全部有發明保護的歐盟國家相關權利，無法分割處分，年費也只有繳與不繳的選項，無法拋棄部分國別發明專利保護以降低年費支出，且第三方可直接利用EPO異議程序、UPC無效訴訟一次撤銷UP在所有UPCA歐盟批准國的發明專利保護，風險也不可謂不大。

UPC專責處理歐盟專利無效、侵權相關訴訟事務，有一審及二審。其管轄國別，僅限批准UPCA的歐盟國專利，因此以下所提，並不包括EP進入非歐盟成員國（例：瑞士、土耳其、挪威等）或非UPCA簽約或批准國（例：西班牙、波蘭及已撤回批准的英國）後，在當地取得的發明專利；而UPC雖負責專利的侵權及無效相關訴訟，但涉及授權、所有權之類的契約爭議案件，不在UPC管轄範圍，需回歸各國國內法院體系處理；至於其管轄案件，凡EPO授權後請求並經EPO准予轉作UP登錄者，皆只能以UPC作其無效、侵權訴訟管轄法院，而以EP傳統進入指定國方式在UPCA批准國取得的專利，只要申請人[4]或專利所有權人未依規定提Opt-out，可由UPC統一處理相關訴訟。

關於前述最後一點所說EP案Opt-out，即相關專利無效侵權訴訟不以UPC為管轄法院，其Opt-out聲明提交期限，取以下兩個事件先發生時點前：一，過渡期結束日[5]倒推一個月之日；或二，第三人於UPC提出相關訴訟案件之日。不過實際上，UPC正式運轉前，會先導入臨時適用期（Provisional Application Period），有意Opt-out的EP專利所有權人、EP申請案申請人，可在這段期間先提Opt-out請求，一般預期2022年年初到年中就會進入此一臨時適用期，此時所提Opt-out請求，會在UPC正式啟用之日生效。

Opt-out的概念略顯複雜，簡單說，過渡期結束後，未Opt-out的EP案，其進入指定國後取得的發明專利相關侵權無效訴訟，與UP案一樣，統一由UPC處理。但在過渡期期間，EP案以傳統進入指定國程序取得的發明專利，其相關侵權無效訴訟可在UPC或各國國內法院體系擇一地處理，惟需注意以下例外：在第三人於UPC提出相關訴訟案件前，EP案可依規定Opt-out，則該EP進入指定國後取得的各國發明專利相關侵權無效訴訟，僅可在各國國內法院體系處理，Opt-out後，有一次Opt-in的機會，可改以UPC為相關訴訟管轄法院，但一旦Opt-in，即不可再Opt-out；反之，在第三人於UPCA個別成員國國內法院提出相關訴訟案件前，EP所有權人可依規定Opt-in，限定以UPC為相關訴訟的管轄法院。

另應注意，無論Opt-out或Opt-in，需是全部同進同出的決定。EP進入指定國後取得的全部UPCA批准國發明專利需同步Opt-out或Opt-in，不可分拆成部分國別專利Opt-out、部分國別專利保留Opt-in。若有複數所有權人或申請人，需有宣誓書聲明Opt-out係經全部實際所有權人或申請人（不含被授權人）同意，若宣誓書證明陳述不實或有錯誤，所提Opt-out無效。

大抵而言，由UPC專責處理歐盟專利無效侵權訴訟，可能有助統一相關法律見解，讓歐盟專利訴訟結果更具可預測性，增加合意和解機會，進而壓低訴訟支出花費，因此當UPC終於接近最後一哩路，許多人都抱持樂觀其成的態度。只不過，面對這樣一個從無到有的新法院誕生，在缺乏既有判例、數據可參考的情況下，也有很多EP申請人及專利所有權人傾向先行觀望[6]。而若想先行觀望，現在其實就應啟動EP專利組合評估作業。

比方著手分析自家專利組合是否有哪幾件EP案價值較高、被攻擊的機率較大？如果確有風險，是否應搶先在臨時適用期遞交Opt-out請求，以免UPC開張第一天就被第三方在UPC興訟攻擊？

又譬如Opt-out聲明需由EP案實際所有權人提交，目前登錄的EP案所有權人資料是否需更正？若有複數所有權人，是否全部的共同所有權人皆已達成Opt-out共識？再假設EP案簽有授權協議，或已用作融資擔保品，被授權人、放款人會否有意見？

諸如此類的前置作業，勢必需投入時間研究協商，建議及早進行，以俾必要時能搶在第一時間送件。事實上，既然不少EP申請人及專利所有權人不想當UPC訴訟的白老鼠，臨時適用期開放遞交Opt-out請求後，預料歐洲各大事務所可能就會迎來第一波Opt-out送件高峰，為避免期限日前急件塞車，建議提早作好評估協商，以便能及時給歐洲專利代理人明確的送件指示。

Austria finalises parliamentary ratification procedure concerning the Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application，請見https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211203a.html。
過渡期基本規定是生效日起6年，但6年結束前會檢討利用機器翻譯產生譯本的技術及品質，若機器翻譯效果未臻理想，可兩年、兩年順延，最長可延長為生效日起12年。
因《歐洲專利公約》（European Patent Convention；EPC）締約國包含非歐盟成員國，且歐盟成員國也非全部皆已簽署UPCA，故於EPO授權後，跨國別UP保護，與傳統循進入指定國程序（National Validation）取得的單一國別保護，二者可能並存：
- 登錄日就已批准UPCA的歐盟成員國，可選擇利用UP或傳統EP案進入指定國程序取得該國發明專利保護；
- 登錄日就未批准UPCA的歐盟成員國及非歐盟成員國，僅能以傳統EP案進入指定國程序取得該國發明專利保護。
簽署UPCA的歐盟成員國原有25國，但英國脫歐後已撤回批准，西班牙、波蘭等國則一直未加入，相關訊息請見https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001。
EP申請案申請人也可先Opt-out，但EPO授權後假使申請人另提Request for Unitary Effect轉作UP，就自動適用UP規定，只能以UPC作UP侵權無效相關訴訟的管轄法院。
過渡期將在UPC正式運轉之日起算7年後結束，但因UPC啟用5年後將先有評估檢視，可能再延長7年才結束。
Cohausz & Florack事務所曾利用舉行網路論壇的機會就該次逾200位參與者作過調查，過半數受訪者都表示，所擁有的至少半數EP案會先選擇Opt-out，而未來UP上線後，也有半數的受訪者表示其EP申請案請求轉作UP的比例將小於25%。原文UPC – User Expectations，請見https://www.cohausz-florack.de/en/more/blog/article/upc-user-expectations/。