法院在最近的兩起案件已經解決這個問題，當被侵害的專利設計僅涉及到被告產品的一部分，而不是整個產品時，要如何確定被告侵權產品的總利益。第一起案件是Apple與Samsung的侵權訴訟，Apple所主張的3項設計專利中，2個是iPhone手機的外殼及顯示螢幕部分的設計（如圖1所示），另一個是顯示螢幕上由圖像所構成的圖形化使用者介面。Samsung在陪審團指引中找到有關損害賠償的兩項說明：（1）損害賠償必須要有事實的因果關係;（2）這是一個「工業產品（article of manufacture）」可能會是小於整個產品。地方法院不同意這兩項說法，Samsung因而向CAFC提起上訴（註1）。

圖1  Apple公司的593,087及D618,677電子裝置之部分設計專利

在上訴的理由中，Samsung認為，（1）在英美法和專利法中損害賠償的前提要件是要有因果關係的，（2）判例法中說明「工業產品」可能小於整個產品。Samsung所引用的是1915年及1916年的Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros.案件是關於鋼琴外箱體的侵權訴訟，那是個將近一百年的老案子。在那些案件法院的結論是，適當的損害賠償是侵權人鋼琴外箱體的總利益，而不是鋼琴的內部。Samsung主張損害賠償的總利益是基於整體手機的銷售，這種計算基礎是不恰當的，因為Apple的設計並未涵蓋整個手機。Samsung旨在區分整體的產品（整個手機）與設計專利所應用的產品的部分（手機外殼體）。

Apple反駁Samsung所請求的分攤原則，因為第289規定的制定就是為了避免其他損害賠償法規所適用的分攤原則以及因果關係的要件。至於Samsung所主張的工業產品，Apple則主張所引用的鋼琴外殼體的案件是：（1）老舊的（2）有設計專利的鋼琴外箱體與鋼琴的內部是有關聯的，但可分離的品項，而且可單獨銷售的。有關Samsung的主張， 2014年8月22日，美國法院在Pacific Coast Marine Windshields v. Malibu Windshields案件（註2）中已清楚說明。

第二起案件，Pacific Coast海洋擋風罩公司（以下簡稱Pacific Coast）有一個D555,070的船用的擋風玻璃罩（windshield）設計專利（如圖2左側所示），在申請過程中因應USPTO審查人員的核駁理由之要求，將7 個實施例的一個實施例分割申請為D569,782設計專利（如圖2右側所示）。2011年Pacific Coast在Florida中區地方法院提起侵權訴訟，控告Malibu造船公司（以下簡稱Malibu）侵害D555,070設計專利，選擇依據專利法第289條規定，請求被告Malibu銷售整體船隻的利益作為損害賠償之計算基礎。然而Malibu對於專利法第289條損害賠償理論的挑戰，並想在總利益的損害賠償理論中強加一項莫須有的分配原則要件。

圖2 Pacific Coast公司的D555,070及D569,782擋風罩設計專利

Florida地方法院說明：對於設計專利權人而言，舉證說明分攤法則（Apportionment）是特別困難的問題，美國國會認為產品設計應類比於商標法中在市場上的良好商譽（good will），特別在設計專利的損害賠償請求侵權人的所得利益部分，因此，在1887年的法案中刪除其中有關分攤原則之要件（註3）。有關289條規定之解釋，在Nike案件（註4）中的系爭專利是關於運動鞋鞋面部分的設計（如圖3所示），CAFC認為所得利益的損害賠償應以侵權產品整體銷售利益最為計算之基礎。另在Apple v. Samsung案件中，法院說明：國會特別將設計專利的損害賠償刪除最高法院所要求的分攤原則要件。因此，依據第289條規定請求侵權者利益之損害賠償，應無分攤原則之適用。

圖3  Nike的D348,765運動鞋鞋面的設計專利

另外，關於專利法的171條中所用的術語--「工業產品（article of manufacture）」是指應用該設計專利的產品項目。第171條規定：凡對於工業產品之任何新（new）、原創的（original）、及裝飾的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，可取得專利。被告Malibu主張，因為這個原因，本案中的「工業產品」必須僅僅是擋風玻璃罩，而不是整個船隻（not the entire boat）。不過，地方法院認為︰被告對於「工業產品」的解釋並不是第171條規定中的定義。此外，被告會主張這樣的解釋，顯然被告並不瞭解專利法第289條規定中「任何（any）」措詞的意義，第289條規定︰「如果該設計專利被應用於任何工業產品上，專利權人可請求所有利益的損害賠償」。其中使用「任何」的措詞為了是要能更寬廣地解釋工業產品，比第171條規定的解釋更寬廣，這個解釋與原告Pacific所主張銷售整個船隻所得利益的損害賠償的說法是一致的。因此，法院同意原告主張整個船隻銷售的所得利益作為計算基礎。

重複請求損害賠償之限制

單一產品的銷售行為而同時侵害發明專利與設計專利時，專利權人可否同時請求侵權人之銷售所得利益與合理權利金？在Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc.上訴案件（註5）中，原告Lamps Plus公司有一個關於「樹狀立燈」的5,221,141發明專利（utility patent）與D353,904設計專利（如圖4所示），被告Catalina Lighting公司（簡稱Catalina）提供Home Depot 美國公司（簡稱Home Depot）的樹狀間接照明燈。1999年Lamps Plus公司向加州中區聯邦地方法院控告Home Depot及Catalina侵害前述的發明專利與設計專利。而被告Catalina 擇在佛羅里達南區聯邦方法院提出專利無效、不可實施以及未構成侵權的防禦性宣言判決（Declaratory Judgement Action）。2001年4月法院作出裁定，認定專利有效並判定被告侵權，且將被告的稅前所得利益判給原告。上訴理由中，被告Catalina主張專利權人不能同時主張發明專利的合理權利金與設計專利的所得利益的損害賠償，專利權人只能擇一請求。

圖4  Lamps Plus公司的樹狀燈具的發明專利與設計專利

CAFC說明：專利法第289條第2 項規定，本條規定，並不妨害、減少或排除專利被侵害之專利權人依本法所定之其他救濟方法，但亦不得重複請求損害賠償（but he shall not twice recover the profit made from the infringement.）。第2項後段規定的目的就是，確保專利權人不可就同一侵權行為，重複時主張侵權人所得利益以及額外的損害賠償，例如：合理權利金。因此，原告Lamps Plus公司如果根據專利法第289條主張就銷售行為的所得利益的損害賠償，則Lamps Plus公司無法就相同的銷售行為獲得其他的損害賠償。CAFC確定原告依專利法第284條規定可收取的合理權利金的最低金額是660,000美元。而依專利法第289條規定可獲得被告利益的損害賠償金額是767,942美元，已超過前述的合理權利金的費用。

另外在2006年的Aero Products v. Intex Recreation 案件（註6）中，CAFC引用相同的法理論述， CAFC說明：當所構成侵權的事實是相同，即使請求損害賠償所依據的法律規定或原因是分別獨立的（發明專利與商標的損害賠償），也只能請求一種損害賠償。

多侵權者的損害賠償請求（Multiple Infringers）

1980年，在Bergstrom v. Sears Roebuck案件（註7）中，明尼蘇達州（Minnesota）地方法院同意設計專利權人向銷售鏈（the sales chain）中多個被告的每一個被告請求所得利益的損害賠償，這似乎是唯一著重於「多個侵權者」爭點的案件。這是個關於彎於壁爐格柵（a fireplace grate）的設計專利，被告包括製造商（manufacture）和零售商（the retaile）。專利權人主張，應該能夠請求所有被告的總利益的損害賠償。法院同意，由於第289條的規定說「凡是侵害設計專利者（whoever infringes the design）應負擔它們所得總利益之損害賠償。」

雖然CAFC曾兩次引用Bergstrom案件在不同的爭點上，但並未針對損害賠償的議題加以討論，這可說是與第284條中所說的「單一損害賠償」理論有潛在性的衝突。2007年，在Transclean Corp. v. Jiffy Lube案件（註8）中，CAFC認為：專利權人已經向製造商或銷售商請求實際損失，而這些損害賠償已經能完全彌補專利權人的損失，他不可以向侵權產品的使用者（users）請求損害賠償。如果專利權人選擇採用第289並向其中一個被告請求所得總利益的損害賠償，第二被告則可能會主張Transclean案近中所引用的理論去排除進一步的損害賠償。但是Bergstrom案件的決定並非如此，因此，這個議題還有待CAFC在後續的相關案件中予以釐清與說明。

結論

Apple與Samsung的2011-CV-1846訴訟中陪審團對於賠償金的計算分為三個部分：（1）Samsung侵害的三項軟體發明專利；（2）Samsung侵害的外觀設計與使用者圖形介面的三項設計專利；（3）Samsung侵害的產品外裝。2013年3月1日，北加州地方法院發出的移出命令（Order Striking）將計算基礎不當的部分(4.5億美元)移出重審，2013年11月21日，對於該賠償金的再審，陪審團重新裁定Samsung應支付2.905 億美元的損害賠償，連同先前的6.39 億美金，總計需付出 9.298 億美元的損害賠償（註9）。Apple在侵權訴訟中以設計專利與產品外裝的侵權部分獲得天價的損害賠償金，對美國企業界的專利佈局產生相當大的影響。

這幾年，除了發明專利之外，美國知名的大企業開始將作設計專利的申請策略與布局，得以在將來的專利侵權訴訟中可以有更多的訴訟標的與損害賠償的請求方式可做選擇。2012年5月，Dyson公司（簡稱Dyson）在向亞利桑納州地方法院控告Cornucopia公司（簡稱Cornucopia）的無扇葉風扇產品（如圖6所示右側所示）侵害該公司的兩項發明專利（註10）（如圖5左側所示）與兩項設計專利（D602,143及D605,748）（如圖6所示），民事訴訟Nos. CV 12-00924-PHX-NVW，案件中Dyson僅請求侵害設計專利的初步禁制令。法院同意Dyson的請求禁止Cornucopia的bladeless fan產品在美國銷售，Dyson必須繳納500,000美元的擔保金（Bond）。

圖5  Dyson發明專利與Cornucopia的bladeless fan產品

圖6  Dyson的無扇葉風扇的兩項設計專利

2014年1月，Blackberry公司在加州北區地方法院控告Typo Product公司的iPhone用的鍵盤產品（如圖8右側所示）侵害該公司的發明專利（美國7,629,964）與手持電子裝置的鍵盤部分的設計專利（如圖7左側所示之D685,775），Blackberry公司請求禁止銷售Typo鍵盤產品的初步禁制令，法院認為Typo的鍵盤產品已侵害前述的發明專利與設計專利，同意初步禁制令的請求（註11）。

圖7  Blackberry的D685,775設計專利與Typo的鍵盤產品

由前面的分析可得知，美國專利法第289條規定是設計專利獨有的所得利益之損害補償措施，美國法院認為該規定之損害賠償並不適用分配原則，而規定中的「任何工業產品」則應採用寬廣的解釋。因此，允許專利權人可獲取侵權人銷售侵權產品（例如：手機、電子裝置、運動鞋與風扇的整個產品，而不是只有請求保護之某一部分）所得利益作為損害賠償之基礎。反觀發明專利之侵權，只允許專利權人獲取其所失利益之賠償或是合理的權利金，而不是侵權人銷售侵權產品所得利益。

2014年3月6日，北加州地方法院做出損害賠償金額的最終判決（final judgment），其中有關發明專利部分，陪審團是以Apple所失利益的100%以及Apple所主張權利金的50%作為計算之基礎。有關設計專利與產品外裝的侵權部分，則以Samsung銷售侵權手機的所得利益之40%來計算損害賠償金額（如圖8所示），這種計算方式高出一般案件所採用所得利益的20%或是12%賠償金之計算比率。另外有關產品外裝部分（trade dress）是將所得利益與Apple所失利益的100%一起併入計算賠償金（註12）。這次Apple因為設計專利侵權而獲得的損害賠償金額竟然高達3.99億美元，遠遠超出競爭對手Samsung與全球專利業界的預期。

圖8  Samsung侵權產品應支付的損害賠償的計算方式

備註

1. 參照Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD., 11-CV-1846-LHK, Case :2014-1335-1368, Filed: 05/23/2014。
2. 參照Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694 (Fed. Cir. 2014)。
3. 參考The Act of 1887, specific to design patents, removed the apportionment requirement when recovery of the infringer's profit was sought: § 1. Hereafter, during the term of letters patent for a design, it shall be unlawful for any person other than the owner of said letters patent, without the license of such owner, to apply the design secured by such letters patent, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or to sell or expose for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation shall, *1442 without the license of the owner, have been applied, knowing that the same has been so applied. Any person violating the provisions, or either of them, of this section, shall be liable in the amount of two hundred and fifty dollars, he shall be further liable for the excess of such profit over and above [that sum, the full amount recoverable] either by action at law or upon a bill in equity for an injunction to restrain such infringement。§ 2. That nothing in this Act contained shall prevent, lessen, impeach, or avoid any remedy at law or in equity which any owner of letters patent for a design, aggrieved by the infringement of the same might have had if this act had not been passed; but such owner shall not twice recover the profit made from the infringement。
4. 參照Nike, Inc. v. Wal–Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1441 (Fed.Cir., 1998)。
5. 參照Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F. 3d 1277 (Fed. Cir. 2002)。
6. 參照 Aero Products International, Inc. v. Intex Recreation Corp., No. 05-1283 (Fed. Cir. Oct. 2, 2006)。
7. 參照 Bergstrom v.Sears, Roebuck & Co., 496 F. Supp. 476, 494 (D. Minn. 1980) 。
8. 參照  Transclean Corp. v. Jiffy Lube International, Inc., No. 06-1077 (Fed. Cir. Jan. 18, 2007)。
9. 參照Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co. N.D. Cal., No. 5:11-CV-01846-LHK, jury verdict （11/21/2013)。
10. Dyson關於無扇葉風扇的兩項美國發明專利是7,931,449及8,092,166。
11. 參照BlackBerry Limited v. Typo Products LLC, No. 14-cv-00023 (N.D. Cal., 03/28/ 2014)
12. 參照Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., No. 5:11-CV-01846-LHK, Final Judgment （. N.D. Cal., 03/06/2013)。

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