法規解析
美國參院版專利改革法案S.515再有修正

整理/北美智權專利研發部 黃蘭閔

2010.03.31

2010年3月4日,美國參議院司法委員會主要成員共同提出參院版專利改革法案(S.515)修正條文,將法案正式更名為《2010年專利改革法案》(Patent Reform Act of 2010)。一手催生這項法案的參院司法委員會主席Patrick Leahy表示,經過數月磋商,委員會主要成員已就修法方向達成共識,未來還將繼續與眾議院及相關人員溝通,希望能盡早促成法案通過。

2009年3月3日參眾兩院司法委員會同步提出新版《2009年專利改革法案》(Patent Reform Act of 2009,S.515及H.R.1260),之後並為此舉行公聽會,也一如預期掀起正反意見論戰。參院司法委員會2009年3月幾次在會議中討論並通過S.515法案修訂內容,2009年4月2日在委員會主席Leahy強勢主導下,以15:4的表決結果,通過將同日修訂後的S.515法案轉交全院審查。

表決當天,支持與反對兩派的討論尤其激烈,身為S.515法案原始共同提案人的共和黨籍議員Orrin Hatch,因不滿修法內容,甚至當場離席並投下反對票,意見整合難度之高可見一斑。

不過經過數月折衝,包括Leahy、Hatch、委員會副主席Jeff Session、原本持反對意見的共和黨籍參議員Jon Kyl等人,終於達成修法默契。各陣營妥協之後,就產生了新出爐的修正版S.515法案。

與2009年3月提出的原始版本相比,此次修正版S.515法案在領證後異議程序(post-grant review)、多方再審查程序(inter partes reexamination)、損害賠償及蓄意侵權、承審法院與管轄權等條文有大幅修正;刪除中間上訴(interlocutory appeal)條文;新增領證後補充審查程序(supplemental examination),以避免專利因被控申請時有不正行為(inequitable conduct)而無法行使。

修正版S.515明顯也反映了美國政府行政部門的修法意見,領證後各項程序是一例,授權美國專利商標局(USPTO)訂定調整規費又是一例。根據參院司法委員會主要成員所發聲明,授予USPTO訂定調整規費的權力,是為幫助USPTO解決積案問題。

解決積案問題是USPTO局長David Kappos上任後被交付的最大任務。理由是:申請案審查程序牛步,往往不利創新發明的商業化,而有價值的創新發明無法及時商業化,也就無法完全發揮創造就業的潛力。如今美國亟需創新發明創造職缺,這樣的邏輯推演,也難怪美國各界對Kappos領導的USPTO寄予極高期待。

根據美國政府2011年度預算報告,USPTO必須在2013年度以前達成平均10個月寄發第一份核駁通知(FAOM)的目標,並在2014年度將平均整體專利審查期間縮短為20個月。

不過S.515過關阻力儘管大幅減小,但能否就此過關,眾院是否配合,仍有許多變數。例如,獨立申請人及中小企業對先申請主義(first inventor to file)制度存有相當疑慮,USPTO雖多方嚐試化解,但就在修正版S.515提出後不久,參院小型企業委員會主席Mary Landrieu提出新法案S. 3089,要求政府部門新增研究專案,研究專利改革法案改採先申請主義制度等修法的可能衝擊。而此次新增不實專利標示(false marking)規定修法,亦引發新的反對意見。

S.515修訂簡介

(一)改採先申請主義制度

修正版S.515再度改寫35 USC 102新穎性條文,但基本規定與原始版S.515無太大差異。而原始版S.515限定由美國政府聘任的公民執行檢索審查事務,修正版S.515刪除了這項規定,同時新增規定,除非有人因不實專利標示遭受競爭性損害(competitive injury),否則不得以此為由提起民事訴訟,而且這項修法將溯及既往,適用修法前提出的訴訟案件。

(二)損害賠償與蓄意侵權

原始版所列損害賠償額度計算方式相關條文全部刪除,修正版S.515全面改寫相關規定,由法官擔任守門員,揭示損害賠償金額的相關計算方式及考慮因素,之後法院及陪審團決定賠償額度時,只能參考法官揭示的相關計算方式及考慮因素。此外,任一造可要求先確認有無侵權、專利無效事實,再審損害賠償與蓄意侵權問題,但不可要求兩段程序由不同的陪審團審理。

而蓄意侵權罪名要成立,須有清楚且具說服務力的證據,證明侵權人有客觀上未盡注意責任(objective recklessness)之事實,即侵權人(顯然應)知道其作為有侵害有效專利客觀上的高可能性(objectively high likelihood),但仍繼續其作為。不過,僅是侵權人知悉該專利或未徵詢律師意見,不能證明為蓄意(誘使)侵權。關於專利侵權、有效性及可行使性等問題,若法院認定屬Close Case狀況,陪審團不應參與侵權行為是否為蓄意的判定,法院也不應提高損害賠償額度。另方面,修正版S.515對興訟前的通知函(pre-suit notification)內容有具體規範。

(三)領證後程序

領證後任何人隨時可以書面方式,就任一專利範圍提出相關先前技術。原始版S.515談及此一先前技術類型時,納進了美國有效申請日一年之前一專利主張發明(claimed invention)已為公開使用或販售的證據;但修正版S.515規定,領證後可提出的先前技術,只包括專利文獻或其他印刷品,以及專利所有權人在聯邦法院、USPTO程序中就其專利範圍所提的書面聲明。

領證後異議程序及多方再審查規定亦有變動,由於兩項程序勢必影響USPTO內部作業、資源分配,修正版S.515同意USPTO漸進導入新制,新法生效的最初4年,USPTO可定額控制每年成案數量。兩項程序有多項異同可互相參照,簡單整理如下:
  領證後異議程序 多方再審查程序
提出期限 公告日起9個月內。

以下日期(取較晚發生者)之後
.專利公告日起算9個月或
.領證後異議程序終止日

成案標準 第三方需揭示所有利益關係人,且至少一項專利範圍有過半機會(more likely than not)證明不具可專利性;或第三方提出全新或未解決之法律問題,且此一法律問題對其他專利或申請案有其重要性。 第三方需揭示所有利益關係人,且有合理可能(reasonable likelihood)成功挑戰至少一項專利範圍。
修正機會 一旦成案,專利所有權人可提一次修正,刪除被挑戰之專利範圍,並可代之以合理數目的替代專利範圍。但修正不得擴大專利保護範圍,亦不得寫入新事項(new matter)。
若兩造同意或專利所有權人提出充分理由,得有其他修正。 若兩造同意或符合USPTO規定,得有其他修正。
審查及上訴 等專利所有權人提出初步回覆後,USPTO需在3個月內決定是否成案。成案1年內,Patent Trial and Appeal Board(PTAB,即目前的BPAI)需有最終審查決定,但若有充分理由,決定期限最多可延6月,假使有併案審查情況,決定期限亦可再酌量調整。任一方若不滿其決定,可向Federal Circuit上訴。
與訴訟程序的關係 若第三方針對同一專利之專利範圍提起無效訴訟,領證後異議或多方再審查程序無論成案與否,都不能繼續。若第三方被控侵權且時間超過3個月,無法再提領證後異議或多方再審查。
若專利所有權人在公告日起3月內提侵權訴訟,法院不得以領證後異議程序已經提出或成案為由,暫不考慮是否准發初步禁制令(preliminary injunction)。 無相關規定。
禁反言 類似多方再審查程序相關規定,但未限制第三方不得以期間有合理機會提出、但未提出之理由,於訴訟或ITC 337程序挑戰原專利範圍。 待USPTO就一專利範圍有效性做出最終決定後,第三方不得再引用期間(有合理機會)提出的理由,於USPTO各種程序請求或繼續挑戰其效力。民事訴訟、ITC 337調查程序中,亦不得引用期間(有合理機會)提出的理由,主張該專利範圍無效。
其他 提出理由:限35 USC Part II可專利性、35 USC 112或251要件(不含最佳實施例要件)相關問題。無一第三方對一專利僅有一次異議機會的限制。 提出理由:限專利或印刷品兩類技術文獻引發的35 USC 102、103問題。

此外,修正版S.515規定,專利所有權人可提出或更正專利相關資料,於領證後請求USPTO補充審查加以考慮或重新考慮,USPTO 3個月內需審視這些資料,判斷該專利的可專利性是否引發新的重大疑慮,若是,即需開啟單方再審查(ex parte reexamination)程序。

除條文所列例外情況,即使前述資料在專利申請期間未被(充分)考慮或未正確呈報,只要相關資料在補充審查期間獲得(重新)考慮或更正,該專利即不會依35 USC 282被判定無法行使。

(四)修正版S.515修訂35 USC 282,即使不符35 USC 112最佳實施例要件,亦不得據以判定相關專利範圍無效或無法行使。

(五)原始版本有關承審法院與管轄權相關法條全部刪除,修正版S.515規定,只要證明管轄移轉明顯能更加便利訴訟各方及證人,地方法院即應同意管轄移轉。

(六)授權USPTO訂定或調整各項專利及商標規費,以符合其業務執行成本。小實體及微實體(small and micro entities)申請人的專利申請、處理、公告、維持等規費,各可享有50%及75%優惠費率。同時為鼓勵申請人使用電子申請方式,非Reissue發明正式申請案若未使用官方規定的電子方式申請,規費可提高400美元,小實體可享50%優惠費率。

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