法規解析
由 Typhoon v Dell et al. 看 Indefiniteness

作者╱北美智權 專利工程研究組 葉仁友

2011.12.20

在2011年的十一月四日,美國聯邦巡迴上訴法院對Typhoon Touch Technologies, Inc.的上訴案做出判決。該案係Typhoon針對東德州地方法院的判決提起上訴,在這個判決中,比較值得注意的一點,就是在最後一個爭點上,即「交互參照手段」(means for cross-referencing) 是否符合35 USC §112第二段明確性 (definiteness) 的要求,有了重大的翻轉。在地方法院審理時,因為認為上述字眼不符合 35 USC§112第二段明確性的規定,所以判定'057 專利的專利範圍第11-12項以及'362專利的專利範圍第8項無效,但在此次上訴判決中卻認為地方法院的該項判決並不符合專利法的規定,因而撤銷原來無效的判決。判決書由Newman 法官執筆,論述整理如下:

(1). 首先,法官指出"means for cross-referencing"這樣的字眼符合 35 USC§112第六段所認可的法定形式"an element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function..."。

(2). 當上述前題被確立之後,接下來需要釐清的,就是對於"means-plus-function element"而言,到底要揭露到什麼程度才算是符合 35 USC §112第二段及35 USC §112第六段的規定。法官引述了Finisar Corp. v DirectTV Grp., Inc. 以及 Biomedino LLC v Waters Techs. Corp.兩個判例中,對35 USC §112第二段及35 USC §112第六段的闡釋:說明書必需要包含足夠的敘述,以使該發明領域的技術人員「知悉並且理解何種結構對應於該相應的手段限制」(know and understand what structure corresponds to the means limitation)。

(3). 基於以上,接下來便進入到問題的核心,即Typhoon在 '057專利中,是否有充分揭露以滿足35 USC §112第二段及35 USC §112第六段的要求。地方法院在判定未明確揭露時,所持的論點為:說明書在解釋"means for cross-referencing"這項功能時,並未包含一個適切的"演算法"(algorithm),以支撐該項功能的架構。地方法院並引述前案Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd v International Game Technology作為引用論點,因為在聯邦巡迴上訴法院2008年的判決中,Aristocrat 便因為"僅揭露了所欲達到的功能,但是卻沒有揭露藉以達成該功能的演算法"而敗訴。

(4). Typhoon於聯邦巡迴上訴法院審理時辯稱,在 '057專利的說明書中,雖然並未揭露出演算法,卻已經揭露了適當的"演算法則"(algorithmic criteria),基於此事實,與之前電腦實施相關功能 (computer-implemented functions)的判例並無二致。而法官亦認為當"algorithm"一詞應用於電腦系統時,事實上意義甚廣,而且不僅可以以數學式的形式表達,也可以利用文字表達,敘述得以被程式化電腦所實施的程序。法院同時舉出了In re Waldbaum 以及 In re Freeman兩判例作為支持。在Waldbaum 一案中,法院陳述"algorithm"包含了"本質上一系列可供電腦據以執行的指令"。而在Freeman一案中,法院參考Webster's New Collegiate Dictionary (1976) 對"algorithm"的定義,採取了較寬廣的解釋:提示一組用以解決問題或是完成某種目的step-by-step步驟;法院亦依據 Computer Dictionary and Handbook (1972),陳述"algorithm"較佳的定義為:一組固定並且step-by-step的步驟,用以完成給定的結果,通常為用來解決複雜問題的簡化之程序,或是對有限數量步驟的詳細說明。

(5). Finisar一案中亦揭示,依照判例以及實務操作都允許專利權人,利用任何可理解的形式,來表達其演算法程序,而這些形式包括數學式、文字敘述、流程圖、或是任何其他可以充分揭露出所請演算法結構的方式。同時,在所請專利中只需要揭露出足夠的演算法結構,以提供該領域的技術人員,一個可以達成特定功效的軟體程式,便已足夠。Typhoon於其陳述中,亦指出在 '057與 '362專利的說明書中,已明確敘述了利用電腦實施的「交互參照功能」的四步驟演算,包括:「entry of a response」、「a search for the entered response in a library of responses」、「determination whether a match exists in the library」、「execution of an action if a match exists」。Typhoon 並聲稱已揭露了足夠的演算法結構,以使得「交互參照功能」的例行程式化過程是具備可實施性。

(6). 最後,法院指出被告沒有提出證據證明,該領域具有通常知識的程式設計師,在讀了 Typhoon 的專利之後,並無法理解要如何實施交互參照的功能。相反地,法院舉出了 Typhoon 在其說明書中,對 memory (col.2 lines 64-66)、CPU (col.3 lines 4-6)、cross-referencing (col.3 lines 43-48) 提供的敘述。這些敘述足以證明,相關步驟無疑義地可以被該領域具有通常知識的程式設計師,運用電腦操作,實現該專利內容。縱使地方法院對於Typhoon的陳述不予以採認,逕為如下判決:『該用來隱喻「交互參照手段」所使用之架構的演算法,並沒有被明確地揭露於說明書中。』但聯邦巡迴上訴法院反轉地方法院的判決基礎,認為雖然該演算法的確未被揭露於說明書之中,但是依照判例對相關法規意義的闡釋,如果說明書已經以敘述的形式,說明了程式設計師可據以實施的演算法則,便足夠矣。因此,地方法院先前針對"means for cross-referencing"不符合35 USC §112第二段明確性的要求,以致於 '057 專利的專利範圍第11-12項,以及'362專利的專利範圍第8項的無效判決,被聯邦巡迴上訴法院予以撤銷。

 


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