法規解析
商標的功能性爭議-從高跟鞋看顏色可不可以註冊商標?
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
2012.06.14
         

作者簡介:
呂克行

現職:
RLM&K法律事務所美國專利律師
(下圖人物右後方為呂克行律師)


RLM&K法律事務所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一個位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所。專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權,商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司。我們替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

RLM&K客戶遍及美國台灣及中國,客戶中有從事醫藥、機械、電子、化學、半導體、信息工程、生物科技、電腦及半導體等多種專業。

去年Christian Louboutin, S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc. No. 11-3303-cv (zd Cir. Oct. 17, 2011)一案曾引起很大的爭議,本案是全球兩大時裝界巨頭針對Louboutin紅底女高跟鞋商標所作的法律攻防戰。

Louboutin在美國註冊了一個「紅色鞋底商標」(Red-sole Trademark,YSL在2011年推出了一雙紅底的黑色女用高跟鞋,Louboutin即控告YSL侵犯其商標。但YSL反告Louboutin,指商標是屬於功能性,不應該能註冊成商標。最後聯邦法官判Louboutin此一「紅色鞋底商標」無效。

法官在判文中指出:「在時裝界中,任何人看到紅底女高跟鞋便會想到Louboutin這家公司,但是時裝、藝術創作中的顏色本身是一種重要功能,如果某一種顏色永遠只能由某一公司或某一人在某類產品上使用,那會造成別人在設計這類產品時,於顏色選擇上變得非常侷限,及造成競爭者無法克服的限制。 但Louboutin不服這判決,並於今年初提出上訴。有些知名廠商亦不贊成本案的判決,其中包括 Tiffany 。Tiffany擁有「知更鳥蛋」的藍(Light Medium Robin Egg Blue),此一著名的 Tiffany Blue 已由Tiffany公司申請顏色商標, Tiffany也用這種藍為主色,設計出許多珠寶首飾、餐具、以及包裝材料,一般人看到這種藍色就知道是Tiffany的產品。

討論

長久以來,都不允許將功用性註冊成商標,但這功用性的外型或特點卻可以註冊成專利。因為新創的功用性外型及特點可以受到有限時間的專利獨家保護,但一旦註冊成商標而這商標只要維持得當,註冊成功後便可以「永遠」享用獨家保護,所以商標不接受功用性外型及特性申請註冊。按Louboutin案例來看,即使這些功用性外型及特性已構成可辨認知名度 (second meaning),但也可能被撤消。

什麼是功用性?根據案例,功用性是指該項物體基本的功用、用途,或該特點會影響該物體成本或品質;另外一種功用性定義是「會造成對競爭者『非名譽』有關的顯著劣勢」。

藝術設計中顏色是主要創作要素, Louboutin一案中法官判決的法理是認為如果將某一顏色在藝術創作中,因為商標註冊成功而只讓某一公司才能永遠使用的話,這點對競爭者會造成『非名譽』性顯著劣勢,而且對社會大眾亦不公平。在工業產品中,粉紅色用於玻璃纖維絕緣產品已經註冊成商標、家電業中亦有以黃黑配色放在家電上並已註冊成商標;這些是以顏色成功註冊為商標的例子,如果 Louboutin一案上訴失敗後,會不會對所有顏色相關註冊商標形成影響?實有待觀察。


紅底的女高跟鞋”是Louboutin的註冊商標,
照片來源:http://madamenoire.com/

 

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