法規解析
美國AIA系列修法:領證前第三人呈報先前技術37 CFR配套修法內容
黃蘭閔╱北美智權 法規研究組
2012.08.01
         

美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》(Leahy-Smith America Invents Act,簡稱AIA)(註1),其中第8條為領證前第三人呈報先前技術(Preissuance Submissions by Third Parties);自2012年9月16日起生效,給予第三人更充裕的時間,於申請案核准前呈報可能與其審查相關的專利公告本、申請案公開本、其他印刷出版品(other printed publication),並就每一呈報文件附上關聯性精簡敘述(concise description of relevance)。

為此,USPTO先於2012年1月5日公告37 CFR修法提案(註2),蒐集公眾意見後,繼而於同年7月17日公告最終修法內容(註3),重點為廢除37 CFR 1.99、新增37 CFR 1.290、修訂37 CFR 1.291。而新制下的領證前第三人呈報先前技術程序,主要規範於新增的37 CFR 1.290條文。

凡2012年9月16日當天仍未領證的發明、新式樣、植物專利正式申請案及其延續案,不論申請案廢案或公開與否,皆可適用此次修訂後的新辦法。但其適用範圍排除Reissue申請案,也不適用Reexamination程序。

另需注意,第三人不能是申請案所列發明人、受讓人或其他37 CFR 1.56呈報義務人,但因無需交待實質利益關係人(real party in interest),第三人可選擇匿名呈報。

呈報時需提交呈報文件清單、呈報文件與申請案的關聯性精簡敘述、呈報文件的清晰複本、非英文呈報文件的英譯,並應聲明呈報符合規定且呈報人非37 CFR 1.56呈報義務人。

原則上,第三人需付費呈報,每呈報10份文件即需繳一份規費。但如呈報3份以下文件,並為第三人(或與第三人具有法律上共同利益依存關係之人(privity))首次且為唯一一次呈報,只需依規定作上述聲明,呈報時即可免繳規費。

此外,新法雖然放寬領證前第三人呈報期限,但仍有一定的時間限制需遵守。新辦法規定,USPTO只能考慮以下較早發生時間點前呈報的文件:(1)核准通知寄發日,或(2)以下期限後截止者- (a)USPTO公開日起算6個月,或(b)第一份實審核駁通知書(rejection of any claim)寄發日。前述期限為法定期限,不得延期。

官方收件後,第三人所呈報文件不會自動列入官方申請案卷記錄,需先經過官方審核。符合規定者,可列入官方申請案卷記錄予以考慮,寄發下一OA時並會附官方簽署後的第三人呈報清單複本予申請人,若申請案最終獲得核准,專利公告本將印出官方考慮過的第三人呈報文獻資訊。不符規定者,整份呈報文件不列入官方申請案卷記錄,USPTO不予考慮也不退費,且第三人無補件機會。

新辦法公告後,有智權領域的專家馬上為文報導,點出這套辦法的潛在優點。例如:呈報的文件有可能阻止目標申請案取得專利、縮減其可取得的專利範圍,或在審查過程中產生禁反言(estoppel)效果等等。

但也有資深專利律師指出,監控對手申請案公開狀況、找出適合的先前技術,都需花費一定的作業時間和檢索成本,但送件後第三人無法掌握個別審查委員考慮方向及重視程度,即使官方引用所呈報的先前技術發出核駁,第三人無法參與後續核駁答辯程序,若申請人成功克服此一核駁,可能反而強化其領證專利的有效推定。

兩種觀點都有一定的立論基礎,前者看到機會,後者著重風險。是否使用新辦法挑戰對手申請案,說到底,還是得考慮第三人自身的條件、需求。新辦法市場接受度是否能達到美國國會修法預期,還待日後觀察。

 

附註:
"Pub.L. 112-29 (as signed by President Obama September 16, 2011)",請見http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf

"Changes To Implement the Preissuance Submissions by Third Parties Provision of the Leahy-Smith America Invents Act"(77 FR 448),請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-01-05/pdf/2011-33811.pdf

"Changes to Implement the Preissuance Submissions by Third Parties Provision of the Leahy–Smith America Invents Act"(77 FR 42150),請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-17/pdf/2012-16710.pdf

 

Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團       

Issue 66 Index
本期智權報文章
張瑋容
李淑蓮
黃蘭閔
呂克行
陳洛麟
Charl
蔡佑駿
張瑋容
黃琴文
葉雲卿
觸控IC專利布局 三星稱霸 台廠義隆電表現亮眼
沒錢沒人沒公信力 智財銀行下一步怎麼走? - 看看高智IV怎麼玩 答案呼之欲出
美國AIA系列修法:領證前第三人呈報先前技術37 CFR配套修法內容
沒有海鮮的海鮮醬
IP小辭典 專利蟑螂
在歐洲市場銷售商品須不需要標示專利號
青年哀歌 失業率最高 總收入倒退回1995
誰的公平正義?基本工資14年漲20%、一般人薪資卻倒回當年!
荒謬可笑 這就是專利訴訟
由方法專利看專利直接侵權構成要件 - 以數個侵權人聯合實施某被控專利請求項為討論中心