美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA；編號Public Law No: 112-29 ）(註1)，其中Section 3為預定2013年3月16日生效的改採First Inventor to File（FITF）制度。日前USPTO為此公布37 CFR配套修法提案（註2）及審查指南徵集意見稿（註3），儘管定案前仍有可能大幅修訂，但可藉此觀察USPTO可能詮釋方向，以下摘錄部分內容供讀者參考。

優先權主張

依35 USC 111(a)提出的發明及植物專利正式申請案，若要主張外國優先權但未於申請日併送優先權證明文件者，應提前於優先權日起算16月或申請日起算4月內（取後截止者）完成補件。但若是PCT進入美國的美國國家階段申請案，仍應依PCT規定於期限內提交優先權證明文件。

此外，因所請發明可能因優先權主張狀況產生不同的有效申請日（effective filing date）、適用不同的審查標準，2013年3月16日起新申請但主張該日前先申請案優先權的申請案，若寫入有效申請日為2013年3月15日或該日後的請求項，又或寫入優先權基礎案未揭露的新內容（new matter），申請人需於規定期限內主動聲明，但聲明中無需交待哪一請求項的有效申請日落在FITF新法生效日或該日後，也無需說明哪些內容是優先權基礎案所未揭露。

然而，若過了規定期限才補提前述聲明，USPTO可發函予申請人，要求提示優先權基礎案何處充分揭露其餘請求項各項特徵。要是申請人撤回前述聲明，官方亦可要求提示優先權基礎案何處充分揭露每一請求項各項特徵。

新穎性要件

根據現行條文35 USC 102(c)及102(d)規定，申請人若放棄其發明（abandonment of the invention），或外國先申請逾一年並先領證後才申請美國專利（premature foreign patenting），都不予專利，但新法並無這類限制。而現行條文35 USC 102(g)規定，若有他人先發明，申請人可能無法取得專利，但在新法制度下，先發明的他人除非有先揭露（35 USC 102(a)(1)）或先申請並後公開（35 USC 102(a)(2)）的事實，否則不構成威脅。

依新法35 USC 102(a)(1)規定，所請發明有效申請日前若已獲准授予專利、記載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為公眾取得，除非揭露日期落在所請發明有效申請日前一年的寬限期（grace period）期間，不然的話，無論揭露人為誰，所請發明都不得授予專利。

現行法規與新法使用的審查基準日不同，但新法「獲准授予專利」、「記載於印刷刊物」、「公開使用」等先前技術（prior art）名詞，基本與現行法規同義。而新法首見的「以其他方式可為公眾取得」一詞，依USPTO舉例，可能包括以下文獻或行為：大學圖書館所收學生論文、科學會議海報展示或其他發送資訊、已公開專利申請案裡的主體內容（subject matter）、發表於網際網路的檔案、依美國統一商業法典（Uniform Commercial Code；UCC）不構成販售行為的商業交易。

至於「為販售之用」，依現行法規規定，不論公開與否，美國申請日回推逾一年前的商業活動都會形成「為販售之用」的法定阻卻。而新法改寫35 USC 102條文之後，祕密商業活動（secret commercialization）是否仍會構成「為販售之用」？USPTO特別就這點徵求公眾意見。由審查指南徵集意見稿註釋29可以看出，USPTO目前傾向認定秘密商業活動不構成新法「為販售之用」類型的先前技術，一則新法102(a)(1)法條文字加入"or otherwise available to the public"，二來國會似乎是要排除非公開之使用及非公開之販售要約（non-public uses/offer for sale），相關文件才會提到法院一貫判定：「或其他」或「或其餘」（"or otherwise" or "or other"）加在成串詞組之後作修飾語時，會限定居前詞組的意義。

新法35 USC 102(a)(2)進一步規定，即使所請發明在有效申請日之前並無新法35 USC 102(a)(1)所列揭露狀況，若所請發明已記載於依35 USC 151公告之專利或（視為）依35 USC 122(b)公開之專利申請案，而該專利或申請案所列發明人另有其人，且於所請發明有效申請日前即有效申請，換言之，也就是有他人先申請並後公開的先前技術存在，則所請發明仍不得授予專利。

除了新法不再適用Hilmer Doctrine，USPTO特別提醒，新法所請發明「有效申請日」（effective filing date）與新法35 USC 102(a)(2)先前技術的「有效申請」（effectively filed），兩個名詞的日期判斷原則相近，在沒有主張優先權的狀況下，所請發明的有效申請日、35 USC 102(a)(2)先前技術的有效申請，指的都是申請案實際申請日。但若考慮優先權主張，二者即有差異。

主張優先權的情況下，所請發明的有效申請日應是有權享有的最早優先權日（entitled to a right of priority or benefit），換言之，優先權基礎案需充分揭露所請發明，符合新法35 USC 112(a)規定的written description及enablement要件。反觀35 USC 102(a)(2)先前技術的「有效申請」，則定義為有權主張享有的最早優先權日（entitled to claim a right of priority or benefit），也就是只需符合優先權主張的基本規則，但不見得需符合新法35 USC 112(a)所列的充分支持要件。

另方面，現行條文35 USC 102(f)規定非發明人不得授予專利，但35 USC 102並未寫入對應條文。遇有實際發明人的爭議，新法生效後可援用35 USC 135派生（derivation）程序處理（註4），甚至，依USPTO解讀，若申請案所列發明人明顯有誤且未依37 CFR 1.48更正發明人（註5），官方可依35 USC 101作出核駁。

新穎性喪失之例外

新法35 USC 102(b)(1)及102(b)(2)，分別寫入相對於102(a)(1)及102(a)(2)的新穎性喪之例外。USPTO表示，35 USC 102(b)所用「揭露」（disclosure）一詞將解釋為統括名詞，包含35 USC 102(a)列舉的各項先前技術文獻及活動，申請人可依規定提交宣誓書（affidavit or declaration）或聲明（statement），援引35 USC 102(b)各項例外規定排除相關核駁。

依新法35 USC 102(b)(1)(A)，若所請發明有效申請日前一年內為人揭露，且揭露人正是發明人或 deriver（其他直接或間接自發明人取得發明內容者）（註6），屬寬限期申請人/非申請人揭露（grace period inventor/non-inventor disclosure），可提宣誓書證明發明人為實際發明人，若揭露人為deriver，並需證明發明人將該技術內容透露給deriver，且透露程度足以使（sufficient to enable）該技術領域具通常技藝者實施所請發明的主體內容。若明顯屬寬限期申請人揭露，例如所請發明內容先寫成論文於期刊發表，論文作者列出A、B兩人，後於一年內向USPTO申請專利，發明人列出A、B、C三人，官方不會用以作102(a)(1)核駁。

依新法35 USC 102(b)(1)(B)，若所請發明有效申請日前一年內為他人揭露，但在此之前，發明人或deriver已經率先揭露完全一樣（same）的發明內容，可援用寬限期衝突揭露之例外優惠（grace period intervening disclosure exception），提宣誓書提示發明人或deriver的揭露日期，附公開揭露文獻複本或詳述相關細節，證明發明人為實際發明人，若率先揭露的人是deriver，並需證明發明人將該技術內容透露給deriver，且透露程度足以使該技術領域具通常技藝者實施所請發明的主體內容。

依新法35 USC 102(b)(2)(A)，若先申請並後公開的申請案為deriver所提出，屬非發明人揭露之例外優惠（non-inventor disclosure exception），可提宣誓書排除相關核駁，而宣誓書寫作要點，大致如前述新法35 USC 102(b)(1)(A)寬限期非申請人揭露宣誓書。

依新法35 USC 102(b)(2)(B)，先申請並後公開的先前技術申請案有效申請前，若發明人或deriver已經率先揭露完全一樣的發明內容，即屬衝突揭露（intervening disclosure），可提宣誓書排除相關核駁，而宣誓書寫作要點，大致如前述新法35 USC 102(b)(1)(B)寬限期衝突揭露之例外優惠宣誓書。

依新法35 USC 102(b)(2)(C)，所請發明有效申請日或當日前，先申請並後公開的先前技術申請案若與所請發明為同人所有，或有義務讓予同人（common ownership），抑或符合共同研究協議（joint research agreement）相關規定，一般狀況下只需作此聲明，不需提宣誓書或附具證據，即可排除相關核駁。

以上宣誓書可直接寫入申請案說明書，但新案送件之初，申請人不見得需要主動提示這類申請前的揭露。只是USPTO也指出，若預先提出宣誓書及聲明或寫入申請案說明書，有可能因此減少不必要的核駁，進而降低回覆核駁所需耗費的成本、縮短審查時間。

爭議

按USPTO公告，公眾對這項修法提案及審查指南徵集意見稿若有任何意見，應於2012年10月5日前寄交官方指定窗口。截至本文撰稿日止，USPTO尚未公開公眾投書，但日前USPTO已就FITF 37 CFR配套修法召開公開論壇（註7），由與會人士發言，可知最具爭議性的修法提案當屬以下兩項。

1. 2013年3月16日起新申請但主張該日前先申請案優先權的申請案，若寫入有效申請日為2013年3月16日或該日後的請求項，又或寫入優先權基礎案未揭露的新技術內容，申請人需於規定期限內主動聲明。

 USPTO之所以有此規畫，是因為申請案即使主張舊案優先權，只要（曾）寫入有效申請日落在2013年3月16日或該日後的請求項，又或（曾）是前述申請案的延續案，都應依新法審查。但若（曾）寫入有效申請日早於2013年3月16日的請求項，又或（曾）主張這類案件優先權，整件申請案所有請求項仍將適用現行35 USC 102(g)條文及Interference程序。

可是申請案是否寫入優先權基礎案未揭露的新內容、優先權基礎案揭露內容能否充分支持請求項各項技術特徵，申請人、USPTO審查委員，乃至於各級法院，都可能有不同見解。為避免大幅拉高審查成本，USPTO希望申請人負責作這項重大判斷，雖然不難了解其中道理，但部分與會者指出，此舉無異是將審查負擔轉嫁加給申請人，同時誤判後果不明，也是申請人需額外負擔的風險。

2. 新法35 USC 102(b)(1)(B)及102(b)(2)(B)的新穎性喪失之例外，只適用以下狀況：他人揭露前，或他人先申請並後公開的先前技術申請案有效申請前，發明人或deriver已經率先揭露完全一樣的發明內容。

USPTO會中舉例：2013年7月Smith公開其發明，Taylor緊接就同一發明發表研究成果，則只要Smith於一年寬限期內申請專利，Taylor的公開發表不會阻礙Smith取得專利。但需注意，USPTO採用的是狹義解釋：他人揭露或先申請並後公開的先前技術申請案內容，以及發明人或deriver率先揭露的內容，二者必須一模一樣，就算只有非實質修改，或屬微小明顯的變體（insubstantial changes, or only trivial or obvious variations），即不能適用此一新穎性喪失之例外。（註8）

能符合這樣狹義解釋的機率微乎其微，寬限期的保護範圍大幅縮水。Association of American Universities代表John Vaughn直言，此一解釋迥異於學術社群原先的理解，甚至有USPTO越權造法之虞，照此實施，若未申請專利即揭露發明，任何人都能稍加修改後再予公開，以封殺該發明後續取得專利的可能，如此一來，未來只能讓有取得專利可能的發明構思暫緩發表，有違AIA修法宗旨。儘管有人認為前述狀況可解釋為deriver的揭露，但即使如此，申請人需負舉證責任，進一步證明FITF新制下盡早申請、研發日誌等資料記錄的重要性。

附註:

1. "Pub.L. 112-29 (as signed by President Obama September 16, 2011) "，請見http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf
2. "Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act"（77 FR 43742），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-26/pdf/2012-18121.pdf
3. "Examination Guidelines for Implementing the First-Inventor-to- File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act"（77 FR 43759），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-26/pdf/2012-17898.pdf
4. 雖然派生程序2013年3月16日才會生效，但USPTO已於2012年9月11日公告屆時預定同步實施的37 CFR配套修法"Changes to Implement Derivation Proceedings"（77 FR 56067），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-09-11/pdf/2012-22204.pdf
5. USPTO於2012年8月14日公告發明人宣誓書37 CFR配套修法內容時，一併修訂37 CFR 1.48增刪發明人辦法。"Changes To Implement the Inventor's Oath or Declaration Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act"（77 FR 48775），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17907.pdf
6. USPTO修法提案及審查指南徵集意見稿並未使用deriver一詞，但其AIA官網有這段文字"another who obtained the disclosed subject matter from the applicant (a deriver)"，以deriver指稱FITF條文中其他直接或間接自發明人取得發明內容者，本文借用此一名詞，希望有助於減少英文詞組轉換為中文時衍生的閱讀困擾。請見http://www.uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-10
7. USPTO 2012年9月6日舉行"First-Inventor-to-File Roundtable"，當天錄影檔請見http://helix-1.uspto.gov/asxgen/120907AIAWebinarCaption.wmv
8. 77 FR 43767及43769原文：The exception in 35 U.S.C. 102(b)(1)(B) applies if the ‘‘‘subject matter’ disclosed [in the prior art disclosure] had, before such [prior art] disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor * * * .’’ Thus, the exception in 35 U.S.C. 102(b)(1)(B) requires that the subject matter in the prior disclosure being relied upon under 35 U.S.C. 102(a) be the same ‘‘subject matter’’ as the subject matter publicly disclosed by the inventor before such prior art disclosure for the exception in 35 U.S.C. 102(b)(1)(B) to apply. Even if the only differences between the subject matter in the prior art disclosure that is relied upon under 35 U.S.C. 102(a) and the subject matter publicly disclosed by the inventor before such prior art disclosure are mere insubstantial changes, or only trivial or obvious variations, the exception under 35 U.S.C. 102(b)(1)(B) does not apply.

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