法規解析
淺談美國Ex Parte Reexamination程序
黃蘭閔/北美智權法規研究組
2013.09.16
         

美國AIA新法生效後,利用多方複審(Inter Partes Review;IPR)之類的領證後程序,第三方可以更有效地攻擊已公告專利的各項專利範圍。但啟動這類領證後程序有一前提:此一第三方願意實名舉證。若第三方有其他顧慮,不方便出面,舊有的單方再審查(Ex Parte Reexamination)程序仍值得考慮。

美國專利法規定,專利一經公告,在其專利權可行使期間內(during the period of enforceability),只要不是受35 USC 315(e)(1)、325(e)(1)規定限制者,任何人第三方,甚至是專利所有權人(Patent Owner;PO),都可附具規定資料,利用單方再審查程序請求USPTO再次考慮該專利發明有無可專利性。只要USPTO認定至少一項專利範圍因此產生可專利性實質新問題(Substantial New Question of Patentability;SNQ),即可宣布成案,另開實審程序再次審查其可專利性。

前述規定資料,主要是請求人必須引用書面文獻提示可能的可專利性實質新問題,列舉希望官方再審查的請求項項次,同時詳述文獻套用方式,例如說明所提文獻何處揭露了相關請求項各個限制(limitation),以及可能產生的核駁事由。而請求人引用的文獻,可以是專利公告本或其他印刷出版品形式的先前技術文獻,也可以是專利所有權人在聯邦法院或USPTO其他程序的相關立場聲明。

單方再審查案件一經提出,程序中大致會經歷以下步驟:

  • USPTO受理案件後,第一步先做資格審核,確認案件滿足形式要件可登錄申請日後,再考慮是否確實存有可專利性實質新問題,達到成案門檻。
  • 一旦成案,專利所有權人可在期限內提聲明說明其立場,若有第三方請求人,此時第三方請求人也可以在接到專利所有權人聲明後於期限內提出其回覆,USPTO將綜合各方說法及案卷資料,以最廣義合理解釋(Broadest Reasonable Interpretation;BRI)標準審查相關專利範圍。
  • 審查過程和一般的申請案審查流程相似,官方也會寄發核駁通知(Office Action;OA),但通常只給專利所有權人兩個月的回覆期限,且延期規定不同於一般申請案審查程序。終局核駁(Final Rejection)寄發後,專利所有權人有機會繼續訴願,亦可選擇上訴。
  • 完成審查後,USPTO將公告Reexamination Certificate,明確交待哪些請求項經審查後確認具有可專利性,被判定不具可專利性的請求項則會予以取消。

但需注意,單方再審查程序不處理公開使用或販售專利發明、35 USC 101專利適格性、35 USC 112要件、不正行為(Inequitable Conduct)等問題,第三方如要就這些面向發動攻擊,應另闢適合戰場。

此外,AIA新法生效後,單方再審查程序規費大幅調高,若確定成案,在沒有超項問題的情況下,目前大實體請求人需繳付US$ 12,000的規費。究竟該選擇無規費但幾乎無攻擊力道的「美國專利領證後呈報先前技術及書面聲明」(Citation of Prior Art and Written Statements)?還是可以持續攻擊、18個月內快速審結,但費用成本也會相對墊高的PTAB領證後程序?抑或是成本介乎兩者之間的單方再審查程序?這就必須視個案狀況決定,當然,行動前應再三評估,慎選策略。

 

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