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連續超過3年不使用商標 
ANDROID DATA商標視同放棄 遭撤銷
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部
2014.07.01

美國第七巡迴最高上訴法院維持了聯邦法院的裁决- ANDROID DATA商標因爲沒有使用而被放弃,因此認爲Google並沒有侵權。在Erich Specht, et al., v. Google, Inc.一案中,法院决定對商標所有人是否放棄商標提供了决定性的原則。

1998年,Erich Specht開始在生意上使用ANDROID DATA爲其商標,主要生意是提供電子商務軟件的合格證,並提供網站托管和設計服務、以及計算機諮詢服務。他爲ANDROID DATA申請商標註冊,並於2002年拿到此商標注册,而那時Specht的業務開始下滑。在2002年之後,ANDROID DATA商標的使用率非常有限;之後Specht 保留他的電話服務至2003年,及保留androiddata.com 至2005年。且在2005年之後,則更少使用該商標。

在這段時間,另一公司Android Inc.,開始發展Android操作系統。Google在2005年收購Android Inc.且於2007年發布了Android軟件的公開測試版。使用Android做爲手機平台的市場極速增長,Google提出了ANDROID的商標註冊申請。USPTO根據之前Specht的ANDROID DATA商標申請,拒絕了Google的申請。

Specht之後根據Google使用ANDROID商標而控告Google侵犯其聯邦商標權,聯邦反不正當競爭,普通法商標侵權和違反伊利諾州欺騙性貿易行爲法。Google在回應中反訴Specht已經放棄了ANDROID DATA商標,並要求聯邦法院撤銷ANDROID DATA商標註冊。在簡易判决中,聯邦法院基於ANDROID DATA商標因在2002年後並沒有使用的事實,Specht亦無任何意圖恢復使用該商標,認定該商標已被放棄,而决定註銷Specht的商標註冊。Specht因此提出上訴。

第七巡迴上訴法院肯定了聯邦法院的判决,並解釋說,中斷使用商標且無意恢復使用,商標所有人就喪失其權利和商標亦被視爲放棄。根據商標法「連續三年的不使用應爲構成放棄的初步證據......」,上訴法院及一審法院同意Specht 在2002年後只零星使用ANDROID DATA商標並不構成真正的商標使用事實,當2007年Google開始在商業用途上採用ANDROID商標時,Specht已經放棄了ANDROID DATA商標。

上訴法院也證實,聯邦法院才有權撤銷商標註冊,並解釋說「註冊人的權利於此商標上被證明是無效的,取消是適當的,而且是應該的」。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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