166期
2016 年 8 月 24 日
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商標申請核准後,可以像專利繳年費後般高枕無憂嗎?
邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理

不論擁有幾個商標權,都應該隨時注意商標權的使用狀況,公司核心商標必須持續存在著使用事實,以免被任何人以三年未有連續使用事實,而註銷該商標權。

A公司自我製造產品並銷售,近年商品透過網路進入大陸市場,客戶購買次數倍數攀升,為此,A公司本身也希望更擴大中國地區的營收,公司高層於是決定在中國申請商標註冊。

B公司是一家已經在中國銷售產品的公司,並取得類似A公司申請商標圖樣的商標權,最特別的是商品類別竟然也是相同。但因為B公司尚有其他商標的商品,且其他商標的商品才是該公司的熱銷商品,因此,對於類似A公司的商標使用機率偏低,除在第1年有使用外,第2年以後,便銷聲匿跡;直到5年後,A公司提出類似之商標申請。A公司的產品開始熱銷的時間點,剛好落在B公司類似A公司產品開始販售的第4與5年。由於B公司該產品的銷聲匿跡,A公司也就在不察的狀況下提出商標申請。

A公司的商標申請案如期提出申請與進入審查,審查委員在檢索商標資料庫時,發現B公司的商標已經註冊,於是發函告知A公司,該申請案已經有近似的商標權存在,請申請人修正申請內容或是撤回申請。A公司收到通知函後,發現二商標圖樣確實近似,於是在高層會中提出幾點因應方式,一是向對方購買商標權,另一是取得使用授權,要不然就是撤回申請案,另行設計商標再提出申請;但在會議中並無決議。會後,公司的商標設計人發現B公司的商標好像已經多年沒有使用,經查閱B公司網站以及相關市場銷售資訊,證實該公司的商標已停止使用了3至4年。

中國商標法第49條規定:

商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。

A公司抓著此條規定,向中國工商行政管理局提出註銷該註冊商標申請。B公司收到中國工商行政管理局轉知的註銷註冊申請文件後,高層會議中提出的方向有二,一是放棄該商標權,因為公司已經沒有相關產品使用該商標權,一是對抗到底,因為該商標權還有使用的價值。最後決定是後者,於是B公司開始積極的蒐集相關使用事實的證據資料,但卻是事與願違,B公司只能眼睜著看著該商標權被註銷。隨後A公司取得新的商標權,並在市場上取得領導地位。

一家公司只需一個商標權嗎?還是需要多個商標權呢?這沒有定數,要看公司發展的方向,可能多個商標一起使用,也可能始終僅使用一個商標。但是,不論擁有幾個商標權,都應該隨時注意商標權的使用狀況,公司核心商標必須持續存在著使用事實,以免被任何人以三年未有連續使用事實,而註銷該商標權。在美國,則是要求商標權人在某些時間點,呈報持續使用事實。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013、2014)

 

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