只要誠實且善意提交先前技術，不論該先前技術文件是否果真對申請案請求項可專利性具有實質相關連，都已經充分合乎法規要求。若呈報義務人知曉與申請案請求項可專利性具有實質相關連的先前技術，而施行詐騙行為或企圖為之，或是基於惡意或蓄意誤導而違反呈報義務者，對於專利申請案與專利權的影響非常大。雖然USPTO不會主動調查，但若是經他人舉發後屬實者，申請案不會被核准；而在法院訴訟程序中，也會構成專利權瑕疵，法院判決可能會不允許該專利權的實施。

美國專利法對於專利申請人的要求義務，除了申請人大/小/微實體確認外，尚有申請人知曉對於請求項對應技術內容的可專利性，有實質相關連的先前技術，必須在申請案被廢棄或是公告前，加以呈報美國專利商標局，若未誠實呈報者，專利申請案將不會被核准，即使已經獲得證書，也可能因為舉發或是訴訟而導致專利權失效。美國37 CFR 1.56 清楚規範這項義務，茲分呈報義務人、呈報時間點與可能呈報文件...等項目，分述如下：

• 呈報義務人
  依據該法規定，承擔這項義務之人有：申請案所載的每位發明人、申請案的每位代理人、任何實質參與申請案準備與過程中任何人以及與發明人、申請人、受讓人相關連之人或有義務移轉申請案之人。 這時必須注意，僅是單純整理申請文件資料，實務上不會將該處理人員然認定為有呈報義務之人。另若美國申請案以國外申請案為優先權基礎案者，實務上，該國外申請案的代理人，也會被認定為有呈報義務。

• 呈報時間點，依據35USC、37CFR以及MPEP的規範，各階段呈報時間點如下：
  • 第一階段
    • 自美國專利申請案申請日後三個月內，或第一個審查意見通知書寄出日前，以較晚者為準。
    • PCT申請案進入美國國家階段之申請案，自進入國家階段日後三個月內，或第一個審查意見通知書前，以較晚者為準。
    • RCE申請案，第一個審查意見通知書寄出日前。
  • 第二階段
    自第一階段結束之當日或之後，到最終核駁審定書、核准審定書或其他會使審查程序終結的官方通知(如: Ex parte Quayle action)寄出前。如果前述官方通知書日寄件日後於案件撤回之日者，此時該些官方通知不會被視為已經寄送。
  • 第三階段
    自第二階段結束之日當日或之後，到繳納領證費同時或之前。
  • 第四階段
    自第三階段納領證費日後呈報。

• 法定聲明與費用繳納
  • 第一階段
    無須提出法定聲明與繳納費用。
  • 第二階段
    必須附上37 CFR §1.97(e)規定之法定聲明或繳納規費，而此時提交的法定聲明必須符合下述狀況，方能替代繳納規費，如果無法符合下述各種狀況，則可以繳納規費替代提交法定聲明：
    • 如果提交的資料是相對應國外案審查意見通知書中第一次所載的引證案，且提交聲明當日之引證案，沒有超過該國外申請案審查意見通知書寄出之日起三個月者，則不需繳納規費。
    • 如果提交的資料是其他與請求項可專利性有實質相關連資料，且提交聲明當日之相關資料，沒有超過知悉該相關資料之日起三個月者，則不需繳納規費。
  • 第三階段
    必須同時間附上37 CFR §1.97(e)規定之法定聲明和繳納規費，法定聲明的要求同於第二階段。但無法以繳納規費替代聲明的提交，因為此階段的要求是法定聲明同時提交。
  • 第四階段
    此階段則不需提交法定聲明與規費。

• 提交後的先前技術審查
  一般而言，只要符合提交的法定要求，提交的先前技術資料都會被審查委員考量，但是第四階段提交的資料，僅是置於案卷中，不會被考量。

• 未能於期限前提交的處理方式 如果無法在第一與第二階段提交與請求項可專利性實質相關連資料或是專利文件（共稱先前技術）者，可以在下一階段再提出。但是在第三與第四階段未能及時提出，且認為該些先前技術資料對於請求項可專利性有實質相關連者，在必須因應狀況不同而有不同的處理方式，現分述如下：
  • 第三階段
    如果是收到與核准審定書相關的官方通知書者，則必須提出撤回核准審定書並提出RCE的二個請求，使提交的先前技術資料，可以讓審查委員予以考量。
    如果是收到與核駁審定書相關的官方通知書者，則必須提出RCE請求，讓案件重新進入審查階段，以使提交的先前技術可以被審查委員考量。
  • 第四階段
    必須提出RCE請求，讓案件重新進入審查階段，以使提交的先前技術可以被審查委員考量。
  • 提交的先前技術資料
    法規中對於哪些資料是應提交或不提交，除專利文件有清楚說明外，並無明確的例示，僅是提到只要與申請案請求項可專利性有實質相關連者，就必須提交。
    • 美國專利權與專利申請案，則僅需於提交請求書中，載入案件申請號、申請日以及專利號即可，無須提交影本。
    • 其他先前技術文件，必須提交影本，提交的影本中必須包括公開的日期，以考量該文件是否符合呈報的要求。若該些文件的語言為非英文者，則應再提供該份文件全份的英文翻譯。另注意此些文件，若僅是部分內容有實質相關連者，則可僅提供該部分的翻譯，USPTO強烈建議申請人，對於僅提供部分翻譯的先前技術，一併提供一份相關連說明（concise express），如此可以讓審查委員更能接受並考量此份先前技術文件。
    • 對於相對應國外案檢索報告、審查意見通書、核駁審定書或該些份文件的核駁引證文件，USPTO的認定態度，也是同於前段其他先前技術文件，提交方式同於前段。
  • 後續案件與母案間的IDS呈報關係
    • 先前技術文件已經母案中被考量
      • 原則上母案中已經被考量的先前技術，在CA/CIP/DIV案中不需再呈報，但若申請人希望該些先前技術仍可以被列在專利證書上者，則可以呈報，而先前技術文件影本不需再提交。
      • 若後續案件是RCE申請案者，母案中已經呈報的先前技術不需再呈報，也會列在日後的專利證書上。
    • 先前技術文件已經母案中尚未被考量
      • 為確保未被考量的先前技術可以再被考量，必須在CA/CIP/DIV申請案中，再次呈報，僅是無須再提供相同的先前技術文件影本。
      • 若是RCE申請案者，則在提出RCE之前所有未被考量已經提交的先前技術文件，都會在RCE的程序中，再次被審查委員所考量。
  • 只要誠實且善意提交先前技術，不論該先前技術文件是否果真對申請案請求項可專利性具有實質相關連，都已經充分合乎法規要求。誠如首段所述，若呈報義務人知曉與申請案請求項可專利性具有實質相關連的先前技術，而施行詐騙行為或企圖為之，或是基於惡意或蓄意誤導而違反呈報義務者，對於專利申請案與專利權的影響非常大。雖然USPTO不會主動調查，但若是經他人舉發後屬實者，申請案不會被核准；而在法院訴訟程序中，也會構成專利權瑕疵，法院判決可能會不允許該專利權的實施。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013、2014）

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