在日本，發明專利經核准後的修改稱之為訂正。原則上，專利權人提出請求項的訂正時，可以選擇訂正的請求單位，而在訂正審判中的審理，即依據專利權人所選擇的訂正之請求單位為之。亦即，專利權人可以就專利權整體提出訂正，此時後續的審理係以專利權整體做為准否訂正之基本單位；專利權人也可以就個別請求項提出訂正，此時後續的審理係以個別的請求項為基本單位做成審決。

針對個別請求項項提出訂正請求時，後續將經過逐項審查而逐項審定，比較不會發生如台灣的專利更正審查因全案審定而導致「一損俱損」之情事。但是，由於申請專利範圍各請求項間並非完全獨立無關，當專利權人以個別請求項為單位提出訂正時，相關的程序相對複雜，值得大家多加留意。

以下，依據日本的專利相關法規，簡要說明在提出訂正審判請求時，對於訂正的請求單位之選擇以及注意事項。

一、首先應注意於無效審判或異議階段所為之「訂正請求」較無法自由選擇訂正的請求單位

日本的訂正審判是專利權人主動就其專利說明書、圖式或請求項提出訂正；而在無效審判或異議階段之訂正請求，則是伴隨無效審判或異議時，專利權人為維護其專利之有效性所為之防禦性手段，在日本專利相關法規中稱之「訂正請求」。

訂正審判與訂正請求就其動機或性質上有所不同。由於無效審判或異議階段之訂正請求係專利權人因應無效請求或異議所做出的防禦性訂正，其訂正的內容對應於無效請求或異議的爭點，並攸關於無效請求或異議之審決結果。當無效請求或異議是針對個別請求項提出時，通常專利權人只能選擇針對個別請求項提出訂正請求，故在訂正請求程序中關於訂正的請求單位之選擇，專利權人並無太大的自由空間。

因此，本文關於訂正的請求單位之選擇及注意事項的內容，主要係針對專利權人獨立提出「訂正審判」時之相關說明，並不宜刻板地逕行適用於「訂正請求」。

二、訂正審判程序中的訂正請求單位

在日本，針對說明書、申請專利範圍、或圖式提出訂正審判請求時，須於訂正審判請求書的請求主旨中記載訂正請求單位，特許廳審判部對於訂正審判之准否係依該請求單位為基礎而做成的，而訂正請求單位可分成以下兩種：

（一）專利權整體為單位之訂正：顧名思義係以申請專利範圍之全部請求項為單位提起訂正審判之請求，提起時於請求主旨中可以如「請求准予將專利第○○○號之說明書、申請專利範圍（、及必要圖式），依本次審判請求所附說明書、申請專利範圍（、及必要圖式）之內容訂正的審判」之記載方式表示係針對專利權整體進行訂正，審判官審查時若發現任一個請求項有不符合訂正相關規定時，即會做成專利權整體不准訂正之審決（即前述之「一損俱損」的情況）。

（二）個別請求項為單位提出訂正：係以申請專利範圍之個別請求項為單位提起訂正審判之請求，提起時於（訂正審判請求書之）請求主旨中可以如「請求准予將專利第○○○號之說明書、申請專利範圍（、及必要圖式），依本次審判請求所附說明書、申請專利範圍（、及必要圖式）之內容訂正請求項W、X、Y的審判」之記載方式表示係針對請求項W、X、Y個別進行訂正，審判官審查時會針對各請求項分別做出准否訂正之審決，不會因某一請求項之差而全盤皆墨，但須注意的是若針對某個請求項同時主張2個以上之訂正事項（即訂正目的，如申請專利範圍之減縮、解消請求項間之引用關係等）時，如有任何一訂正事項不符訂正之相關規定，則仍不准該請求項之訂正，因為係以個別請求項為單位進行審查，而非以訂正事項為單位進行審查。

三、關於訂正請求單位之注意事項

（一）當申請專利範圍只有單一請求項時，只能以專利權整體為單位提出訂正，其理由應該是不言自明，在此不再贅述。

（二）「一群之請求項」的概念：

1. 「欠缺一覽即知性」之問題：允許以個別請求項為單位進行訂正，雖避免了「一損俱損」之憂，但卻容易造成公告文件欠缺一覽即知性的問題。
   例如專利權人僅針對獨立請求項1提出訂正審判之請求，而未對依附於請求項1之請求項2與3同時提出訂正審判之請求，由於允許以個別請求項為訂正請求單位，故在沒有不符合專利法相關規定之情事時，理應准予訂正請求項1，然而核准後卻會發生在訂正公告後，解釋這群具有引用關係之請求項的專利權範圍時，針對請求項1之權利範圍係以該訂正公告之內容為依據，針對請求項2與3之權利範圍卻須以訂正前之公告內容為依據，亦即在解釋同一群請求項之權利範圍時，無法僅憑單一份公告文件完成。
   如此，固有礙於社會公眾對專利權權利範圍之正確理解，對專利權人本身而言於主張其權利或進行侵權爭訟時，亦容易因訂正時之疏失而導致請求項內容自相矛盾或禁反言而不能有效維護其權益的情況發生，此種困境並非專利專責機關所樂見。
2. 解決問題的手段：針對上述情況，在日本專利法2011年的修法中引進「一群之請求項」概念來避免此種困境發生。
   日本專利法2011年的修法中引進的「一群之請求項」，主要係規定當某一請求項之訂正內容若實質上會涉及「一群之請求項」的保護範圍時，專利權人在提出「訂正審判」時應以該一群之請求項為訂正請求單位，而審判亦係基於該一群之請求項的整體做成審決，若此一群之請求項中有任何一請求項不應准予訂正，則此一群之請求項皆不會准予訂正。
   因此，於准予訂正並公告後，關於該同一群請求項權利範圍之解釋，即可僅由該公告文件完成。
3. 如何聲明以「一群之請求項」為訂正請求單位：若擬訂正的請求項涉及「一群之請求項」之訂正而須以「一群之請求項」為訂正請求單位時，除如二之（二）所述須於請求主旨中包含以個別請求項為訂正請求單位的記載外，還須於訂正審判請求書之請求理由欄位中以該一群之請求項為單位載明該等請求項之訂正請求理由，依日本特許廳公告之「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領」的說明，例示如下：
   （1）關於一群之請求項1~3之訂正
      1）設定登錄之歷程…
      2）訂正事由…
      3）訂正理由…

如此，訂正審判請求書之內容方可合於相關規定。

結語

相較於臺灣更正以全案審定方式進行之規定，日本特許廳對於請求「訂正審判」之審查，允許專利權人以個別請求項為訂正請求單位，因此可有效避免因以專利權整體為訂正請求單位進行審判時而導致之「一損俱損」的情況，然而專利權人提起訂正審判時仍須注意日本專利相關法規中所謂「一群之請求項」的概念，當訂正之內容涉及一群之請求項時，應以該一群之請求項為訂正請求單位，而特許廳之審判亦係基於該訂正請求單位之整體做成審決。

因此，在該一群之請求項中仍可能發生「一損俱損」之情事，專利權人進行請求訂正審判之相關程序時切莫掉以輕心，以免因疏失而損及自己的權益。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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