209期
2018 年 04 月 18 日
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淺談歐洲專利局(EPO)審查溝通程序
吾思/資深專利工作者

不論是專利事務所還是提出專利申請的公司行號,在向歐洲專利局提出申請以及進行後續的程序時,通常都是透過歐洲專利代理人來進行。也因此,歐洲專利實務幾乎就等於是「指示歐洲專利代理人進行申請及答辯」。不過,其實除了書面答辯之外,還有其他的管道可以和歐洲專利局進行溝通,若能了解除了提出書面答辯之外,還有那些溝通程序可以使用,以及在何種時機下可以要求歐洲專利代理人進行書面以外的溝通程序,更可以提升申請及審查的效率。

歐洲專利局的專利相關程序中,雖然是以書面審查為主,但是在符合特定要件時,也可以進行書面審查以外的溝通程序,讓某些難以用書面文件表達清楚之複雜問題,可以藉由口頭討論而得以釐清,進而提升相關審理之效率。前述所謂書面審查以外的溝通程序主要包括EPO審查指南(Examination Guidelines)Part C-VII(Guidelines for Examination in the EPO Part C - Chapter VII)中之個人諮詢(personal consultation)與口頭審理(oral proceedings),以下就此二部分進行說明。

一、個人諮詢程序

個人諮詢屬於非正式的溝通程序,主要適用於僅涉及一造(如申請階段之實體審查等)的審理程序。

因此,在審理時會同時涉及一造以上的程序,原則上不允許採取個人諮詢方式進行溝通。例如,異議(opposition proceedings)等的程序中就不適用個人諮詢程序。個人諮詢的相關規定主要見於審查指南Part C-VII第2節,其可由EPO人員發起或申請案之申請人提出要求。當個人諮詢是由申請人提出者,EPO人員僅在認定進行諮詢討論對審查沒有實益或認定欲討論之議題(issue)須由正式程序處理時,才會拒絕申請人之要求,其中:

(一)    電話會談可於申請人(在本文中所稱之申請人(applicant)包含申請人或其指定之代表人)與EPO實體審查人員(examiner)/形式審查人員(formalities officer)間辦理,其中:

例如,下列情況中可以由申請人提出電話會談:

  1. 申請人想詢問關於審查相關的程序問題(procedural issue);
  2. 在審查意見通知或申請人回復(reply)中有錯誤,導致申請人/審查人員難以進行下一次之回復/意見通知。

例如,下列情況中可以由EPO審查人員提出電話會談:

  1. 關於審查爭議之論點有困惑,因此使得申請人誤解審查人員的論點,進而導致再次書面通知將難以發揮效用;
  2. 申請案有可能獲准,但仍須通知申請人修正部分小瑕疵時,或者審查人員擬與申請人討論修正建議以克服先前通知的核駁理由;
  3. 申請人針對依據細則71(3)發出核准通知之申請案提出修正(amendments)或更正(corrections),但審查人員不同意該修正或更正。

(二)    面詢僅可於申請人與EPO實體審查人員間辦理,其中:

  1. 受限於(EPO與申請人間)所在地域之差異與可能花費的時間,就個人諮詢程序而言,EPO通常比較偏向以電話會談的方式進行溝通。因此,若申請人想要申請面詢,必須提供適當的理由,並與EPO的審查人員事先聯絡以安排會面時間。
    該事先聯絡可以(一)中所述之電話會談進行。例如,上述所謂適當的理由可以為,申請人(或其代表人)有其它要務需至EPO辦理,想趁便與審查人員討論申請案以節省交通費用,或申請人想藉由簡報/實物展示以說明某些無法由書面文件呈現之技術細節等。
  2. 若申請人為在EPO締約國境內有住所或營業所者,則面詢出席人可為(i)申請人本身、(ii)合於(審查指南Part A-VIII第1節所述)規定之專業代理人、(iii)申請人授權之雇員或EPC Art.134(8)所稱之法務人員;若申請人為在EPO締約國境內無住所或營業所者,則面詢出席人僅可為(i)合於(審查指南Part A-VIII第1節所述)規定之專業代理人、或(ii)EPC Art.134(8)所稱之法務人員。
  3. 原則上面詢出席人必須自備身分證明文件供審查人員確認;面詢出席人可攜同參加人出席面詢,原則上審查人員不對參加人進行身分確認,但若面詢出席人提出要求則會對參加人進行身分確認並載於會議記錄。

個人諮詢程序通常僅需由一位承審申請案之審查委員負責處理,諮詢過程的口頭陳述(oral statements)之內容須做成文字形式之會議記錄(minutes)方可具程序效力(procedurally effective)。記錄的內容除了申請人與審查人員所達成之協議(agreement)外,還可以包括延長或變更原本的指定回覆期間。不過,因為EPO申請案之實體審查通常由3位審查人員組成之審查小組負責,所以在個人諮詢過程中,若有達成協議,則該協議內容最終仍須經過審查小組(Examining Division)之其他成員同意後,才能確定。

須注意的是,依據審查指南Part B-XI第8節的記載,必須在申請案進入實體審查階段後方可進行前述電話會談或面詢。因此,在EPO對該申請案之擴大檢索報告(EESR)未提出審查意見時,原則上不得進行個人諮詢。

此外,由於前述關於諮詢之規定僅載於審查指南而未見於歐洲專利公約(EPC, European Patent Convention)或其細則(Rule)之相關條文中,法制上歸類為非正式(informal)程序,故載於會議記錄中之陳述內容通常不具有法律上之拘束力(binding),申請人在諮詢程序後仍須以書面方式提出意見(observation)或修正送至EPO,以符合在指定期限內做出回覆之規定。

二、口頭審理程序

有別於個人諮詢之僅涉及一造的非正式溝通程序,口頭審理為於歐洲專利公約、細則及審查基準(Guidelines for Examination in the EPO Part E - Chapter III)中均有相關條文規定之正式程序。

口頭審理主要適用於處理一造以上的溝通程序,尤其是如異議等涉及兩造以上之當事人時,若要進行書面審理之外的溝通必須以口頭審理方式進行,原則上不允許以電話會談或面詢等個人諮詢方式進行溝通。

依據EPC Art.116之規定:(i)當EPO認為有助於審理或與程序有關之當事人的任何一造(any party to the proceedings)提出要求時,應舉行口頭審理。不過,EPO得拒絕於同一部門(包括受理部門(Receiving Section)、審查小組、異議部門、法務部門(Legal Division)、上訴委員會(Boards of Appeal)、擴大上訴委員會(Enlarged Board of Appeal)等)再行(further)提出之相關當事人(parties)與爭議主題(subject)皆相同的口頭審理之請求。(ii)當申請人提出要求之部門為受理部門時,受理部門僅在認為對案件之審理有益或傾向於不受理(intends to refuse)該歐洲專利申請案時,才會同意進行口頭審理程序。(iii)於受理部門、審查小組、法務部門所舉行之口頭審理是不公開的。(iv)於上訴委員會、擴大上訴委員會所舉行之口頭審理(包含該審理結果之送達)於專利申請案公開後應該予以公開,於異議部門舉行之口頭審理亦然,除非舉行口頭審理之相關部門(competent department)認為前述之公開將(尤其是對審理程序之相關當事人)造成嚴重不公的狀況。

關於口頭審理程序之細節規定則主要見於審查指南Part E-III,其內容要點主要包含:

  1. 在申請案審查程序進行之初,若審查小組認為該申請案有不予專利之情事而無法逕予核准時,應先發出至少一次合於EPC Art. 94(3)所規定之審查意見通知(substantive communication)後,才可進行口頭審理程序。
  2. 依據Rule 115(1)之規定,舉行口頭審理至少應於2個月前通知相關當事人,以便當事人進行資料之準備。一般而言,應給當事人4個月的期間。依據個案情況(如會議室的排程等)的不同,也可以設定更長的期間;如果經相關當事人之同意,前述準備期間也可以短於2個月。
  3. 如果有正當事由而不克出席口頭審理時,相關當事人也可以要求延期舉行,但必須於該事由發生後儘速向EPO相關部門要求改期,以便EPO決定是否同意改期。例如,上述所謂的正當事由可以為:於本次口頭審理日期決定前,已有EPO其他部門與當事人約定了相同日期之口頭審理等。
  4. 口頭審理之過程須作成文字形式之會議記錄,並於該記錄整理完成後交付相關當事人確認,當事人若認為該會議記錄之內容有誤,可要求相關部門進行修正。
  5. 口頭審理後,舉行口頭審理之相關部門,應將該次審理所作成之決定以書面形式送達給相關當事人,並教示可提起上訴(訴願)之期限。

三、小結

EPO在專利相關程序中,雖然係以書面審查為主,若符合特定要件時亦允許相關當事人藉由電話會談、面詢、口頭審理等方式,與EPO相關部門進行溝通,申請人在EPO進行專利相關程序時,宜善用前述程序,以期能迅速解決爭議、縮短審理時程,並有效率地維護應有的權益。

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 吾思
現任: 資深專利工作者
學歷: 台灣大學生命科學系
交通大學經營管理研究所
相關證照: 中華民國專利師
日本知的財產管理技能檢定合格

 

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