曾經接觸過美國專利申請的朋友應該都曾經聽說過專利期限調整(Patent Term Adjustment, PTA)，此制度是為了補償申請人在申請過程中因為USPTO的不當延遲而短少之專利實施期限。一般而言，申請人無需擔心此期限的規則與計算，因為USPTO會於專利核准時自動幫你計算好，但必須注意的是一些申請人的行為可能會構成所謂的「申請人延遲 (applicant delay)」，而導致扣除上述的專利實施期限調整。本文將重點介紹申請人的哪些行為可能會造成申請人延遲、並且重點介紹近期Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu一案中，美國聯邦巡迴上訴法院CAFC所給出的PTA認定結論。

PTA的相關法規及計算方式

PTA的相關規定主要在美國專利法35 U.S.C. §154(b) 及美國專利法施行細則37 C.F.R. 1.702、1.703、1.704中，計算主要原則為：

[USPTO延遲] – [申請人延遲] = PTA期限

其中，USPTO延遲為以下三類延遲的加總：

[A類：官方通知或回復延遲] + [B類：未能三年內核准延遲] + [C類：程序中干擾延遲] = [USPTO延遲]

其中，A類延遲主要包含兩種情形：(1) USPTO未能於申請提出後的14個月內給出首個官方通知 (可以是OA、限制要求restriction requirement、或核准通知等) 、(2) USPTO未能於4個月內回應當事人的回復 (例如OA答辯/RCE請求等) 或者上訴； B類延遲主要是提出申請開始至核准的期間超過三年 (但不會計算RCE或上訴的期間)；C類延遲主要是計算干擾 (interferences)、保密命令(secrecy orders), 還有上訴 (appeals) 所造成的延遲。 另外，上述三種類的延遲若有重疊期間 (overlapping) 則會扣除。

USPTO網站上可查

如同前文 所述，其實申請人無需太過擔心此期限的計算規則，因為USPTO都會幫你計算好，查詢的方式也很簡單， 圖1所示，只要 在USPTO的Public Pair網站上 (http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair) 輸入案件號碼後都可以做詳細的PTA計算結果查詢、 ABC及申請人各類的延遲、以及日期計算的起算和終止時間都詳細列在網頁上。

圖1. 公眾專利申請資訊

資料來源：USPTO之Public Pair網站

申請人應特別注意的PTA可能影響因素

申請人的某些特定行為將會構成上述的「申請人延遲 (applicant delay)」而導致PTA被扣除，因此申請人應該關心的不是如何計算PTA (如前文所言 、因為USPTO都幫你算好 )，而是哪些行為會構成 「申請人延遲」、或是哪些因素可能導致PTA被扣除。

※ 申請人可能影響PTA的因素 (一)：請求延展OA回覆期限

根據35 U.S.C. §154(b)(2)(C)(i) 記載：

The period of adjustment of the term of a patent under paragraph (1) shall be reduced by a period equal to the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application

可知如果申請人在申請過程中「沒有做出合理的努力」、將會被視為申請人延遲而扣除相應的PTA，而最常見的「沒有做出合理的努力」就是請求延展OA回覆期限 (可參考37 C.F.R. 1.704(b))，申請人所延展的OA回復時間於日後PTA計算時將會被扣除，因此申請人務必在規定的3個月內提出OA回復為佳。

※ 申請人可能影響PTA的因素(二)： 有提出Terminal Disclaimers的分割案

提出分割案後，母案與分割案有各自的PTA時間，但必須注意的是如果分割案有對母案提出Terminal Disclaimers，則分割案的PTA不能被用來延長在Terminal Disclaimers聲明中已經放棄的期限，也就是說獲得PTA的分割案、其最終存續期間不得超出母案的最終存續期間。

※ 申請人可能影響PTA的因素(三)：提出Information Disclosure Statement, IDS

申請人於回復OA後、才主動提出的IDS將會被歸類成申請人延遲而扣除自OA回復至提出IDS的時間 (37 CFR 1.704(c)(8))，例外是若此IDS是來自美國或外國專利局於對應案中給出的資訊， 則申請人於收到通知後的30天內提出此IDS (並需加提1.704(d)Statement) 可免於扣除PTA (37 C.F.R. 1.704(d)， 又稱為thirty-day safe harbor)。

※ 申請人可能影響PTA的因素(四)：提出Request for Continued Examination, RCE

申請人需注意的是，提出RCE後至核准通知發出前的時間、雖然USPTO造成的A類延遲仍有計算 (例如USPTO沒有於提出RCE後的4個月發出OA或通知、或是OA答辯後沒有在4個月內給出下個OA或通知等)，但B類三年延遲將暫停計算，因此對於申請人來說、在RCE階段要減少OA次數、盡可能速戰速決為佳。

Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu (2019)一案：當RCE遇上IDS

介紹完 PTA的一些基礎知識後， 來看看近期 (2019年1月23日) CAFC給出的較為複雜狀況下的PTA認定結論。

在本案中，專利權人Supernus Pharmaceuticals, Inc.先是於2011年2月22日提出RCE後，再 於2012年8月21日收到歐盟對應案的異議申請 (Notice of Opposition)，並於2012年11月29日針對收到的異議申請對USPTO提出IDS，最終於2014年6月20日獲得授權，整體時間表如下：

圖2. 專利權人Supernus Pharmaceuticals, Inc.獲得專利授權的流程

製圖：Johnny Chen

其中，USPTO根據Gilead Sciences, Inc. v. Lee (Fed. Cir. 2015) 一案的結論， 以及 37 C.F.R. § 1.704(c)(8)的條文，認定於RCE之後才提出的IDS將會干擾 (interferes) USPTO的審查工作， 導致審查官必須重新審視此申請案，因此必須自PTA中扣除「從提出RCE申請至提出IDS」的期間。專利權人不服，上訴至美國維吉尼亞東區聯邦地區法院 (Eastern District of Virginia)，然而法院仍維持USPTO的決定，接著專利權人上訴至CAFC，最終CAFC撤銷了USPTO和地方法院對於申請人延遲的認定，認同專利權人的主張「於尚未收到歐盟異議申請的期間內、申請人無法對提出IDS做出任何努力」，因此不應該把此期間歸咎於「申請人延遲」，故不該自PTA中扣除。CAFC於判決中還進一步解釋： 本案與Gilead一案不同的是，本案的申請人於收到歐盟異議申請通知之前，無法做出任何努力、情況不同故不該引用該案的結論於本案。

經過本案後，相信未來對於RCE期間內提出IDS的PTA時間計算，USPTO都會以此標準進行認定，故對於申請人來說是個好消息。而透過本案也可知悉， PTA計算中「申請人延遲」的認定、最主要原則就是「申請人在申請過程中沒有做出合理的努力」，因此日後美國專利申請人看到USPTO計算PTA中的「申請人延遲」、若認為自己已經做出合理努力、或是於該期間內無法做出任何努力的狀況下，可以嘗試對USPTO提出request for reconsideration，要求重新認定PTA期間，或是提出上訴，仍有機會爭取更合理的專利存續期間。

參考資料：

1. Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu (Decision by Fed. Cir. Jan. 23)
2. Calculating Patent Term Adjustment: Part 1 & Part 2
3. http://www.wipo.com.tw/wio/?p=4876

※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： Johnny Chen 現任： 北京科技大廠專利總監 學歷： 臺灣大學資訊網路與多媒體研究所 台灣中興大學土木工程學系 專長： 智慧財產權、美國專利法、專利佈局、專利分析

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