314期
2022 年 08 月 10 日
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專利申請管理的系統性思維
陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授

將「專利申請管理」視為一系統時,則可將其展開為次系統,並賦予各次系統一些目的或要求;進而針對各次系統做細部規劃。另由產品的生命週期系統概念,其要求產品的生產階段應和出廠後的使用階段之整合性規劃,此運用在專利申請管理系統的規劃上,即將答辯過程視為專利說明書進入審查機關後的「使用」(審查)階段。本文闡釋「專利申請管理」的六個次系統。

「專利申請管理」的目的在於建構一個專利說明書的品質系統。亦即,如何透過程序的控制與改善,而產出高品質的專利說明書,並使得未來的「專利」在授權或訴訟市場上經得起「消費者」(被授權人或被告)的挑戰及評價。

在Benjamin S. Blanchard及Wolter J. Fabrycky合著的《系統工程及分析》[1]一書中,其解釋「系統」是一組有交互關係的組成份子,並共同運作以達成某一共通的目的或目標;而系統是由組成份子、(組成份子的)特徵、及(組成份子間的)關係等所構成。

系統一:發明人提案

「發明人提案」系統之目的是發掘公司內部的發明。一般而言,發明是屬於人類腦力活動的產物,而公司既然是法人而非「自然人」,那也不可能是發明人。但從組織的角度,公司會從事發明活動,例如:技術、新產品、或改善方法,只是這些活動的主體是公司的職員。

如何使職員的發明外顯為文字或圖示,以能轉化成專利申請書,則是「發明人提案」系統很重要的設計要求。筆者建議「發明人提案」系統可分為主動式和被動式,前者是由公司主動挖掘發明,而後者是由職員自願性提出發明。

被動式是一般公司所使用的,即鼓勵員工提案的系統。此類系統通常採取的設計是「發明提案獎勵制度」,以獎金鼓勵發明活動。關於主動式,其基本的內涵為專利業務負責人應透過公司內技術資料庫尋找可專利性的工作成果。但要達成主動式的「發明人提案」系統,應有三項配套措施:

  1. 「技術領域分類」,以利技術產出管理;
  2. 「工程寫作訓練」,以有效表現技術內涵;
  3. 「考績制度配合」,以使工程寫作成為例行工作。

系統二:發明調查

因員工透過相關程序向公司提出發明揭露,必須有另一「發明調查」系統,以評估發明提案的內容。「發明調查」系統的主要目的為「降低無法申請到專利的風險」及「擴大發明內容及請求項所保護的範圍」。由於專利法中可專利性的規範,並非每項發明皆可獲得專利。因而,檢視發明提案的內容是否達到可專利性要件是重要的,以免後續的程序所造成的不必要花費。除此,由於發明人所揭露的內容可能過少,使得專利權的範圍過於狹小,故需要腦力激盪的過程,以擴大發明的內涵,並使得請求項的保護邊界可因而擴張。

另「發明調查」系統的設計,可由「發明人」及「先前技藝」等方向思考。就發明人部分,應探索未完全表達的發明內容或可能的相關發明,例如將發明拆解成各步驟或組件,以功能、手段、及結果等角度,並透過開放式的詢問,引導發明人提出更廣、更多的發明。

就先前技藝部分,可執行先前技藝的檢索,以評估可專利性或適當的專利權範圍。於檢索時,必須慎選相關的關鍵字,以找出可能的相關先前技藝;而接著閱讀先前技藝,以判斷技術相關性,並評估是否會成為可專利性的阻礙。

系統三:決定申請與否

「決定申請與否」系統的目的在於「確認技術公開與否」及「判斷可專利性」。專利制度目的在於鼓勵技術的公開,故如果發明人所提的發明不是公司願意公開的技術,則必須有一系統處理是否要申請的問題。除此,該系統也在防止無法獲得專利申請案的提出,以降低公司在專利申請上不必要的花費。

針對「決定申請與否」系統的設計,可由「發明本身」及「可專利性」二方向思考。在發明本身部分,其涉及公司對技術的價值判斷。除非是不易被學習的技術,否則在專利數量的增加有利於公司無形資產的價值提升之思維下,公司應以提出專利申請為原則,不提出申請為例外。

在可專利性部分,一般公司於決策上面臨的困境是「先前技藝資料庫有限」及「顯而易知性不易判定」,特別是「顯而易知性」唯有在主管機關審查時才能決定。因此,唯一可處理的僅是「新穎性」,因為一樣或不一樣是比較容易判斷的。當揭露的發明屬新穎者,即應提出專利申請。

系統四:請求項的設計

一旦決定將提出專利申請,則下個系統應要確定專利權保護的範圍,此即「請求項的設計」系統。該系統的目的是,透過請求項的設計而適當地呈現發明的保護方式,例如決定發明應以「方法」、「物」、或「應用」而保護。此外,由於專利權是一種排他權,故在請求項設計時亦應考慮能否容易抓到侵權者的問題。

「請求項的設計」系統的設計必須考慮各國專利法的要求,但這主要是關於請求項數的申請費用的考慮。因此,是基於項數限制、或基於保護範圍而規劃請求項的文字,則是此系統設計時應決定的事項。

系統五:專利說明書的撰寫

在請求項內容決定後,「專利說明書的撰寫」則啟動。「專利說明書的撰寫」系統有二個目的,一是決定說明書的內容應揭露到何種程度,二是使揭露的內容達到各國專利法規的規範,例如可實施性、產業利用性等等。

針對「專利說明書的撰寫」系統的設計,其必須可檢視說明書的內容是否可支持請求項以及可具以實施,而所檢驗的項目包括:

  1. 確定說明書內容是否能完全描述該發明。
  2. 說明書的撰寫是否先以概念的方式敘述請求項的步驟或組件,再仔細地解釋步驟或組件。
  3. 說明書是否可教導一個熟知此類技術者得以實施本發明。
  4. 說明書的寫作是否能考慮各國專利說明書的法規或判例的差異性。

除此,若委外給事務所代工撰寫說明書,則如何掌握時效亦是系統設計時應考慮的。

系統六:提出申請

一般公司多是委託事務所進行各國的專利申請,但筆者將「提出申請」分割出來的原因是,事實上公司可以選擇透過駐外的分公司或子公司而在當地申請,或是自行在不同國家委託專利代理人,故「提出申請」系統的獨立有其意義。

「提出申請」系統的目的為「提出專利申請案的日期控管」及「全球專利佈局」。前者的意義在於減少過多先前技藝的出現,因為越晚提出申請則先前技藝的累積就會越多;而後者的意義在於選擇專利申請國家,例如:客戶、市場或競爭對手與潛在對手的所在國等等。

關於「提出申請」系統的設計,除了如何掌握國內或國外的事務所提出專利申請案的時間外,亦應建立一個評估或持續評估流程,以決定專利申請案應盡全力申請到、或遇到核駁先行通知即放棄答辯。

體認申請專利的重要性

對實體商品而言,智慧財產權以專利權最具重要性。以手機廠A公司為例,專利權內容包括外殼或螢幕介面的設計專利、及內部的通訊晶片、印刷電路板、與訊號操作程序等。著作權內容包括手機螢幕顯示的內容、操作手冊、及外殼的圖案等等。商標權例如Apple。營業秘密包括產能、供應商、生產流程等。

若競爭者要避開A公司的智慧財產權保護,其可建立與代工廠間的關係,並規劃自己的生產流程,而能輕易地避免侵害營業秘密。因為可使用自己的商標,故不會侵害商標權。至於手機螢幕的操作介面和操作手冊,則可就介面的設計做出不同的表現,並編輯對使用者較友善的手冊。

但要避開專利權是相對地困難的。專利權的權利內容是蘊含在請求項的語言中。和著作權的表達或商標權的表徵相比,請求項相對而言是不清楚的,故於避開專利權的風險相對而言較高。因為專利權迴避的困難,競爭者比較有動機與專利權利人進行授權或和解談判,因而彰顯專利權的重要。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 陳秉訓
現任: 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授
經歷: 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授
華邦電子公司製程工程師
聯華電子公司製程整合研發工程師
台灣茂矽電子公司專利工程師
禹騰國際智權公司專利工程師
威盛電子公司專利工程師
亞太國際專利商標事務所專案副理
學歷: 美國聖路易華盛頓大學法律博士
美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士
政治大學法律科際整合研究所法學碩士
台灣大學化工所碩士
台灣大學化工系

 

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