PA專欄
《專利管理 - IHPA工作故事系列之十九》
專利的價值管理

邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理

2013.10.02
         

作者簡介:
邱英武


現職:
北美智權專利法規研究組主管
 
經歷:
曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
曾任大專院校講師

專利的價值管理不是從取得專利權才開始,而是在發明階段,就必須作管理了!

專利的價值是一次性?還是多次性呢?

專利的價值呈現在哪裡?


陳君是公司的老闆,為了公司的持續成長,於是要求研發部門與市場開發部門共同合作,對公司技術發展方向以及市場需求加以分析,從中找尋未來的產品市場方向。經過半年的研究分析,終於定調產品的方向,為使新產品與市面一般產品予以區隔,規劃從產品原料到製造方式,全部予以創新。為此,又經過約1年多的試作與測試,終於完成樣本產品。

期間,公司的現金流無法負荷研發成本的開銷,原本希望以此技術,經過專業機構鑑價後,向銀行申請資金貸款,但因銀行對於現有各專業機構的鑑價報告均無信心,因此轉向創投公司尋求資金。終於到了雙方簽訂合約,但創投公司於合約中要求,除應依約定定期償還借款,以及股權交換外,陳君公司使用該項發明生產的產品,當銷售量達到約定數量,即在1萬個以內的數量時,每百個應再給予創投公司定額的金額,作為額外的收入。

陳君在研發與市場的會議中,特別對此項新產品的新原料以及新製造方法予以高度評價,並說明有此金資壓力存在。他鄭重指示專利部門在將產品交付給客戶另作測試之前,必須儘速提出專利申請,以保護該發明。

一個月後,發明案終於提出申請,申請案也在一年半後公開了。原本以為可以順利取得專利大發利市。但是卻在某次的市場會議中,業務主管報告說市面上出現疑似使用公司發明技術的產品在悄悄的流通。陳君於是尋求合作送件的專利代理人協助,專利代理人告知可以先對該廠商發出警告信函,告知「該項產品有使用本公司的發明,且該發明已經提出專利申請,在審查過程中,請對方審慎以對,本公司保留後續補償與可能的侵權追訴權。」但注意,信件內容不可以有違反公平交易法的相關規定。最後,陳君公司終於取得專利權。

專利的價值管理在哪裡?

長長的一段敘述,那專利的價值管理在哪裡?其實,就已經存在著專利的價值管理與呈現。
發明與專利的價值只能呈現一次嗎?從前段敘述中,應可以看到,不是只有一次,而是多次呈現。那呈現在哪裡?

從向創投尋求資金協助時,就已經是專利價值的管理與呈現了!雖然發明專利的鑑價,因為鑑價方法的不同而有不同的結果,但公司至少知曉該項發明,在目前現在市場中的價值高低,「運用他人的資金,讓發明創造最大的利益」,這就是專利價值的管理。研發成本一直是公司大開銷之一,借力使力,達到最大利益也是創投想要的結果。姑且不論創投公司的最大獲利的最終手段 - 賣掉股權,賺大錢。但對資金壓力且發明具有很大潛力的公司而言,創投是一種選擇。但公司在尋求創投時,必須非常小心雙方的約定,避免成為創投的吸血牧場了!

二度管理呈現的就是尋求補償與侵權賠償,當專利申請案已經公開後,可以對於疑似使用該申請專利內容的產品公司,提出警告信函,告知產品涉及的技術已經有專利在申請中,請貴公司自重。這時候,就可以對提出此信函起至取得專利權止的這段期間內,持續使用發明專利的公司,提出補償的請求。而在取得專利權後,所有持續使用該項發明專利的公司,都會成為侵權賠償的請求對象。不論是補償或是賠償,只要雙方和解,都可以不用對簿公堂。但若是無法和解,那就走上易經卦象中的訟卦一途。所以持續對市場觀察,補償與侵權的管理,進而訴訟管理,都是專利的價值管理。

取得專利權後之價值管理

取得專利權後,只有要求侵權賠償一途嗎?不是的,還有讓與、授權以及質權的價值管理。

所謂讓與,顧名思義,就是專利權轉讓;授權,就是專利權給他人使用,自己收取授權金。但是專利權轉讓之後,就無法在使用該專利權。因此,公司對於轉讓專利權,應審慎評估。究竟該項專利權的價值呈現,是一次性的暴利?還是細水留長?若是前者,或許可以走讓與方式,公司可以一次取得龐大收入;若是後者,則發明專利的價值就是遠遠的影響後續市場,則可選擇以授權方式,使專利價值呈現。公司應如何運用此二種手段,必須綜合市場、公司營運狀況與公司產品發展方向…等加以評估,作妥善的管理運用。

至於質權,則是類似一般所知的不動產抵押。將專利權質押給金主,取得金主的金錢支援。雖說法令上可以如此做,可是瓶頸點仍是專利權鑑價。若台灣銀行對於專利權鑑價結果一直沒有信心的話,質權的對象始終是一般民間的流通方式,無法取得銀行的信任。

專利的價值管理不是從取得專利權才開始,而是在發明階段,就必須作管理了!好好思考發明的價值,公司資金可以應付研發成本的投入嗎?是否必須尋求外部資金挹注呢?若需要外部資金挹注,那如何尋求最大的雙方利益空間呢?

在申請階段中,有第三人使用公司申請發明技術時,是否發出警告信函?警告信函內容應如何妥擬,才不會觸犯公平交易法呢?何時發出呢?預計請求的補償金額又是多少呢?

取得專利權後,對於使用專利權的公司,若是走上訴訟一途,那訴訟證據資料的分析與管理,就非常重要,敗訴最大原因都是證據資料不足。所以平時就應非常注意發明相關資料的留存與保管。

若是走上讓與、授權與質權管理方式者,那契約內容就非常重要,在契約內容中尋求公司最大的利益空間,但公司最大的利益空間不是單方意願,而是雙方妥協的結果。

 

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