作者簡介：
邱英武
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北美智權專利法規研究組主管 |
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曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管 |
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曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 |
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曾任大專院校講師 |
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專利師法修正草案初稿日前已出爐，目前正在尋求專利師公會的意見。這次修正的內容涵蓋專利師執業方式及受委託事項、專利師職能需求、相關罰則及免試資格等，影響範圍相當廣泛，包括稅務、業務執行方式、專業鑑定客觀公正性……等等，攸關專利從業人員的權益及產業生態，值得關注。 |
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專利師公會於102年11月26日以專師收字第83號公函，轉知經濟部智慧財產局智法字第10218601160號公函之「專利師法修正草案」，尋求專利師公會意見。
修正重點：
- 修正專利師執業方式
專利師的執業方式修正為：設立事務所、受僱於辦理專利業務之事務所以及受僱於法人三種方式。最後一種執業方式的受託代理範圍，限於任職之法人專利業務，不得為其他法人以外之人辦理專利業務。
- 專利師受委託事項擴大
除一般專利事務外，增加專利諮詢以及專利侵權鑑定二事項。
- 在職進修的必要性
專利師既然是一個專業的職業，在職進修的必要性就非常重要，增定每二年應向TIPO (智慧局) 提出完成在職進修的證明文件。
- 專利代理人的管理機制準用專利師相關規制。
- 增訂與修改罰則
為使專利制度健全發展，對於目前專利界充斥的「借牌」等行為加以規範，並處以刑事罰，加重違規行為的處罰。
- 專利審查官得免試取得專利師資格
專利審查官經過8年的工作後，可以申請全部科目免試，直接取得專利師資格。
修正草案幾點評述
- 與稅務連結應仔細與國稅局討論
目前事務所的課稅是以「執行業務所得」方式課稅，凡是申請案掛上專利師／代理人姓名者，稅務機關直接核定該案件金額，於課稅年度結算總送件數量確定所得金額。即使報稅人漏報，稅務機關也會直接加上漏報金額，毫無無法課稅的空間。但是受僱於辦理專利業務之事務所以及受僱於法人之專利師／代理人，所領取的僅是聘僱薪資，並無實際取得稅務機關核定的所得。因此，受僱於辦理專利業務之事務所的專利師/代理人之總所得，應是屬於該事務所代表人的總所得而去核算課稅金額；而受僱於法人之專利師/代理人亦無稅務機關核定的總所得，且該法人也未有該核定總所得的營業收入。為此，三種的職業方式的核定總所得方式不相同，課稅的方式也應不同。
- 專利事務所與商標事務所的分合
專利商標事務所屬於合夥性質，非公司法所管轄。因此，合夥人可以是不具有專利師專利代理人／商標代理人資格者，但是為取得事務所的稅籍編號，稅務機關要求申請時的代表人必須是具有專利師／專利代理人／商標代理人資格。
此次修法於修正條文第38條增訂，未取得專利師／代理人證書，意圖營利而聘用專利師／代理人辦理修正條文第10條第1至3款行為（申請、舉發、讓與、信託、質權設定、授權實施及強制授權之申請）時，將會被處以三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣40萬元以上200萬元以下罰金。
所以，若目前事務所的代表人資格僅為商標代理人者，則聘用專利師／代理人之行為，已經觸犯前述修正條文的規定。此事務所若仍需繼續為修正條文第10條第1至3款行為者，必須於修正條文正式施行後，儘速辦理代表人變更，以具有專利師/代理人資格者成為代表人，方能避免此項刑事處罰。相對的，受聘於代表人僅商標代理人事務所的專利師／代理人，也會被以違反修正條文第39條規定處以二年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金之刑事罰。這對雙方都是不利的影響。
- 專利侵權鑑定疑問
法院目前有核定認可的專利侵權鑑定機構，此次修法擴大專利師的業務範疇固然是美意，但是與司法院核定的機構有很大的出入再則，部分鑑定事項必須經過實驗，以確定申請專利範圍所載的發明數據值是否具有可實施性，這對不具有精密實驗檢測機器的專利事務所而言，是不可奢求的高成本投入。另受僱於法人的專利師／代理人，對自己公司進行專利侵權鑑定，所出具的報告書的證據能力與證據力都必須受到高度質疑。
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