PA專欄
《專利管理 - IHPA工作故事系列之三》
論文發表會成為先前技術嗎?

邱英武╱北美智權 專利研發部副理

2013.01.16
         

學生要提出專利申請,就有一個問題必須先釐清,那就是同學的論文發表、口試與之後的印刷,是否該些資料已經成為駁回專利申請的引證文件呢?是否可以引用優惠期的規定呢?還是先提出專利申請再提論文發表比較好呢?


「顯示的數據資料如何了?」「看來應是符合當初設定的改進程度了」「終於可以交差了!」博士班的陳同學,每天與同學窩在實驗室中,不斷重複著實驗,希望能夠達到改進效能的目的,終於在今日開花結果了!「接下來就將實驗結果撰寫進論文中,之後再經過口試老師們的嚴苛口試,便可以過關了。」陳同學心中自我想像著。

歷經兩個月的初稿撰寫與改寫,陳同學終於可以將最後自己認為定稿的文件交給指導教授。指導教授並無太多的修正建議,最後將論文的口試版本交給印刷店處理,五份口試版本分別交給口試老師,且訂下2個月後進行口試。但在口試之前還有一個大關,那就是學校規定的對外論文發表,於是指導教授將陳同學的論文交給相關技術協會,協助發表論文。

終於經過論文發表、口試老師口試,再修正部分內容後,指導教授同意論文的印刷,將最後印刷品交付學校後,於畢業典禮中,終於拿到博士學位了!

現在就是履行當初與廠商簽訂的合約了,由於此項研究需要設備與龐大的資金,在學校金援不多的情況下,指導教授於是尋求產業界協助,但最後的發明成果必須與該公司共享,若經過評估,具有申請專利權價值的話,也必須配合共同提出專利申請,共享專利權。

要提出專利申請,就有一個問題必須先釐清,那就是陳同學的論文發表、口試與之後的印刷,是否該些資料已經成為駁回專利申請的引證文件呢?是否可以引用優惠期的規定呢?還是先提出專利申請再提論文發表比較好呢?

論文發表規則說明!!

首先,在專利申請日之前(若是申請案有主張優先權者,則以優先權基礎案的申請日作為審查基準日),於該日之前已經公開的任何先前技術,只要是與申請案技術有實質相關的,都可能成為駁回專利申請案的引證文件。但若是自己公開的技術,誠如第一次所提到的,可以在公開日後的6個月內優惠期內提出專利申請,那份自己公開的技術就不可以作為駁回的引證文件。因此,陳同學的論文公開,只要在前述期間內提出專利申請,就不會被引為引證文件了。即使陳同學的申請權利移轉給提供資金的公司,也不影響該6個月優惠期的適用。

但注意,這僅是不會將自己公開的技術作為駁回的引證文件,若是第三人將自己公開的技術,在自己提出專利申請前先提出專利申請了,那之後自己所提出的專利申請會被核准嗎?第三人提出的專利申請案會核准嗎?

接下來就是「究竟是先提出專利申請再提論文發表比較好呢?」,以上問題都有待下回解答。

 

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