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《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十八》
中國外觀設計專利權居然無法抓別人侵權!
邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理
在判斷外觀設計侵權時,必須先看專利權與涉及侵權物品的產品用途。若是同相同者,方會再進入後續的侵權判斷,若是不相同者,可以直接判斷不侵權。此外,在申請外觀設計時,必須嚴格遵守一個規則,那就是「外觀設計必須依附產品」,外觀設計從字面上非常清楚,它是顯現在外的設計,當然也必須有依附產品,方能顯示在外。

貼紙,大家一聽到此一詞,第一個印象就是小時候購買的汽車、娃娃貼紙,撕下來貼在自己的簿子上,甚至調皮的貼在冰箱上,惹得媽媽生氣。想到這裡就勾起許許多多的小時候記憶。但是你知道嗎,貼紙也可申請外觀設計專利哦!

中國台商A公司,代工生產餐具,包括杯子、盤子與碗等,歷經多年接受客戶委託生產後,自己也聘用多位畫圖的繪畫員工,協助繪製客戶委託的圖樣,在此期間,也多次嘗試以自己的新圖樣進行生產,並向客戶推薦自己產品。客戶多次認為A公司生產的餐具花樣不錯,因此逐步增加採購數量,也使得A公司營收緩緩推升。A公司在與客戶接洽過程中,知曉圖樣也是一個智慧財產權,於是向專利代理機構詢問,是否可以將圖樣也申請專利。代理機構告知,若是以標貼方式呈現者,是可以提出外觀設計的申請。也就是說,申請圖樣為標籤貼紙,藉此可以分開作業,同時間進行產品與貼紙製作,之後再貼在產品上,減少工作時間。於是A委由該家代理機構提出外觀設計專利申請,並順利取得專利權。

沒想到,貼上標貼的產品在商場的評價不錯,A公司於是大量生產,公司賺進大把的鈔票。但在仿冒猖獗的中國,卻是受到競爭對手B公司的無情打擊。B公司運用油墨印刷的技術,將A公司設計的圖樣,直接印刷在杯子、盤子與碗上,在市場上削價出售,導致A公司收益銳減。為此,A公司不服氣,於是一狀告上法院。

歷經中級人民法院與最高人民法院審理,A公司竟然敗訴了!A公司非常訝異,為何我的專利權無法抓別人侵權!這時候,必須回頭看A公司申請外觀設計時所提交的資料。

外觀設計申請時,必須在提交文件中載明設計所涉及的產品用途、簡要說明、國際外觀設計分類、產品的功能等事項,尤其是產品用途,它是判斷外觀設計是否侵權的重要因素。也就是說,判斷外觀設計侵權時,必須先看專利權與涉及侵權物品的產品用途。若是同相同者,方會再進入後續的侵權判斷,若是不相同者,可以直接判斷不侵權。此案件中A公司申請的外觀設計貼紙雖然是「餐具用貼紙」,但其產品類別是「貼紙」,而B公司的產品是印刷後的成品-「餐具」,二者的產品類別不相同。雖說圖樣相似,但B公司運用油墨,將圖樣印刷在產品上,此印刷後的圖樣,無法與產品分離單獨存在,不具有獨立的產品型態,也不能作為單獨的產品予以銷售。所以,既然是屬於不相同種類也不相似的產品種類,B公司的油墨印刷的餐具並未落入A公司的外觀設計專利權中,B公司並未侵權。

此案中,A公司忽略在外觀設計申請時,必須嚴格遵守一個規則,那就是「外觀設計必須依附產品」,外觀設計從字面上非常清楚,它是顯現在外的設計,當然也必須有依附產品,方能顯示在外。而貼紙是屬於貼紙的產品類別,餐具是屬於餐具的產品類別,雙方是不相同的類別。所以,申請人在申請外觀設計時,必須清楚自己的產品在市場的定位點,讓已經擁有得專利權,可以發揮最大的效益。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013--)

 


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