智權報總覽 > PA 專欄           
 
《專利管理 - IHPA工作故事系列之五十四》
延後實質審查與專利權管理
邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理
2015.04.22

台灣智慧財產局(TIPO)在2015年3月24日公告一項措施,那就是發明專利申請案「延緩實體審查」,且自同年4月1日開始施行。從名稱上可以知曉該項規範的內容,就是實體審查往後延緩。具體內容簡述如下:

首先,適用的申請案當然是發明申請案,因為只有發明申請案的實體審查必須經過要求的提出之後,審查官方會進行實體審查。新型申請案不經過實體審查,而設計申請案則是TIPO官方自己會進行實體審查,不需經過要求提出的階段。

再來就是如果申請案有下述情形存在者,不可提出此項要求:

  1. 申請案已受有審查意見通知或已審定。
  2. 申請案已提出分割之申請。
  3. 申請案係由第三人提出之實體審查申請。
  4. 申請案已提出加速審查(AEP)或專利審查高速公路(PPH)之申請。

提出延緩實體審查的最終延緩實體審查日,不可以超過提出實體審查期限的最終日。依據專利法的規定,發明申請案應提出實體審查要求,TIPO方會進行案件的實體審查,而提出此項要求的最終期限日是申請日後的3年內。既然是延後實體審查,那當然不可以超過提出實體審查的最終日。

另延後實體審查必須指定日後開始審查的日期,就是說申請人必須在申請書中,清楚寫清楚要開始實體審查的日期,不可以只寫「從實體審查要求後的1年,暫停實體審查。」指定日期可以日後在變更嗎?可以的,只要想變更的日期在最終期限前,都可以提出變更,並無次數的限制。

實體審查既然可以提出延後,當然可以對該項提出予以撤回,但注意,撤回後不可以再提出延後申請。

前述TIPO的措施乍看之下,是對申請人的美意,讓申請人在提出實體審查請求後,因公司內部的政策或是產品延後發表,認為申請案應延後實體審查。但這樣的操作方式,其實在公司內部的專利管理面上就可以解決。就是當提出發明專利申請時,不需要於申請同時,提出實體審查的請求,而是運用3年的期限,公司逐步調整產品與內部政策。當發現該項申請案不需再進入實體審查去取得專利權時,就不用提出實體審查的請求,也可以減少公司實體審查費用的支出。甚至,若公司在申請案公開前(申請日後的18個月後公開,若是有主張優先權者,則從優先權日開始計算),認為有前述因素,不用對申請案進行後續者,可以向TIPO撤回申請案。但若是有策略上的意義時,則是另當別論,如期讓申請案內容公開吧。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013--)

 


Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們