案情簡述

此件於民國85年8月27日提出申請，之後經公告發明第97574號專利權。後經他人提出舉發，智慧局以（101）智專三（三）05053字第10121338980號決定書，認定舉發成立，專利權人不服，向訴願委員會提出訴願而被駁回，遂提起行政訴訟，由智慧財產法院管轄審理。

審理中，主要的舉發證據為申請日85年4月25日，公告日為88年9月11日的前專利權。前專利權的申請日早於係爭專利權，公告日晚於係爭專利權的申請日，符合擬制喪失新穎性的要件之一，但是，前專利權取得申請日係以外文本先提出申請，

喪失新穎之判斷標準

對於擬制喪失新穎的判斷標準，係依據該時的專利法第20條第1項第2款規定「申請在先並經核准專利者」。此時的「申請在先」法官的判決文中載明「專利法採屬地主義之意旨，解釋上應指在我國申請在先且嗣後在我公告者而言，因此擬制喪失新穎性之引證案應限於本國申請案，」判決中隱含著「外文本不是本國申請案審查的文本，審查與公告的文本是日後補正的中文本。」所以，為取得申請案日而提出的外文本，不可作為擬制喪失新穎性的核駁引證文件。

撇開二份文件技術比對的爭執，僅針對條文而觀，目前專利法第23條的規定為：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」智慧局對於該判決的研析報告中，其提到第23條的立法目的，「係為避免將相同發明或新型先、後授予專利，故擬至喪失新穎性係著眼於『新穎性』之觀點，將後申請案中申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式進行比對，如果後申請案所請之技術使手段與先申請案載明之技術內容相同者，則後申請案亦應不准專利。」第25條第3項則是「係為鼓勵外國人至我國申請專利，以將國外最新之技術資訊引進我國…。」

再則智慧局引用日本的專利法規範，認為日本特許法第29條之2規定，得作為擬制喪失新穎性之引證文件，應是可以包括申請案的外文本，而非翻譯本。

條文解釋時，可以清楚知曉，比對的前申請案文本，是公開或是公告的文本，並非是最初送件時的外文本。而且日後補進的中文本，也可能是修正外文本的缺漏或是刪除部分發明內容，但仍是不可超出以外文本提出申請時，說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍。既然外文本與中文本發生不同內容的狀況是存在的，法院嚴謹限縮適用於日後補正的中文本，也是無可厚非。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013--）

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