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《專利管理 - IHPA工作故事系列之六十》
透過馬德里國際註冊取得商標真的好嗎?
邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理
2015.07.16
馬德里國際註冊,固然提供一個快速、便捷與便宜的申請管道,但也隱藏者一槍斃命的風險。所以,商標的申請是隨者產品/服務使用的國家與類別而浮動,隨時依據狀況提出申請案。但是否真的要走上馬德里國際註冊一途,可能還是要有詳盡的產品策略方向,不要一味的只提出馬德里國際註冊。

大家應都知曉商標權也是如專利權般,為屬地主義下的產物,也就是說,商標權的權利主張僅可及於該地區或國家,並無國際性的商標權。而專利權有個PCT制度,可以先取得國際申請號,再擇期進入PCT的成員國,經過審查後,取得該成員國的專利權。而商標也有此制度,那就是馬德里國際註冊。

馬德里國際註冊是由兩個協議/協定組成的,一個是「馬德里協定」;一個是「馬德里議定書」,統稱馬德里國際註冊。基本程序是先在馬德里議定/協定書的成員國中,遞出商標申請,在取得商標申請日號後,再透過馬德里的方式,提出馬德里國際註冊申請,在馬德里申請書中,應清處記載想要取得商標權的成員國。之後,成員國的專利局會將該申請案,遞交給WIPO的國際局(IB)做形式審查,當形式審查通過後,IB會將該申請案公開登記。各被指定的成員國在看到該公開登記後,即可進行該國法律規定的審查,也就是可否為商標客體、混淆誤認與不專用…等的審查。若在指定國審查後,並無違反該成員國法律的規範時,這時候,就是取得該成員國的商標權了!

的確,任何商標申請案,若是商標圖樣經過設計,與他人在相同商品/服務類別中,不會產生混淆誤認的狀況時,都可以順利取得商標。但要注意,透過此途徑取得的商標權,在日後的使用過程中,如果有人提出您的商標權已經與他人使用中的存在混淆誤認狀況時,就可能會全盤皆輸。為何會如此?

馬德里國際註冊必須以成員國內商標申請/註冊為基礎,所以如果成員國的國內註冊商標,在5年內被撤銷時,該馬德里國際註冊案亦將隨之被撤銷。國際註冊要與國內基礎案分割,就必須等到5年後才可以。因此,第三人都可能利用這項規定,在5年內極盡所能的對成員國國內的基礎案,提出撤銷申請,只要撤銷申請被通過,該國際註冊中,所有成員國商標權都會一併消失。

其他應注意事項就是國際註冊必須以成員國國內的申請案為基礎案,之後才可以在提出馬德里國際註冊的申請。但並非如此簡單。他還有區分,就是以商標申請案為基礎,提出的申請馬德里國際註冊,只能指定議定書成員國,不能指定協定書成員國;以已經註冊商標為基礎,提出的申請馬德里國際註冊,救可以指定議定書或(及)協定書成員國。

馬德里國際註冊,固然提供一個快速、便捷與便宜的申請管道,但也隱藏者一槍斃命的風險。所以,商標的申請是隨者產品/服務使用的國家與類別而浮動,隨時依據狀況提出申請案。但是否真的要走上馬德里國際註冊一途,可能還是要有詳盡的產品策略方向,不要一味的提出馬德里國際註冊。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷:
  • 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門
    (法務、IP、人事與總務)主管
  • 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
  • 曾任大專院校講師(1995-2002)。
  • 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013--)

 


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