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如何拯救因USPTO過度解讀IN RE BILSKI 一案而核駁之申請案?

作者╱北美智權專利研發部 葉乃嘉

2009.04.29
 

文章綱要:
發明新案可以採取之因應措施
待審之案件可以採取之因應措施
結 語

於北美智權報第 18 期中「商業方法專利案例探討─ IN RE BILSKI 與美國專利法§ 101 之專利適格標的」曾經介紹過 IN RE BILSKI 一案對於今日的資訊化時代及自由市場經濟之影響。鑑於日前因 IN RE BILSKI 一案,有些方法相關之專利受到威脅,過往能夠獲得專利之方法發明,因為該判例,近日悉數遭美國專利商標局(USPTO)駁回。不服之申請人上訴至美國最高法院(supreme court),目前仍待審中。


由於 IN RE BILSKI 判例,近日不論軟體、通訊、半導體製程、生化科技技術類別等部份方法申請案,凡未與特定機器或裝置搭配在一起(tie to),或不是將某一特定物件轉換為另一不同之狀態或物件,悉數遭到 USPTO 審查委員核駁,由於牽涉的層面很廣,與行之已久的發明之 專利適格標的(patent-eligible subject matter) 認定相較之下限縮許多,造成各界專利申請之困擾。本文作者秉持著為申請人爭取最大權益的精神,撰寫此篇文章,盼能協助提供因應措施之參考資訊。

發明新案可以採取之因應措施

如果發明人目前有方法相關的重大新發明,並沒有與特定機器或裝置搭配在一起,或並沒有將某一特定物件轉換為另一不同之狀態或物件,也就是說發明人之方法發明違背了美國聯邦巡迴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit;CAFC)針對 IN RE BILSKI 案所做出之判決,而有被核駁的疑慮,而無法順利得到專利時,應該怎麼做呢?

申請人遇到這樣的狀況,若依據 35 USC 111(b) 提出暫時申請案(provisional application),可以較新案申請繳納較少的費用,並能夠取得發明日期,以便日後美國最高法院判決對於 35 USC 101 方法發明之 專利適格標的(patent-eligible subject matter) 認定條件,又恢復 BILSKI 案前較為寬鬆的標準時,得以在暫時申請案申請日起算 1 年內另提出正式案。如此,不但取得優先權日,同時還能因應日後美國最高法院的裁決,是否適於提出發明專利申請。

待審之案件可以採取之因應措施

假設申請案是在 CAFC 針對 IN RE BILSKI 案所做出判決 前即提出之申請,也就是說,申請案件目前的狀態為待審或是正在審查中,也無須在這一波核駁大浪中早早決定放棄抗辯,否則一旦美國最高法院推翻 CAFC 針對 IN RE BILSKI 案所做出之判決, 將喪失翻案後翻身之機會。

以下提出幾種待審案件可以採取之回應方式供參考:

(一)收到 USPTO 官方非最終核駁通知書(non final office action)時
一般收到核駁通知後,理論上有 3 個月的答辯期限,可以依據 37 CFR 1.136(a) 延長至多 3 個月繳納延期費(extension fee),使得回覆答辯的期限拉長至總共 6 個月,以充足的時間研擬適合之答辯方向,待美國最高法院判決後,視 USPTO 官方所持之態度,再決定該如何回應官方。

此外,申請人也得以依據 35 USC 120 提出延續案(Continuing application),重新排隊等待新一輪安排之審查委員,目的同樣係希望經過美國最高法院判決後,審查委員將持不一樣的審查法律依據。

(二)申請案為方法暨設備之發明時
假設申請案是有關設備暨方法的發明,另可以視情況根據 35 USC 121 提出分割案( divisional application),保住設備部份的請求項,並使方法部分的請求項歸到另一個分割案,確保設備能夠儘早拿到專利,並讓方法部分的發明處於繫屬(pending)狀態,靜待美國最高法院最後之裁決。

(三)收到最終核駁( final office action )時
假設申請人已收到最終核駁(final office action),可以另外依據 35 USC 132(b) 來請求繼續審查(request for continued examination;RCE),假設日後美國最高法院判決下來,決議重新放寬成為 聯邦巡迴法院對 BILSKI 判決前之審核標準 ,這樣下來受到 BILSKI 一案影響之申請案,未來仍可能有領證之機會。

結 語

上述的建議作法多是以金錢買一個希望,因為美國最高法院目前尚未做出裁決,其裁決是否有利於目前遭引用 BILSKI 判例核駁之申請案?目前尚不明朗。只能說有等待就有希望,不等待就等於直接放棄了。因此,申請人也須斟酌申請案之重要性,決定該採取怎麼樣的措施方能最有經濟效益的保護自身發明。