專利工程師精技

專利品質是灰色的─美國專利個案研究

作者╱北美智權法規研究組 談定宇, 北美智權美國專利律師 James Long

2008.05.30
 

文章綱要:
美國專利個案介紹
個案專利品質檢驗
結論

11 期北美智權報刊出了「不是黑或白 專利品質是灰色的」文章後,受到讀者的熱烈討論與關心,為了能讓讀者有更清楚且了解如何將此一專利品質評估有效運用在工作中,本文特別 從美國 USPTO 專利資料庫中隨機找出一份已取得專利字號 (美國專利 7,012,235) 的專利當作個案,並邀請北美智權美國專利律師 James Long 提供迴避設計評估及侵權分析的研究, 再 根據前期文章「不是黑或白 專利品質是灰色的」所提出的 14 個檢驗項目,將實際案例套用其中,藉此來解說此份專利品質評估分析的方法。

一、美國專利個案介紹

一、專利字號:
美國專利 7,012,235

二、標題:
Image sensor ( 影像偵知器 )

三、摘要 :

在設計長的影像偵知器之情況,必須使用合乎讀取寬之專用之棒形透鏡陣列,有不得不用昂貴之棒形透鏡陣列之問題。又,因長,有棒形透鏡陣列個體之彎曲引起影像之讀取性能惡化之問題。一種影像偵知器,包括:光源,對原稿照射光;複數棒形透鏡陣列,結合成位於令原稿所反射之光聚光之棒形透鏡陣列之最端部之棒形透鏡相接觸;密封劑,充填於位於該最端部之棒形透鏡之間;感光元件,在既定之讀取寬接受在棒形透鏡陣列所成像之光;以及機架,經由緩衝構件固定連續配置之棒形透鏡陣列。然而可作出具備複數個短的 ( 普通型 ) 棒形透鏡陣列的長的影像偵知器。 (此段中文內容取自於智慧財產局專利資料庫)

四、代表圖示:


五、本專利所被解決的問題
A. 解決應力作用問題
此一專利個案之所以能解決應力作用所造成的問題,是藉由三件主要的元件來完成,其一是 位於相鄰配置之棒形透鏡之最端部之棒形透鏡間之間隙充填密封劑,其二是用塗抹成覆蓋在位於相鄰配置之棒形透鏡之最端部之棒形透鏡間之間隙充填密封劑固定連續配置之複數該棒形透鏡高陣列和機架,其三是經由緩衝構件將連續配置之複數該棒形透鏡陣列固定於機架。

B. 解決影像模糊問題
由於在棒形透鏡之間有間隙,因此在這間隙中填充入密封劑,因而使得光線不會自棒形透鏡以外的部位通過,進而解決在連接部份所產生的影像模糊問題。

二、個案專利品質檢驗

首先,我們將專利品質指數的總分先設定為 20 分,再根據以下的問題進行研究與分析,進而取得最後的總得分。在此提醒,此一 專利品質檢驗共分為三大類來評比,分別是 A. 專利有效性(檢驗題 1~6 )、 B. 專利是否不易迴避設計(檢驗題 7~9 )、以及 C. 符合專利法規及最佳實務典範(檢驗題 10~14 )。 ( 原始檢驗表請閱讀 11 期智權報 ) 。

A. 專利有效性(檢驗題 1~6 )
1.
請評估該項專利在過去申請歷程中,是否已採用美國巡迴法院Teaching–Suggestion–Motivation (TSM) 的準則來檢驗其專利性? 答YES,
請續答第2題
-1分

答NO,
請跳答第3題

不扣分
分析:
美國專利申請案號 # 10/874,203 (美國專利 7,012,235 的申請案號 ) 的申請歷程顯示沒發出任何答辯,因此並無引用 TSM 的準則來檢驗其專利性 。所以此檢驗題的答案是 NO,不扣分。
2.

請評估當使用現有前案資料時,允許的權利範圍是否可通過USPTO所公佈的七種判斷顯而易見性的基本原則(Obviousness Rationales)

答YES,
請續答第3題
-6~10分
答NO,
請續答第3題
不扣分
分析:
因為第一題答案是 NO,所以跳過此一檢驗項目。

3.
請評估之前的專利申請過程,是否包含足夠的國外專利文獻被引用在核駁答辯、IDS、或申請中(總共最少三個以上及最少一個以上來自於核駁答辯)? 答YES,
請跳答第5題
不扣分

答NO,
請續答第4題

-1分
分析:
本專利申請歷程指出有三件國外專利申請案引用於 6/24/2004 提交的 IDS 內,但並沒有在別處找到國外 ( 是指美國以外 ) 專利文獻 。因不符合以上「最少一個以上來自於核駁答辯」的條件,因此此一檢驗題的答案是NO, 扣 1 分 。

4.
使用日本、歐盟、WIPO或中國專利文獻以主類/次類,關鍵字/布林來進行前案檢索搜尋(可參照www.patentlens.net)。此檢驗項目的目標是最好要能找到次要的前案。因此請評估是否有找到重要的前案? 答YES,
請續答第5題
-5分

答NO,
請續答第5題

不扣分
分析:
主類 / 次類搜尋結果為:G02B 27/10, G06T 1/00, H04N 1/028,關鍵字/布林搜尋結果為:image sensor, rod lens array, frame, light , etc …,找到的前案:JP 2000-278972, JP 2001-132538 ( 有可能是顯而易見的前案 ),因此測驗結果是通過,所以此一檢驗題的的答案是 NO,不扣分。

5.
使用來自於 www.sparkip.com 的群組(cluster) 以關鍵字/布林及每個群組項目中的重要專利線索(以關鍵字/布林)來進行前案檢索。請評估是否有找到重要的前案? 答YES,
請續答第6題
-3分

答NO,
請續答第6題

不扣分
分析:
群組 Cluster 資訊: optical bar code (scanning, scanner, reader) & optical imaging copier (lens, array, index) , 使用 sparkip.com 做搜尋 , 輸入: US 7,012,235 並且以以下關鍵字搜尋: image sensor, rod lens array, … 等關鍵字找到。
A. 美國專利 # 5,859,421 :

B. 美國專利 # 5,038,027 :


6.
使用 Scirus、Google Scholar、Google、美國德州Rice大學Connexions進行非專利文獻檢索。請評估是否有找到重要的非專利文獻(prior art)? 答YES,
請續答第7題
-2分

答NO,
請續答第7題

不扣分

分析:
www.scirus.com 進行檢索,找出非專利文獻,但未能找到合適的非專利文獻。因此調整改為搜尋專利文獻。另外基於本篇文章篇幅的考量, 此項目僅以上 scirus.com 作簡介概述 。
檢索結果 : 美國 申請公開號 20020015145





依照以上的專利申請文獻,本專利看來是具有可專利性,因為重要的前案沒有找到,因此答案是NO,不扣分。

B. 專利是否不易迴避設計(檢驗題7~9)
7.
根據所有權利範圍的權利項,提問是否「可能侵權者」只需侵犯到相關權利項的「局部侵犯權利範圍」而並非所有特徵就有可能被認定為專利侵權? 答YES,
請續答第8題
-3分

答NO,
請續答第8題

不扣分
分析:
此一專利的專利範圍第 1 項所包括的個別元件,如:光源、棒形透鏡陣列、感光元件、以及機架都是不容易被刪除掉的部件。而且很難想像如何 在克服本專利所解決的問題之前題下,能做出「非均等但 又 可替代」的影像偵知器之迴避設計。因此答案是 NO,不扣分 。
8.
按照所有權利項的權利範圍,提問是否「可能侵權者」只需策略性的修改一或多數的權利項特徵/限度就有可能成功地避開侵犯權利範圍(就算已考量了均等論的情況下)? 答YES,
請續答第9題
-4分

答NO,
請續答第9題

不扣分
分析:
依照分析的結果,專利範圍第 1 項具備的可專利性的特徵包括:
 

棒形透鏡陣列,在直線上將令該被照物所反射之光聚光之各個棒形透鏡排列成各自隔離,而且相鄰配置成位於在直線上排列之該棒形透鏡之 最端部 之棒形透鏡相接觸

然而以上特徵是很難被迴避設計躲過,因為 棒形透鏡之 最端部 之棒形透鏡相接觸是幾乎一定要的。不然的話,100% 全寬度的讀 取則無法達成。而且,比較容易被迴避設計躲過的 其他 申請專利範圍 可專利性的特徵 卻只在,譬如:附屬項第 3 項 - 第 5 項,因此如果他人無法避開 專利範圍第 1 項或第 2 項,也是沒多大用處的。所以測驗結果通過,則答案是 NO,不扣分 。

9.
申請過程中,提問是否 「關鍵」的專利迴避設計特徵/元件是均等但不完全相同於有被受到限縮修正的,且不只局限於同均等物為幾無關係的? 答YES,
請續答第10題
-4分

答NO,
請續答第10題

不扣分
分析:
根據 PAIR 資料顯示,在申請過程中並未包含有限縮之修正,因此測驗結果是通過,所以答案是 NO ,不扣分 。

C. 符合專利法規及最佳實務典範(檢驗題10~14)
10.
評估是否所有權利項元件是符合美國專利法35第112條第一及二項--相關於是否為不確定或具備精確及明確性? 答YES,
請續答第11題
不扣分

答NO,
請續答第11題

-2分
分析:
Claim 7 :權利項元件,美國專利法 (35 U.S.C.) 第 112 條第二 項 “ spacers allowing an adjustment of an inclination of each of the rod lens arrays ”。說明書:“ An effect similar to the effect of projecting the adjustment screws 130 can be obtained by correcting the inclination of each rod lens array 80 by inserting, in advance, minute spacers having a thickness of about 0.03 mm or like members between the rod lens arrays 80 and the frame 30. ”。 詳細情形 請參照此一專利的說明書中第九圖及相關敘述。因此測驗結果是:符合美國專利法,因此答案是 YES ,不扣分 。

11.
提問說明書揭露內容是否包含較差、難閱讀或難於理解的英語? 答YES,
請續答第12題
-2分

答NO,
請續答第12題

不扣分
分析:
此份說明書中英語較差的部份是“ necessarily fixed to the frame 30 irrespective of peeing positions of the double-sided adhesive tapes ”,以及“ Rod lenses close to each other of adjoining rod lens arrays produces different image forming positions, electrical corrections for positional deviations between the image writing lines are needed in writing. ” 等等 … . 。根據經驗判斷,本篇專利的原稿應該是以日文撰寫,然後 才翻譯成英文的,否則 peeling 就不會寫成 peeing 了。因此 答案是 50% YES,所以只扣 1 分。

12.
是否權利項覆蓋範圍是均勻? ( 具備好的寬 / 窄混合權利項覆蓋範圍 ) 是否所有揭露的實施例有被專利權利項範圍所覆蓋? ( 不包括特別例外狀況 ) 答YES,
請續答第13題
不扣分

答NO,
請續答第13題

-3分
分析:
本發明所教導的刪除局部棒形透鏡陣列的方法 ( 請參照此一專利的說明書中的圖 4A & 4B) ,以及不同種棒形透鏡陣列的配置看來是並沒有包含在權利範圍之內。 因此答案是局部 NO,測驗結果 = 50% 通過,扣 1.5 分。

13.
提問權利項的前言,權利範圍是否為不必要的狹窄?提問是否權利項數量不足? 答YES,
請續答第14題
-1~2分

答NO,
請續答第14題

不扣分
分析:
A. 是否權利項之前言太過狹窄?答案: NO 。
B. 是否獨立權利項的權利範圍太狹窄?答案: NO 。
C. 是否權利項數量不足?答案: YES 。
因為 C 項的權利項數量不足,因此認為此一檢驗題的答案是 30% YES ,扣 0.5 分。

14.
提問是否有違其他專利法規情況發生?譬如:格式不符、缺乏前置基礎、違規的權利項重複性、缺少適當的 Incorporation by Reference 等等。 答YES,
請續答第14題
-1~2分

答NO,
請續答第14題

不扣分
分析:
由於 看不出有重大的違規情況發生。因此此一檢驗題的答案 NO,不扣分。

計算總分
根據套用以上 14 個檢驗項目的分析與檢驗,共有四題需要扣分,分別是第 3 題的 1 分、第 11 題的 1 分、第 12 題的 1.5 分、第 13 題的 0.5 分,總計扣分數為 4 分。因此,此篇專利品質的總分是: 總指數分數 20 分 – 4 分 =16 分。

三、 結論

在此必須提出說明的是,此一 專利的品質檢驗是以個別單一專利來進行評鑑,因此刻意地去除了額外考量其他 ( 其個案有可能存在的) 專利家族 (patent family) 成員的相互作用。並且,本篇專利品質檢驗方法不包括:來至於詐騙行為 (fraud) 、不公平行為 (inequitable conduct) 、或違反揭露之義務作為撤銷專利等等因素在內。

另外,在此引用本所總經理許鍾光先生曾經 在經濟部智慧財產局論壇中所 表達過的內容做為此篇文章的結語:「 … 我們提出這一篇文章的用意,就是希望能夠拋磚引玉,讓專利界能夠共同正視這個問題,並且拿出來討論。或許在綜合各界多方面的意見後,大家就能夠在專利品質的這個議題上形成一些清楚的共識,讓專利界與工業界都能夠就這個專利品質的共識來訂出一些完整的教育訓練方案以及品質檢驗的標準程序,這對所有專利界和工業界的人來說都有好處。這就是我們寫這一篇文章的基本用意,還請專利界的各方賢達多多指教,謝謝!」