近年，由於人工智慧、大數據等技術的蓬勃發展，其相關應用領域也不斷攀升，有關人工智能、機器學習、神經網絡、深度學習和學習演算的公司和業務項目亦如雨後春筍般冒出。有鑑於此，為更完善和明確化專利審查委員的判斷基準，以及協助電腦軟體相關領域專利申請人對申請專利之適格性和專利要件的掌握更有所據，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）近期進行了專利審查基準十二章「電腦軟體相關發明」的大幅修改，並將於今年（2021）7月1日施行。

如同智慧局公布的修正重點說明，此次電腦軟體相關審查基準（下稱「基準」）之修改包括了「明確化發明定義」、「進步性架構修改為與總則內容一致」、「新增人工智慧相關審查事項與案例，並以案例說明因未充分揭露而不符合可據以實現要件之情形」。此外，針對請求項以功能界定時，判斷「為說明書所支持」的部分亦新增一章節進行說明，並提供示例。這些示例中不但包含了說明書不支持請求項的具體原因，尚提供了修改建議。礙於篇幅，本期內容僅略以討論明確化發明定義的部分。

符合發明定義條件的明確化

在大數據、物聯網、人工智慧等技術逐漸深入人們生活中各個應用領域（如商業方法、電動車等領域）的同時，如何以明確的基準審查創新發明，是一個非常重要的議題。對於新創技術而言，最可惜處莫過於實質上頗為優異甚至已經帶來明顯商業成效的發明，卻因是否符合發明定義的解釋問題，而在申請或訴訟時因專利法第21條之規定而遭核駁或判決無效。

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專利法第21條：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」，可理解為申請專利之發明需「具備技術性」。然而，於修訂前的基準中，曾出現許多似不合理之關於判斷電腦軟體相關請求項是否符合發明定義的描述。舉例而言，修訂前基準第2節記載：「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技術領域相關功效」等語。

惟對於受理工訓練的研發人員而言，所有現象皆為物理現象，並無所謂不正常（異常）物理現象可言。蓋物理現象係源自物理法則（多數情況為四大力中的電磁力），也就是自然法則的一環。電腦內部的物理效果基本上也全是電流電壓的效應，除非是尚在萌芽的技術領域，例如利用電子自旋（spin）之類的新興電腦，否則上述關於「技術性（用以佐證符合發明定義）」之內容實質上沒有意義，甚至有可能被濫用。當審查委員或法官主觀上認為此專利「沒什麼特別」時，就可能被引用做為核駁或判決無效之理由。這類形式上看似無礙，但實質上可能傷害電腦軟體相關創新領域之保護的基準文字，在此次修改中幾乎均被認真地檢視且刪除。

此外，前版基準兼採歐洲「（進一步）技術功效」以及衍伸自美國適格性判斷的「簡單利用電腦」等語。前者有混淆符合發明定義與進步性判斷之疑慮，後者關於「取代人工作業」和「電腦軟硬體的固有功能」等用語的解釋空間太大，導致許多電腦軟體相關發明都可能套用這些抽象且可無限擴張解釋的用語來說明申請專利之發明不符合發明定義，使得審查意見徒具形式且使申請人難以回覆，無論理著力點。

協助電腦軟體專利之申請

此次基準之修訂，將是否符合發明定義的判斷予以明確流程化（如下圖），並且在各個步驟皆輔以實例說明（詳參公告本第十二章第3節發明定義，2-12-13頁以降），有助於申請人憑藉修訂後之基準即可推得請求項與說明書所需記載之內容和撰寫方向。

圖1：新修訂基準對於電腦軟體發明之判斷流程

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上述判斷流程的操作下，除了步驟(1)即可依據審查基準第十二章第3.3節的各種示例套用至申請專利之請求項，有憑據地對該請求項進行是否符合發明定義的判斷之外，倘若此步驟仍不能明顯判定是否符合發明定義，則進入步驟(2)，即3.4節的判準，判斷是否符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件。所謂硬體資源係指用以實現資訊處理、操作或功能之實體裝置或構件，例如電腦，或其中央處理器（CPU）、記憶體等構件，或與電腦相連接之鍵盤、螢幕等。

進一步地，修訂後之基準解釋「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件，係指藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，依據資訊處理之目的建構出特定的資訊處理裝置或方法。判斷時，審查委員應參酌申請時之通常知識，針對請求項所載電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟，判斷是否依據資訊處理之目的實現特定的資訊處理或計算，據以認定電腦軟體相關發明是否符合前述要件，而為「利用自然法則之技術思想之創作」以符合發明之定義。

再者，許多頗具技術前瞻性的新創企業，其未必有豐富的專利申請經驗，可能在請求項的撰寫時沒有明確記載所使用之硬體。這類形式上的瑕疵，在以前難免會造成審查時的障礙，但新修訂之基準進一步說明，電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或具體步驟，並非指在請求項中須記載特定的硬體資源為必要。如請求項中已記載特定之資訊處理技術手段，縱使請求項中僅記載電腦為硬體資源或完全未記載任何硬體資源，參酌申請時之通常知識，可知藉由電腦通常所具備的中央處理器、記憶體等一般硬體資源與電腦軟體之協同運作，而實現該特定資訊處理技術手段者，應認定符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件。

反之，如請求項中記載了硬體資源，卻未記載電腦軟體與硬體資源協同運作的具體技術手段或步驟，以依據資訊處理之目的實現特定的資訊處理或計算，仍不符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」要件。新修訂基準清楚的說明電腦軟體與硬體間的關係，解決了過去常常因為欠缺硬體所造成之核駁或判決無效的缺憾，此部分的修訂，實在是值得讚許。修訂後的基準甚至針對「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」給予同類且相似的兩組請求項內容，具體詳細地說明一者（第3.4節例1）為不符合發明定義，而另一者（第3.4節例2）為符合發明定義的確切原因，給予申請人明確的參考標準。

新修訂基準將帶動電腦軟體發明之創新

相信經由此次基準的修訂，除了過於明顯不符合發明定義的情況外，申請電腦軟體相關專利的審查門檻將會以專利要件（例如，進步性）為主，客觀地搜尋先前技術，以實質存在的技術內容作為審查意見的內容，方能穩定電腦軟體相關專利的審查品質，並鼓勵新創技術的申請。且由新版電腦發明相關審查基準的修訂，可知我國專利界，尤其是智慧局對電腦相關審查基準的用心和投入大量資源，使其更加完善，並藉由明確的敘述和每一檢視點後附加的輔助示例，盡可能讓發明定義的檢視事項明確、可操作性強且大程度地降低主觀性、不可預測性以及進步性概念混入發明定義判斷的情形，使新興技術之發明在專利申請的過程中，可依據修訂後的審查基準，真正幫助實質創新的技術得到適切的保護。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 熊誦梅 現任： 德勤商務法律事務所 法律科技創新服務負責人 學歷： 柏克萊加州大學法學院博士，臺灣大學法律系碩士、學士 經歷： 台灣智慧財產法院法官

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