商標權在美國的保護有分聯邦法和州法。由於聯邦事務的範圍是受聯邦憲法所限制，國會只能依憲法的「州際商務」（interstate commerce）條款才能立聯邦法律來保護商標權。這和專利法或著作權法的狀況不同，因為該二法律有憲法上的基礎。至於州商標法，其是存在已久的制度，主要在維護公平的商業環境。州商標法除了由州議會制訂法律外，還有判例法所形成的商標權保護。不過，根據「聯邦保留」（federal preemption）原則，州商標法或判例法的規範不能與聯邦商標法相衝突。

現行美國聯邦商標法（又稱「Lanham Act」）於1946年制訂，不但建立起聯邦的商標註冊制度，並提供商標權人排除他人混淆或盜用其商標的請求權。美國聯邦商標法歷經修改和與國際條約調和，其主要內容與台灣商標法大同小異，因為我國商標法於幾次修正時，都曾參考美國聯邦商標法的立法例。美國聯邦商標法將「商標使用」分為「侵權使用」、「申請使用」、和「維權使用」等三種概念。以下進一步介紹相關概念，並特別討論「維權使用」認定的彈性。

圖片來源：The Blue Diamond Gallery

商標使用類型一：侵權使用

在15 U.S.C. § 1114（註冊商標）或§ 1125（非註冊商標）所規範的商標侵權行為中，其皆涉及侵權人是否將商標使用於「商業上」（in commerce）。因此，「侵權使用」的特徵是侵權商標的使用具有商業性質。

根據§ 1127，「商業」（commerce）之定義為美國國會所能合法規範的所有商業活動。應注意的是，有判例認為§ 1127的「商業上使用」（use in commerce）定義乃特別適用在「申請使用」的判斷，而非用於認定「侵權使用」[1]；但也有判例持相反的見解[2]。另與「申請使用」不同的是，「侵權使用」之「使用」有其獨特的意義，此為學者就判例法的觀察而提出的「商標使用原理」（trademark use doctrine），亦即「使用」（use）必須是為了「商標目的」而使用[3]；不過，該些學者又指出，有些法院不問使用目的，而是有「商業上使用」即構成侵權使用。另外，諷刺性的使用可能視為合理使用或免責事由，而不屬侵權使用的範圍。

商標使用類型二：申請使用

「申請使用」源自於美國聯邦商標註冊制度所採取的「使用主義」，其要求申請人必須已使用待申請的商標，或具有使用之意圖。

15 U.S.C. § 1051(a)(1)規定，擬申請註冊之商標必須已有商業上使用。因而，§ 1051(a)(3)(C)要求商標申請人必須宣示擬申請的商標是於「商業上使用」（use in commerce）。另方面，如果申請人無實際上使用擬申請之商標，§ 1051(b)(1)規定申請人必須要有「於商業上善意使用商標之意圖」（bona fide intention to use a trademark in commerce）。此外，根據§ 1051(b)(3)(B)，申請人必須宣示其有善意的意圖以於商業上使用其商標（bona fide intention to use the mark in commerce）。

「申請使用」的「商業上使用」（use in commerce）其定義，根據15 U.S.C. § 1127（Lanham Act § 45），指在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，且不是僅為了維持商標權有效性而使用。該定義與「維權使用」之「使用」（use）相同。

此外，§ 1127對商品和服務之「擬制商業上使用」有不同的規定。針對商品有二個要件：（1）商標要標示於商品上或包裝盒上，或當標示於商品上是有實務上困難時，該商標須標示在商品的附屬文件內；（2）商品本身已為商業上販售或運送。另針對服務有三個要件：（1）商標必須使用於或顯示於服務的銷售或廣告中；（2）服務已屬於商業上服務，或該服務提供於超過一州境內、美國境內或外國；（3）提供服務的個人從事與該服務有關的商業行為。

商標使用類型三：維權使用

「維權使用」其關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的「放棄」（abandonment）。根據15 U.S.C. § 1127，有兩種狀況會造成商標「擬制為放棄」（shall be deemed to be “abandoned”）。第一種為商標權人不繼續使用其商標，且有「不再重起使用的意圖」（intent not to resume such use），而第二種為系爭商標已變成通用名詞（generic name）。

除了法律規定的「放棄」，判例法有所謂「赤裸授權抗辯」（naked licensing defense），此為第三種類型[4]。如果商標權人在授權時未考慮如何維持商標產品或服務的品質，則該授權可能造成系爭商標被放棄。或者，若授權的結果是准許「侵權使用」（infringing use），亦即契約未規範使用的限制或範圍，則此亦可能造成商標放棄。

§ 1127對第一類的「擬制放棄」有三個證據法的規定。第一是「不再重起使用的意圖」可由「情境證據」（circumstantial evidence）所推論而得。第二是商標未使用達連續三年時，此可視為「放棄」的初步證據（prima facie evidence），因而有「推定放棄」的效果。第三是商標的「使用」指在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，且不是僅僅為了維持商標權有效性的使用。應注意的是，此處之「使用」從文義上而言並無「商業上」（in commerce）的要件，但是有某些法院認為該「使用」即「商業上使用」（use in commerce）。

「不再重起使用的意圖」有舉證責任上的意義，因為此要件較「放棄的意圖」（intent to abandon）為嚴格。如果對造已盡了初步的舉證責任（prima facie case）而成就「商標放棄」的推定，則商標權人不能只舉證「無放棄的意圖」（intent not to abandon），而必須積極證明「重起使用的意圖」（intent to resume use）。

「無放棄的意圖」屬於主觀的證據。若商標權人以此來否認「商標已被放棄」的指控，將等於是在答覆書狀（answer）中否認對造的指控，但卻對本案的爭議事實的審理並無幫助。因此，商標權人必須舉出在商標未使用期間的活動或事件來推論「重起使用的意圖」。亦即，商標權人必須提出客觀的證據，來反駁「推定放棄」。此外，「重起使用的意圖」在特定的情況下可以「未使用」（nonuse）的免責事由（excuse）來取代，例如因商標權的訴訟而暫停的使用活動或使用計畫。

「維權使用」規範的彈性可為台灣參考

從法條內容來看，美國聯邦商標法對「維權使用」的檢視其重點不單純是「使用」本身，而是從「停止使用」的行為與商標權人的心態來界定「維權使用」的有無。

「停止使用」本身不代表商標的放棄，而商標權人的心態對「商標放棄」之判斷有關鍵的影響。「停止使用」的期間也不是重點，而一旦商標權人無重起使用的意圖時，商標即已被權利人所放棄。至於「連續三年的未使用」，其僅是構成推定「商標放棄」的證據，而商標權人可透過舉證「重起使用的意圖」來推翻「商標放棄」的推定。

此外，就美國聯邦巡迴上訴法院之判例法，「維權使用」判斷也會考量的商標權人所處的營業狀態和使用方式，對事業創立過程、事業營運過程、和事業結束過程等時期的「維權使用」分別有不同的考慮。其判斷因素包括商標使用的方式是否保有原商標的識別性、商標是否仍在營業場所中使用、商標使用是否仍為了表徵其產品或服務等等。不過，這些因素對最終的判斷不一定具有決定的影響。法院不需一一檢視各因素，完全取決於當事人雙方的如何主張有利或不利的事實證據。

如果台灣要引入美國法的彈性特質，可於商標法第5條增列一項，以概括方式來彈性認定「維權使用」的狀況。建議條文內容為：「為審理商標是否迄未使用或停止使用，商標之使用是否有前項以外其他商標使用之情形，應審酌一切符合通常交易活動之情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：（一）客觀上商標權人使用之目的；（二）商標是否仍有相關商品或服務之識別性；（三）商標使用的規模是否符合商標權人營業狀態」。

備註：

1. Sensient Techs. Corp. v. SensoryEffects Flavor Co., 613 F.3d 754 (8th Cir. 2010).
2. Masters v. UHS of Delaware, Inc., 631 F.3d 464 (8th Cir. 2011).
3. Robert P. Merges, Peter S. Menell, & Mark A. Lemley, Intellectual Property in New Technological Age (Aspen Publishers 4th ed. 2007).
4. Exxon Corp. v. Oxxford Clothes, Inc., 109 F.3d 1070 (5th Cir. 1997).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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