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到底侵害商標要請求侵害人所獲利益，是否要證明侵害人具有惡意，美國最高法院至今沒有明確表達見解[1]。1993年出版的「不公平競爭重述」（The Restatement of Unfair Competition），所採取的立場則是，只有在侵害人採取行為時，具有引起混淆或欺騙之意圖，才可請求該商標侵害行為所獲之利益[2]。

美國舊的商標法第1117條(a)規定，當商標權人證明被告違反第1125條(a)侵害商標後，在衡平原則之下（subject to the principles of equity），可求償(1)被告所獲利益，(2)原告所受之任何損失，及(3)訴訟之支出[3]。

在1999年商標法修法前，美國各巡迴法院對於這個問題，則有不同看法。有一派法院認為，由於商標法第1117條有一個「在衡平原則之下」的限制，所以認為必須證明有蓄意，才能侵權被告所獲利益。第二巡迴法院是最典型的代表。

掌管紐約地區的第二巡迴法院，在1992年曾做出George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc.案[4]判決，認為在商標法1117條(a)下，原告必須證明侵害人具有蓄意欺騙，才能夠以侵害人所獲利益計算賠償[5]。在1996年的Internat'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger案，第二巡迴法院再次判決，原告必須證明侵權人的行為乃出於惡意（bad faith），才能夠以侵權人所獲利益作為賠償[6]。

第二巡迴法院之所以認為一定要證明具有蓄意，是因為一般的損害賠償可填補原告的損失，若以被告的獲利作為賠償，會有過度賠償的問題[7]。用所獲利益作為賠償，主要是採取嚇阻理論（deterrence theory），不是為了保護商標權人，而是為了保護公眾[8]。甚至，第二巡迴法院除了要求要證明蓄意外，還要求地區法院考量其他因素：1.被告從該違法行為獲利的確定程度；2.其他救濟是否存在或是否適當；3.被告在實行該侵害行為的角色；4.原告是否有遲延；5.原告是否有不潔之手。綜合考量這些重要的因素後，從衡平觀點整體考量，才能決定是否要賠償侵害人所獲利益[9]。

除了第二巡迴法院之外，哥倫比亞特區巡迴法院、第三巡迴法院、第十巡迴法院，在1999年商標法修法前，都採取一定要證明具有蓄意或惡意，才能以侵害人所獲利益請求賠償[10]。

不過，1999年時，美國商標法第1117條修正，一方面在1125條將商標侵害行為區分為1.(a)一般商標混淆誤認；2.(b)進口行為；3.(c)著名商標淡化理論。進而在1117條修正時，在前後文中增加了一句「….違反1125條(a)，或蓄意（willful）違反第1125條(c)，…[11]」。因此，有人認為，既然在1125條(c)的商標淡化強調蓄意侵權，則在1125條(a)的一般商標混淆沒有強調蓄意，則就算沒有蓄意，也可請求該條的所獲利益賠償。

在1999年商標法修法，對於商標淡化侵權明確寫上「蓄意」，就有人開始主張，一般商標混淆侵權，並不需要有蓄意，就可以請求侵害人所獲利益。甚至，有法院也接受這個論點。例如，第三巡迴法院在1999年之前，認為請求所獲利益賠償一定要證明侵害為蓄意，但在修法後就改變見解，認為不再需要證明具有蓄意[12]。

聯邦巡迴上訴法院2016年的2016年Romag Fasteners v. Fossil案的事實如下。

Romag公司在磁按扣上有專利，並且註冊了商標ROMAG，用該商標銷售自己的磁按扣。而被告Fossil乃設計、行銷、銷售流行配件，包括女用手提包、小的皮件，並委由小公司製造其設計的產品。2002年時，Fossil和Romag簽署契約，約定使用ROMAG的磁按扣於Fossil的產品上。根據該契約，Fossil會指示代工商，向Romag的香港代工廠永業金屬配件製品有限公司（Wing Yip）購買ROMAG的磁按扣[14]。

Fossil所授權的其中一家代工廠Superior皮革公司，在2002年至2008年間，向永業公司購買了上萬個磁按扣。但到2008年8月至2010年11月間， Superior皮革公司只購買了幾千個磁按扣。2010年時，Romag公司的老闆發現，某些Fossil手提包使用了仿冒的磁按扣。因而，Romag於2010年11月22日，向Fossil 提告，主張其侵害專利和商標等[15]。Romag並且於美國的「黑色星期五」大採購日的三天前11月23日，向法院申請暫時禁制令與永久禁制令[16]。

2014年4月，經過陪審團審判後，陪審團做出裁決，認定Fossil公司構成專利與商標侵害。就專利侵害部分，陪審團判賠合理權利金5萬餘美元；就商標侵害的計算，陪審團則提出二種建議，就不當得利理論（unjust enrichment theory），以Fossil 公司的所獲利益判賠9萬餘美元，就嚇阻理論，以Fossil 公司的所獲利益判賠670萬餘美金。陪審團也認定，ROMAG這個商標對Fossil公司所獲利益的貢獻度為1%[17]。此外，陪審團雖然認為Fossil公司「冷漠不在意」Romag的商標權，但認為Fossil的專利和商標侵害行為並非出於「蓄意」（willful）[18]。

陪審團裁決後，地區法院再進行法律審理。地區法院認為，Romag故意等到黑色星期五之前才提起訴訟，構成「遲延」（laches），故就專利侵害的合理權利金部分，調降18%，扣除遲延期間銷售的侵害。此外，地區法院也認為，由於陪審團認定Fossil的商標侵害並非出於蓄意，所以不能獲得Fossil所獲利益所計算出的賠償[19]。

Romag告Fossil案屬於第二巡迴法院管轄區內的案子，只是因為同時涉及專利才由聯邦巡迴上訴法院審理。

聯邦巡迴上訴法院認為，就商標的侵害問題，則要回歸到第二巡迴法院所採取的見解。第二巡迴法院至今並沒有直接回答，到底1999年商標法修正，在解釋上是否會有不同[20]。但是在判決中，仍然維持蓄意欺騙是請求所獲利益的前提。第二巡迴法院在1999年商標法修法後，於2014年的Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A.案中，曾經再次表達，證明被告具有蓄意欺騙，是請求被告所獲利益的前提要件[21]。

聯邦巡迴法院提出三項理由，認為1999年商標法的修法，並沒有改變這個要件。

第一，1999年商標法之所以要修法，是因為1996年將淡化理論納入商標侵權時，並沒有特別規定其損害賠償的問題，才導致1999年商標法要修改第1117條(a)加入「蓄意違反第1125條(c)」這句話。而立法的過程來看，當時加入這句話的目的，只是為了讓商標淡化的侵權有損害賠償的依據，並沒有想要改變1125條(a)一般商標混淆誤認侵權所要求的蓄意要件[22]。

第二，原本第1117條(a)的「衡平原則之下」這幾個字，在修法時並沒有刪除。第二巡迴法院就是因為這幾個字，才認為要請求侵害人所獲利益，應該要有蓄意侵害的要件。

第三，原告認為，在商標淡化侵害前加上「蓄意」這個字，就可以反面推論，一般商標侵害不再需要蓄意這個要件。但是，這種反面推論，通常都是在同時進行修法，而比較同時修法的二個條文，才可以做這種反面推論。但因為1999年只有在原條文加入「蓄意構成商標淡化侵害」，其他文字都沒有改變，所以不能做此反面推論[23]。

聯邦巡迴上訴法院認為，1999年商標法修正時，對商標淡化侵害求償加上「蓄意」這個要件，並不是要與一般商標混淆誤認侵害能否請求所獲利益做對照；而只是在強調，商標淡化侵害要請求損害賠償（不論請求所受損害或所獲利益），都要具有蓄意[24]。

美國聯邦巡迴上訴法院2016年的Romag Fasteners v. Fossil案，支持第二巡迴法院的立場，認為商標侵害若要請求侵害人所獲利益，仍須證明侵害人具有蓄意或惡意。相較於台灣，商標法第71條允許以各種方式計算損害賠償，包括以侵害商標所獲得之利益。但台灣法院並沒有注意到，侵害人所獲利益並非商標權人實際的損害，會有過度賠償的問題，只有在故意侵權時需要嚇阻這類行為，才需要以所獲利益作為賠償。

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d 782, 785 (Fed. Cir. 2016).
Restatement (Third) of Unfair Competition § 37(1) (1995) (“One ... is liable for the net profits earned on profitable transactions resulting from [the infringement], if, but only if, the actor engaged in conduct with the intention of causing confusion or deception ...”).
15 U.S.C. § 1117(a)(1996)(“When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a violation under section 1125(a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.”).
George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc., 968 F.2d 1532 (2d Cir.1992).
Id. at 1540.
Internat'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc., 80 F.3d 749, 753 (2d Cir.1996).
George Basch, 968 F.2d at 1540.
Id. at 1539.
Id. at 1540–41.
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d at 786.
15 U.S.C. § 1117(a)(1999)(“….a violation under section 1125(a) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.”).
Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168, 175 (3d Cir.2005) (“By adding this word [‘willful’] to the statute in 1999, but limiting it to [§ 1125(c) ] violations, Congress effectively superseded the willfulness requirement as applied to [§ 1125(a) ].”)
Elizabeth L. Plitzuweit, Supreme Court Denies Certiorari in Contessa: Courts Remain Split in Determining Standard for Awarding Profits in Trademark Infringement Cases, 26 NO. 2 Intell. Prop. L. Newsl. 5 (2008).
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d at 783.
Id. at 783.
Id. at 783-84.
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. 29 F.Supp.3d 85, 107 (D. Connecticut, July 2, 2014).
Id. at 90.
Id. at 109-110.
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d at 789.
Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A., 760 F.3d 247, 261 (2d Cir.2014).
Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d at 789.
Id. at 790.
Id. at 790-91.