240期
2019 年 07 月 10 日
  北美智權官網 歷期電子報   電子報訂閱管理  
 
【圖形商標專題】
愛迪達三條線商標為何被歐盟認定無效?
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

歐盟普通法院(一審法院)於2019年6月19日,判決愛迪達(Adidas)的三條線商標不具識別性而無效[1],引發各界關注。一般外界以為,愛迪達的三條線商標無法註冊,其實不然。若深入閱讀歐盟法院判決可以知道,主要的理由在於愛迪達所申請的商標及描述,和其長期使用的商標形式有所不同,是這次愛迪達註冊商標被認定無效的主要原因。

愛迪達註冊的「白底黑線」三條線商標

2013年12月18日,adidas公司向歐盟智慧財產局(EUIPO)申請註冊歐盟商標。所申請的商標圖案如下:

圖一、adidas申請歐盟智財局註冊的三條線商標

圖片來源:T-307/17 - adidas v EUIPO - Shoe Branding Europe (2019).

該商標屬於一種「圖形商標」(figurative mark),其描述為「本商標由三條平行、等距離、相同寬度的線條所構成,使用於任何產品上、任何方向。[2]」其指定使用於商標註冊國際商品及服務分類尼斯協定(Nice Agreement)第25類的「衣服;鞋類、帽類」[3]

該商標於2014年5月註冊成功,但2014年12月,比利時的歐洲鞋類品牌公會(Shoe Branding Europe BVBA)對該商標提出無效程序(相當於台灣的商標評定程序),認為其違反歐盟商標規章(Regulation 2017/1001)第7條(1)(b)的不具識別性,應該宣告無效[4]

2016年6月,歐盟智財局的無效審查科(Cancellation Division)認定,該商標確實不具先天識別性與後天識別性,而同意應宣告其無效[5]。2017年3月,歐盟智財局的第二救濟委員會做出決定,駁回adidas的申訴。愛迪達因而上訴到歐盟普通法院。

所註冊商標的描述,應該限於長寬比5:1的三條線

歐盟智財局第二救濟委員會認為該商標無效的理由,是因為從該商標的圖案及描述,該三條線的商標具有長寬5:1的比例,而非任何的長度或者任何斜角的裁切。亦即,本案所註冊的商標的描述,不包括一般我們常看到的「不等長的三條線」愛迪達商標[6]

圖二、不等長的三長線愛迪達商標

圖片來源:adidas

愛迪達主張,當時申請時所謂的圖形商標,其實包含圖樣花紋商標(pattern mark),也就是說,如果是圖樣花紋商標,就不會限制三條線的長度(長寬比),也不會管是否斜角裁切[7]

但歐盟普通法院認為,既然愛迪達申請商標提供的圖案,就是有固定長寬比例(5:1),且在商標描述上,並沒有描述出線條長度可不受限制,或者裁切角度可不受限制。因此,就應該以圖片和描述來界定所申請的商標範圍[8]

實際使用的商標是暗底亮線條,與註冊商標不同

由於該三條線商標不具先天識別性,在後天識別性審查時,必須提出使用的證據。而所使用的商標,雖然不必和註冊商標一模一樣,但只允許「些微的不同」,亦即只能允許「不重要的變化」(insignificant variation),而讓一般公眾認為使用的商標與註冊的商標大致相同(broadly equivalent)[9]。     

第二救濟委員會和歐盟法院認為,當註冊商標越簡單,則越小的變化就會被認為商標的特性有重要的改變。由於註冊的商標是白色底、黑色線條,但adidas所提供的使用證據,大部分卻是黑色(暗色)底、白色(亮色)線條,故實際使用與所註冊的商標有所不同[10]

從下圖三可以看出來,愛迪達所提供的實際使用照片,剛好和註冊的「白底黑線條」商標,顏色顛倒。

圖三、愛迪達所提供的實際使用證據(暗底、亮線條)


資料來源:T-307/17 - adidas v EUIPO - Shoe Branding Europe (2019), para 68.

其他使用商標的變化形式,與註冊商標仍有不同

愛迪達所提供的使用商標證據中,包含了下面的幾種常見形式:

圖四、愛迪達提供的其他使用商標形式

資料來源:T-307/17 - adidas v EUIPO - Shoe Branding Europe (2019), para 68.

第二救濟委員會認為,這四個圖形中的三條線,一方面和「adidas」這個商標合併使用,另外三條線出線在三角形中、三葉草中、圓形中,都與所註冊商標有所不同。所以也不能作為有使用所註冊的三條線商標的證據[11]

另外,愛迪達在鞋子上,最常使用的三條線商標,歐盟法院認為,這三條線比起所註冊的三條線來的短,使用也是暗底亮線條,加上切面是斜的,與註冊商標不同,故不可作為所註冊商標的使用證據[12]

圖五、愛迪達在鞋子上所使用的三條線

圖片來源:adidas

愛迪達提供的歐盟銷售數字、廣告金額,無法證明與系爭商標有關

要證明商標具有後天識別性,可以提出各種證據[13]。愛迪達向歐盟商標局提交了非常多的資料,包括在28個歐盟會員國的每年營收數字,以及對商品進行廣告的行銷成本等。愛迪達主張,其銷售的產品,絕大部分都有使用三條線商標,而其所做的廣告,絕大部分也有出線三條線商標。此外,愛迪達也提供了其產品在相關市場的市佔率等資訊[14]

但是,第二救濟委員會以及歐盟法院,認為這些資訊,沒辦法看出真正本案商標使用的實際情況。因為,愛迪達所提供的營收數字,是所有產品的整體銷售。一方面,愛迪達部分運動產品包含包包,但是本案所註冊商標,並沒有指定使用於包包類別。其次,這些銷售量與廣告金額,部分產品或廣告上所使用的商標,與本案所申請的商標並不相同[15]。尤其,從大部分銷售產品和廣告來看,其上所使用的商標,剛好是暗底亮色三條線,與本案的白底黑色三條線,並非大致相同的商標。因此,這些營收數字與廣告支出,無法證明系爭註冊商標的使用是否取得識別性[16]

只有五個國家的市場調查,不足以證明全歐盟都已經產生後天識別性

愛迪達向歐盟智財局提交了23份、共10個國家的市場調查報告[17]。用這些市調報告證明,只要看到三條線商標,有超過50%的受訪者都認得出來指的是愛迪達的運動用品。

但是法院認為,只有2009年到2011年在德國、愛沙尼亞、西班牙、法國和羅馬尼亞的五份調查報告,才是真正用本案所註冊的白底黑色三條線,去詢問該國消費者。其他18份問卷中,並非真的用本案的白底黑色三條線商標,而是用其他形式的商標問消費者,故無法採用[18]

歐盟法院最後指出,歐盟商標與各國商標不同之處在於具有統一的特性,且在全歐盟境內發生效力。因此,不具有先天識別性的商標,評估其是否具有後天識別性時,必須注意其使用是否遍及全歐盟(throughout the European Union)[19]

所謂遍及全歐盟的使用,而具有後天識別性,並不需要對每一個歐盟會員國都提出市場調查報告[20]。但最後歐盟法院認為,本案中真正用白底黑色三條線商標作的問卷只涵蓋5個國家,無法只用這5份市場調查報告,就推論愛迪達就本案商標的使用已經遍及全歐盟,都產生了後天識別性[21]

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們       

 





感謝您閱讀「北美智權報」,歡迎分享智權報連結。如果您對北美智權電子報內容有任何建議或欲獲得授權,請洽:Editorial@naipo.com
本電子報所登載之文章皆受著作權保護,未經本公司授權, 請勿轉載!
© 北美智權股份有限公司 & 北美聯合專利商標事務所 版權所有     234新北市永和區福和路389號五樓 TEL:+886-2-8923-7350