246期
2019 年 10 月 09 日
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淺談商標搶註人的目的及防範措施
李翊群/北美智權股份有限公司 商標管理組 主任

「商標搶註」係指商標申請人明知有一件商標為他人所擁有,且商標擁有人已經在若干國家申請商標或已使用該商標,但卻未在某申請國註冊商標,在未經商標擁有人同意的狀況下,搶先在申請國註冊該商標的行為。

「商標搶註」係指商標申請人明知有一件商標為他人所擁有,且商標擁有人已經在若干國家申請商標或已使用該商標,但卻未在某申請國註冊商標,在未經商標擁有人同意的狀況下,搶先在申請國註冊該商標的行為。茲以兩個案例說明如下:

案例一商標擁有人已在本國使用

某甲於週末到新竹輕旅行,發現新竹市區有一間手搖飲料店B店,該飲料店的logo設計獨特,且頗具文藝氣息。某甲查詢台灣智慧財產局官網發現B店logo尚未在台灣註冊為商標,遂心生貪念,意圖將此logo據為已用,搶先在台灣將該B店的logo申請註冊為商標。

案例二商標擁有人已在他國使用

某乙上網搜尋外國眼鏡品牌D在台灣的銷售點,意外發現D牌眼鏡並未以直營或代理商的形式正式引進台灣,市面上只有水貨。某乙查詢台灣智慧財產局官網發現D牌商標尚未在台灣註冊,遂心生貪念,意圖以D牌商標在台灣銷售自家設計、生產的眼鏡,而使消費者誤認其為D牌經銷商或關係企業,進而攀附D牌享譽國際的商譽,因此搶先在台灣申請註冊該商標。

依商標搶註申請人的主觀目的可分為兩個類型:

1.為自身利益而日後使用該商標
此類型商標搶註的主要目的是註冊他人已使用的商標供自己使用。搶註的申請人可能基於下列不同理由:

(1) 部分範例是針對他人商標的「本身」,因貪圖該商標的外觀、讀音、含義或其薀涵的設計理念等,而想據為已用。如上述【案例一】

(2) 有些案例則著眼於他人商標的「知名度」,基於攀附該商標所表彰的他人商譽,以推出山寨品牌,獲取不法利益。如上述【案例二】

2.為向被搶註商標之真正商標權人索取利益
此類型的申請人為俗稱的「商標蟑螂」。其搶註商標的目的是以各種方式向真正商標權人索取利益。以台灣商標申請為例,假設有一商標蟑嫏 (丙),知悉真正商標權人(丁)在國際上是頗有名氣的設計師服飾品牌,因商標權人(丁)尚未將品牌引進台灣,且尚未在台灣申請商標註冊,商標蟑嫏(丙)遂搶註商標權人(丁)的商標。則日後商標蟑嫏(丙)對商標權人(丁)可能的索利態樣有:

(1) 商標權人(丁)發現其商標被商標蟑嫏(丙)搶註,與商標蟑嫏(丙)協商將商標權移轉給商標權人(丁),被商標蟑嫏(丙)索取高昂的對價金額。

(2) 商標權人(丁)在台灣申請註冊其商標,於審查階段收到官方「核駁先行通知書」,引證商標蟑嫏(丙)搶註的商標,官方要求商標權人(丁)提供商標蟑嫏(丙)同意其商標註冊的同意書,才能核准商標權人(丁)的商標註冊。商標權人(丁)為取得此同意書遂與商標蟑嫏(丙)協商,進而被商標蟑嫏(丙)索取權利金,以作為提供同意書的對價。

(3) 商標權人(丁)在台灣申請註冊其商標,並順利通過審查取得註冊。然而於註冊後公告階段,卻被商標蟑嫏(丙)基於其先前搶註的商標提出異議。商標權人(丁)遂與商標蟑嫏(丙)協商請其撤回異議,進而被商標蟑嫏(丙)索取對價。

一般而言,商標蟑螂不會在市場上實際使用被搶註的商標,因此在上述各種索利態樣中,真正商標權人終究可以透過異議、評定、廢止、訴訟等救濟程序取回被搶註的商標。但透過救濟程序所付出的時間及金錢,可能遠多於直接同意商標蟑螂的協議條件,故商標權人通常選擇妥協以避免後續的冗長訴訟,但也導致商標蟑螂搶註國際品牌的案例層出不窮。

為預防商標搶註,除了趁早提出商標申請外,真正的商標權人可以事先作好以下各種防範措施:

1. 養成良好的檔案管理習慣,保留在申請國的使用證據,例如:將商標使用於行銷、包裝、廣告的記錄、照片,在申請國銷售商品服務的營業場所之地址、照片等。

2. 若尚未在申請國使用商標,也可收集在他國的使用證據。雖然目前大部分國家商標保護採「屬地主義」,他國使用證據多半只有參考價值。但如果能證明商標已達著名商標之程度,仍有機會撤銷被搶註的商標。

3. 對於未來有計劃推廣品牌到目標國家,建議委由專業商標代理機構進行「商標監視」,才能及時發現投機人士的搶註行為,把握於期限前提出異議或趁早進行協商事宜。

總的來說,越早在各目標國家提出商標申請,越能防止商標搶註的發生。但由於大多數國家皆規定商標權人不得連續停止使用商標超過一定期間,否則商標可能被官方依職權或據以申請廢止其註冊。例如:台灣有連續3年未使用規定,歐盟有連續5年未使用規定。因此,真正商標權人在擴展各國商標佈局之餘,請務必配合自身品牌進入各該國市場的時程,「使用」與「申請」並重,才能在商標的保護上無往不利。

 

作者: 李翊群
現任: 北美智權股份有限公司 商標管理組 主任
學歷: 國立政治大學法律學士

 

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